Патент Российской Федерации №88938 на промышленный образец «Коробка новогодняя» выдан по заявке №2013500684/49 с приоритетом от 28.02.2013 на имя ООО «ПРИЗМА» (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков, отраженных на изображениях изделия:

«Коробка новогодняя, , , , , , ,

характеризующаяся:

- выполнением в виде домика с ручкой, с двускатной крышей, треугольными фронтонами, лицевой плоскостью, выступающей за стенки коробки;

- изготовлением из картона;

отличающаяся:

- выполнением верхней части лицевой и задней плоскостей выступающими за границы фронтонов, имеющими полукруглую форму с кромками, оформленными фестонами;

- выполнением ручки дугообразной формы, сформированной из продолжения скатов крыши, вертикально ориентированной, соединяющей лицевую и заднюю плоскости».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

В возражении отмечено, что из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, известно решение внешнего вида коробки «Сластена» и аналогичных изделий.

По мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, упомянутые в перечне, присущи решению внешнего вида коробки «Сластена». В подтверждение данного довода в возражении приведена таблица сравнения перечня существенных признаков, характеризующих промышленный образец по оспариваемому патенту, с признаками, нашедшим отражение на изображениях коробки «Сластена».

Кроме того, в возражении подчеркнуто, что промышленный образец по оспариваемому патенту сходен до степени смешения с коробками «Сластена», «Шарики», «Кто там» и «Олень», выполненными по единому крою, выпускаемыми ООО «Альт-Пак».

В подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы (копии):

- развертки и 3-d визуализация коробок «Сластена», «Шарики», «Кто там», «Олень» (далее - [1]);

- техническое задание от 16.12.2009, акт сдачи-приемки работ от 19.01.2010 с приложениями и служебная записка от 25.12.2009 к техническому заданию (далее – [2]);

- техническое задание № 2 от 25.12.2010, приложения №3 и 4 (далее – [3]);

- техническое задание №4 от 22.01.2013, акт № 1 о приемке выполненных работ от 29.03.2013, приложения № 10 и 12 (далее – [4]);

- договор поставки №413 от 12.08.2010 со спецификациями № 1 и 2, товарные накладные, счет-фактуры, акты перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы в другую, платежные поручения (далее – [5]);

- договор поставки №74П от 01.08.2011 с протоколами № 2, 4, 01/13, спецификациями № 2 и 4, товарная накладная №1136 от 14.09.2011, счет фактура №1245 от 14.09.2011, акты перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы в другую от 14.09.2011 (далее – [6]);

- развертки коробок «Сластена», «Олень» и «Шарики» (далее – [7]);

- карточки счета 41 (далее – [8]);

- карточки счета 60 (далее – [9]);

- договор продажи №73/П-11 от 31.05.2011, платежные поручения, товарная накладная №3604 от 27.10.2011 (далее – [10]);

- договор продажи №151/П-10 от 13.10.2010 с дополнительным соглашением №1, платежные поручения, товарная накладная №3642 от 31.10.2011 (далее – [11]);

- письмо №57 от 22.12.2011 от ООО «ПЛАСТ» (далее – [12]);

- Интернет-распечатка с сайта www.aitpack99.ru (далее – [13]);

- АЛЬТ-ПАК. Новогодний каталог 2011. Стр. 17 (далее – [14]);

- АЛЬТ-ПАК. Новогодний каталог 2012. Стр. 1 (далее – [15]);

- договор-заявка № 137 от 28.01.2011 (далее – [16]);

- заявка-договор на участие в выставке №2011120343 от 23.12.2011 с приложениями и фотографиями (далее – [17]);

- платежные поручения за период с февраля 2011 года по май 2011 года включительно (далее – [18]);

- патентный документ RU 43629, опубл. 16.08.1997 (далее – [19]);

- патентный документ RU 52063, опубл. 16.03.2003 (далее – [20]);

- патентный документ RU 83783, опубл. 16.12.2012 (далее – [21]);

- претензия от ООО «ПРИЗМА» к ООО «Альт-Пак» (далее – [22]);

- исковое заявление в Арбитражный суд Московской области (далее – [23]);

- протокол осмотра письменного доказательства (далее – [24]);

- постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2017 по делу №А41-64966/2014 (далее – [25]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 26.07.2019 поступил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сведения, содержащиеся в материалах [1]-[4], не могут быть признаны общедоступными на указанные в них даты, поскольку представляют собой внутреннюю документацию лица, подавшего возражение, при этом документального подтверждения того, что данные сведения стали доступны для ознакомления любому лицу, с возражением не приведено;

- содержащиеся в материалах [5] и [6] договора и товарные накладные содержат сведения о реализации коробок «нов. подарок» и не подтверждают реализацию коробки «Сластена» (данная коробка указана в возражении в качестве ближайшего аналога), акты перевода товарно-материальных ценностей из одной единицы в другую, содержащиеся в материалах [5] и [6], не являются документами об открытом использовании изделий, кроме того, они подписаны только подателем возражения, являющимся заинтересованным лицом, в связи с чем, их наличие на дату приоритета оспариваемого промышленного образца может вызывать обоснованные сомнения;

- представленные к материалам [5] и [6] развертки коробок [7] не содержат даты, в связи с чем, их нельзя соотнести с конкретным периодом до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- карточки счета [8] и [9] не свидетельствуют о введении в гражданский оборот коробки «Сластена», а лишь содержат информацию о движении средств на счете ООО «Альт-Пак», кроме того, они составлены и подписаны ООО «Альт-Пак», следовательно, содержащиеся в них сведения не могут быть признаны достоверными без подтверждения иными доказательствами;

- договора, платежные поручения и товарные накладные, содержащиеся в материалах [10]-[11] и касающиеся реализации коробок, не содержат сведений о реализации коробок «Сластена» до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту;

- письмо [12] не содержит изображений изделий и не позволяет достоверно установить, что речь в нем идет именно о коробке «Сластена»;

- каталоги [14] и [15] не содержат даты выпуска и сведений о тираже;

- интернет-распечатка [13], судя по содержащейся на ней дате, была сделана 18.02.2019, т.е. после даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, кроме того, на ней ответствуют сведения о коробке «Сластена»;

- материалы [16]-[18], касающиеся участия в выставках, не содержат указания на изделия, которые были представлены на выставках, на фотографиях, содержащихся в указанных материалах, отсутствуют изображения решения внешнего вида изделия указанного в возражении в качестве ближайшего аналога;

- протокол осмотра доказательств [24] составлен 03.10.2014, т.е. после даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (28.02.2013);

- постановление Суда по интеллектуальным правам [25] не содержит каких-либо выводов о том, что используемое лицом, подавшим возражение, изделие было известно да даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту, указанный судебный акт касается защиты исключительных прав на промышленные образцы по патентам Российской Федерации № 88938 (оспариваемый патент) и № 88940, кроме того, выводы указанного постановления касались двух других коробок: «Олень» и «Терем», в то время как в отношении указанного в возражении ближайшего аналога - коробка «Сластена», суд не усмотрел наличие признаков, производящих на информированного потребителя такое же общее впечатление, что и промышленный образец по оспариваемому патенту;

- все вышеперечисленные документы были ранее оценены Арбитражным судом города Москвы при вынесении решения от 17.05.2019 по делу № А40- 42551/18-134-222 (далее – [26]), выводы указанного судебного решения полностью подтверждают вышеприведенные доводы в отношении представленных лицом, подавшим возражение, документов;

- на стр. 8 решения [26] отмечено, что «представленные к договорам поставки развертки коробок не содержат дату их подписания сторонами, поэтому невозможно установить, что именно они поставлялись по указанным договорам в те даты, которые указаны в накладных к договорам, представленные карточки счета не свидетельствуют о производстве изделий, а лишь содержат информацию о движении средств на счете ООО «Альт-Пак», кроме того, они составлены и подписаны самим ООО «Альт-Пак» и содержащиеся в них сведения не подтверждены иными доказательствами»;

- промышленный образец по оспариваемому патенту отличается от ближайшего аналога - коробки «Сластена», «выполнением верхней части лицевой и задней плоскостей выступающими за границы фронтонов, имеющими полукруглую форму», данный признак определяет конфигурацию как верхней части передней и задней плоскостей коробки, так и изделия в целом, то есть является существенным признаком внешнего вида, определяющим общее зрительное впечатление. Кроме того, в указанном ближайшем аналоге отсутствует такой признак, как оформление кромок верхней части лицевой и задней плоскостей девятью фестонами, который также играет значительную роль в формировании общего зрительного впечатления. В случае, если коллегия посчитает наличие приведенного признака необходимым для признания промышленного образца по оспариваемому патенту соответствующим условию патентоспособности «новизна», патентообладатель готов включить данный признак в перечень;

- с доводами лица, подавшего возражение, относительно того, что признак «выполнением верхней части лицевой и задней плоскостей выступающими за границы фронтонов, имеющими полукруглую форму с кромками, оформленными фестонами» не носит творческого характера, нельзя согласиться;

- промышленный образец по оспариваемому патенту имеет форму верхней части с равномерно проработанной девятью фестонами кромкой, при этом фестоны выполнены дугообразными, на основе сектора круга, мелкими, верхний из них выполнен удлиненным, а в целом они образуют плавный волнообразный контур. Внешний вид коробки «Сластена» имеет форму верхней части с проработанной пятью фестонами кромкой, при этом фестоны выполнены крупными на основе полукруга, верхние три выполнены равноразмерными, а в целом они образуют ярко выраженный «бугристый» контур. Таким образом, данные признаки обладают совершенно различными эстетическими особенностями;

- нельзя согласиться с тем, что данный признак, характеризующий промышленный образец по оспариваемому патенту, является несущественным или зрительно неразличимым. Наоборот данный признак является одним из основных доминирующих признаков, отличающим решения данного вида друг от друга с учетом многообразия аналогового ряда, характерного для подарочных новогодних упаковок данной формы;

- также нельзя согласиться с тем, что данный отличительный признак, характеризующий промышленный образец по оспариваемому патенту, создан только за счет изменения количества однотипных элементов. Сравниваемые решения отличаются не только количеством фестонов, но и их размером, а также формой, что приводит к различной форме и самих верхних частей сравниваемых коробок;

- коробка по оспариваемому патенту имеет сужающиеся боковые стороны лицевой и задней частей, то есть выполнено на основе перевернутой пирамиды, а коробка «Сластена» имеет параллельные боковые стороны лицевой и задней частей, то есть выполнена на основе параллелепипеда;

- выполнение коробки в форме домика, исходя из аналогового ряда для картонных подарочных упаковок такого типа, обусловлено маленькой степенью свободы дизайнера и совпадение данного признака с признаками, присущими аналогичным изделиям, говорит только о том, что в данном случае ограничения степени свободы дизайнера на создание принципиально иной формы, были велики. Исходя из этого, форма верхней части лицевой и задней плоскостей коробки будет являться доминирующим и основным отличительным признаком сравниваемых решений. Таким образом, с учетом степени свободы дизайнера, насыщенности аналогового ряда, невозможно говорить о степени смешения сравниваемых решений, указанные выше отличия являются активными, что не может привести к общим впечатлениям, и как следствие к эффекту имитации внешнего вида известного решения;

- решения по патентным документам [19]-[21] имеют фестончатый край ручек в виде полукружий, а не «выполнение верхней части лицевой и задней поверхностей плоскостей полукруглой формы с кромками, оформленными фестонами», как промышленный образец по оспариваемому патенту; кроме того, указанные решения отличаются от промышленного образца по оспариваемому патенту конструкцией, проработкой и конфигурацией как самой упаковки в целом, так и формой кромок лицевой и задней плоскостей, то есть обладают различными как эстетическими, так и эргономическими особенностями.

На заседании коллегии, состоявшимся 02.08.2019, представителем патентообладателя были представлены дополнительные материалы, доводы которых по существу повторяют доводы отзыва.

Представителями лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2019, было представлено дополнение к возражению, доводы которого по существу сводятся к тому, что материалы, представленные с возражением, подтверждают введение в гражданский оборот коробок «Шарики», «Сластена» и др. до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту.

Кроме того, лицо, подавшее возражение отмечает, что признаки, характеризующие промышленный образец по оспариваемому патенту:

- выполнение верхней части лицевой и задней плоскостей выступающими за границы фронтонов, имеющими полукруглую форму;

- верхняя часть лицевой и задней плоскостей аналога является вытянутой вверх и имеет форму полуовала;

- оформление верхней части лицевой и задней плоскостей девятью фестонами;

- выполнение коробки сужающейся сверху вниз, не придают промышленному образцу по оспариваемому патенту дополнительных эстетических особенностей, что было установлено самым патентообладателем, неоднократно проводимой судебной экспертизой, в решении суда, где говорится об одинаковом общем впечатлении, которое производит на информированного потребителя промышленный образец по оспариваемому патенту и приведенный выше ближайший аналог.

Также на заседании коллегии, состоявшемся 02.08.2019, на обозрение были представлены коробки: «Сластена», «Зайка хоккеист», «Олень», «Терем» и «Шарики».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.02.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности промышленного образца по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29.10.2008 № 325 и зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.11.2008, регистрационный №12748 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия.

Согласно пункту 2 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно пункту 3 статьи 1352 Кодекса промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

Согласно пункту 9.9.4.2 Регламента в качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца. Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший аналог.

Согласно подпункту (1) пункта 22.5.4 регламента промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца (пункт 2 статьи 1352 Кодекса). Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, принятом к рассмотрению по результатам формальной экспертизы.

Согласно подпункту (2) пункта 22.5.4 Регламента промышленный образец признается несоответствующим условию новизны, если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (3) пункта 22.5.4 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Общедоступными считаются сведения с даты, регламентированной в зависимости от вида источника информации положениями пункта 23.3 настоящего Регламента.

Согласно подпунктам (2), (2.1) и (2.3) пункта 22.5.5 Регламента существенные признаки, характеризующие проверяемый промышленный образец, не признаются обусловленными творческими характером особенностей изделия, в частности, в случаях если:

- совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, имеет сходство до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения - ближайшего аналога, соответствующего требованиям пункта 9.9.4.2 настоящего Регламента (эффект имитации внешнего вида известного изделия). При оценке сходства до степени смешения принимается во внимание информация об известных решениях, определяющих внешний вид изделий данного и однородного назначения (об аналоговом ряде) и учитываются ограничения возможностей дизайнеров по разработке решения внешнего вида изделия данного назначения, связанные, в частности, с функциональными особенностями изделия (учет степени свободы дизайнера);

- совокупность существенных признаков проверяемого промышленного образца, нашедшая отражение на изображениях изделия, отличается от известной совокупности признаков внешнего вида изделия того же или однородного назначения (ближайшего аналога) одним или несколькими существенными признаками, а в общедоступных сведениях выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с вышеупомянутыми существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца и обуславливающие в известном решении наличие таких же эстетических и (или) эргономических особенностей, которые присущи проверяемому промышленному образцу.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 22.5.5 Регламента проверка оригинальности промышленного образца включает следующую последовательность действий.

(3.1) Выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога.

(3.2) Сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога.

(3.4) Анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям, указанным в пункте 2 настоящего пункта.

(3.4.1) При проверке по подпункту (2.3) настоящего пункта в дополнение к выявленному ближайшему аналогу проводится поиск сведений о решениях, определяющих внешний вид изделий того же, однородного или иного назначения, имеющих признаки, совпадающие с существенными отличительными признаками проверяемого промышленного образца. В случае обнаружения таких сведений осуществляется сравнение эстетических и (или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца, обусловленных его существенными отличительными признаками, и особенностей выявленных решений, обусловленных признаками, совпадающими с отличительными признаками проверяемого промышленного образца. Если в результате поиска в общедоступных сведениях не обнаружены сведения об отличительных существенных признаках или обнаруженные отличительные признаки не обуславливают совпадение эстетических и(или) эргономических особенностей проверяемого промышленного образца и противопоставленного в дополнении к ближайшему аналогу решения, может быть сделан вывод о соответствии промышленного образца условию оригинальности по основанию, приведенному в подпункте (2.3) настоящего пункта.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 23.3 Регламента общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с подпунктом (2) Пункта 23.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в общедоступные сведения, является:

- для опубликованных патентных документов указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий

- дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», с учетом материалов заявки, показал следующее.

В соответствии с доводами, приведенными в отзыве, патентообладатель считает, что в качестве ближайшего аналога промышленного образца по оспариваемому патенту в возражении указана коробка «Сластена».

В возражении (см. стр. 4-6 возражения) в качестве ближайшего аналога, лицом, подавшим возражение, действительно указывается коробки «Сластена». Вместе с тем из возражения следует, что любая из коробок «Сластена», «Шарики», «Кто там» и «Олень» может быть выбрана в качестве ближайшего аналога, поскольку они выполнены по единому крою (см., например, стр. 9 возражения; Приложение 1, «Сведения об аналоге»).

В соответствии с техническим заданием и актом приемки выполненных работ с приложениями, содержащимися в материалах [2], ООО «Альт-Пак» 19.01.2010 был разработан крой и дизайн коробки с изображением символа года – «Заяц» с воздушными шариками. В соответствии с приложением, содержащимся в материалах [2], данной коробке присвоено название «Сластена»: .

В соотвествии с тихническим заданием с приложениями, содержащимися в материалах [3], на базе ранее использованного в 2010-2011 годах кроя коробки «Сластена», был разаработан дизайн коробки для сладких подарков на 2012 год (год «Дракона»):

Из материалов [2] и [3] следует, что коробки «Сластена» и «Шарики» имеют одинаковую 3-d визуализацию: и отличаются изображением, нанесенным на коробки.

Данный вывод подтверждается и визуальным осмотром коробок «Сластена» и «Шарики», представленных на обозрение на заседании коллегии 02.08.2019.

В соответствии с договором продажи, дополнительным соглашением к данному договору, товарной накладной и платежными поручениями №№36 и 37, содержащимися в материалах [11], ООО «Альт-Пак» осуществило 10.11.2011 продажу коробок «Шарики» Индивидуальному предпринимателю Роздобудько А.В.

Таким образом, информация, содержащаяся в материалах [11], позволяет сделать вывод о том, что сведения о коробке «Шарики», внешний вид которой представлен в материалах [3], стали общедоступны до даты приоритета (28.02.2013) промышленного образца по оспариваемому патенту и могут быть использованы для оценки соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условиям патентоспособности (см. процитированные выше подпункты (1) и (2) пункта 23.3 Регламента).

Коробка по оспариваемому патенту , , , , и коробка «Шарики» , , , характеризуются следующими общими признаками, нашедшими отражение на изображениях изделий:

- выполнением в виде домика с ручкой, с двускатной крышей, треугольными фронтонами, лицевой плоскостью, выступающей за стенки коробки;

- изготовлением из картона;

- выполнением верхней части лицевой и задней плоскостей выступающими за границы фронтонов, оформленными фестонами;

- выполнением ручки сформированной из продолжения скатов крыши, вертикально ориентированной, соединяющей лицевую и заднюю плоскости

Отличие промышленного образца по оспариваемому патенту от коробки «Шарики» заключается в:

- выполнении верхней части лицевой и задней плоскостей, с фронтонами, образующими полукруглую кромку ,

- выполнении ручки дугообразной формы .

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Сравнительный анализ сходства до степени смешения совокупности существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, с совокупностью признаков внешнего вида коробки «Шарики» показал, что указанный промышленный образец отличается от известного изделия помимо указанных выше признаков также следующими признаками, отображенными на изображениях внешнего вида изделия:

- количеством и размером фестонов, выполненных на верхней части лицевой и задней поверхности коробки / ;

- выполнением коробки сужающейся книзу / . Однако, упомянутые выше признаки промышленного образца по оспариваемому патенту, отличающие его от коробки «Шарики», не обуславливают наличие у коробки по оспариваемому патенту особенностей, которые вносят существенный вклад в формирование внешнего вида этого изделия. Данные признаки не являются зрительно активными, не участвуют в формировании зрительного образа, отличного от общего зрительного впечатления, производимого решением внешнего вида коробки «Шарики», их наличие или отсутствие не создает иного зрительного впечатления, они не индивидуализируют решение и, как следствие, не обуславливают творческий характер особенностей изделия.

Несмотря на отдельные незначительные отличия, общее композиционное построение коробки по оспариваемому патенту ассоциируется в целом с уже известным изделием, поскольку оно осталось прежним за счет использования одного и того же образного решения, одних и тех же основных элементов (коробка в виде домика с двускатной крышей и фронтонами, оформленными фестонами).

Относительно довода патентообладателя о необходимости учета аналогового ряда и степени свободы дизайнера, т.е. ограничения возможности авторов по разработке решений внешнего вида изделия такого же назначения, следует отметить, что такие условия действительно предусмотрены подпунктом (2.1) пункта 22.5.5 Регламента. Однако, аналоговый ряд изделий того же или сходного назначения патентообладателем не был приведен.

Вместе с тем, аналоговый ряд новогодних коробок действительно широко известен из общедоступных сведений, содержавшихся в сети Интернет, до даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту:

- http://web.archive.org/web/20130309033437/http://www.giftpack.ru/box-newyar.html

- http://web.archive.org/web/20130102135909/https://moskva.tiu.ru/Upakovka-dlya-novogodnih-podarkov

- http://web.archive.org/web/20111012095434/http://www.santaris.ru/shop/cat_11/karton.htm

- http://web.archive.org/web/20121020103105/http://santaris.ru/files/catalog_2012.pdf

Приведенный выше аналоговый ряд, свидетельствует о том, что возможности авторов по разработке новогодних коробок, не имеют серьезных ограничений.

Однако, при подаче заявки на промышленный образец, по которой был выдан оспариваемый патент, автором было использовано известное решение новогодней коробки в виде домика с двускатной крышей и фронтонами, оформленными фестонами.

Таким образом, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, нашедшая отражение на изображениях изделия , сходна до степени смешения с совокупностью признаков внешнего вида известной коробки «Шарики» .

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать промышленный образец по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «оригинальность».

Ввиду сделанного выше вывода, материалы [1], [4]-[10], [12]-[25] представленные с возражением не рассматривались.

Относительно доводов патентообладателя, касающихся выводов сделанных в решении Арбитражного суда [26], необходимо отметить следующее.

В решении [26] судом рассматривались вопросы связанные, в частности, с правом преждепользования ООО «Альт-Пак» на коробки «Сластена», «Шарики» и др., однако оценка соответствия промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности «оригинальность», в решении [26] не проводилась.

Таким образом, доводы, содержащиеся в решении [26], не изменяют сделанного выше вывода.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.03.2019, патент Российской Федерации на промышленный образец №88938 признать недействительным полностью.