По заявке № 2023722883, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2023, на имя заявителя испрашивалась регистрация в качестве товарного знака обозначения «» в отношении услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2023 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023722883 ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы установлено, что:

- словесный элемент «Апарт-Отель», как указывает сам заявитель, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- словесный элемент «Гимназия», представляющий собой наименование средней общеобразовательной школы в России и некоторых зарубежных странах (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/102986), указывает на общепринятое наименование предприятия, не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- символ и цифра «№ 5» являются неохраняемыми элементами, поскольку не имеют характерного (оригинального) графического исполнения и в целом не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение, состоящее из неохраняемых элементов, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) для всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.11.2023. Доводы возражения сводятся к следующему:

- элементы «Апарт-Отель» и «№ 5» не являются предметом самостоятельной правовой охраны, однако основной элемент «Гимназия» в отношении заявленных услуг не относится к перечню оснований для отказа в регистрации товарного знака, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель согласен с тем, что гимназия – средняя общеобразовательная школа в России и некоторых зарубежных странах, и действительно это общепринятое наименование предприятия, оказывающего услуги в сфере образования;

- заявитель не претендует на услуги в области образования, что следует из перечня заявки и наличия элемента «апарт-отель», который ориентирует относительно услуг в сфере гостиничного бизнеса;

- другим участникам рынка гостиничного бизнеса не требуется обозначение «Гимназия» для описания своей деятельности, продвижения гостиниц или характеристики услуги;

- общепринятыми наименованиями для заявленных услуг являются такие обозначения, как «Отель», «Гостиница», «Хостел», «Апартаменты», «Общежитие», «Мотель», «Гостевой дом», «База отдыха», «Мини-отель»;

- в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения не приведено данных о том, что обозначение «Гимназия» используется в качестве названия гостиницы кем-либо, кроме заявителя, в связи с чем нет оснований говорить о том, что обозначение «Гимназия» утратило различительную способность;

- при оценке соответствия спорного обозначения требованиям законодательства не учтены примеры аналогичных регистраций, в частности: «Лицей» по свидетельству № 216991 для услуг 35 и 42 классов МКТУ (в том числе для услуг по временному проживанию), «» по свидетельству № 320170 для услуг 43 класса МКТУ, «» по свидетельству № 863687 для услуг 41 и 43 классов МКТУ, «» по свидетельству № 669946 для всех услуг с дискламацией слова только для услуг 41 класса МКТУ, «» по свидетельству № 697913, «» по свидетельству № 634622 и «» по свидетельству № 881721 для услуг 43 класса МКТУ;

- судебная практика показывает необходимость учета принципа защиты законных ожиданий, при этом «элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью»;

- словесный элемент «Гимназия», который занимает доминирующее положение в заявленном обозначении, является охраняемым в отношении услуг заявленного перечня;

- заявитель не доказывал приобретенную различительную способность заявленного обозначения и представлял дополнительные материалы с целью уточнения фактических обстоятельств и обоснования выбора названия отеля;

- в настоящее время бронирование отелей производится онлайн, что облегчает поиск необходимого варианта размещения, в связи с чем потребители будут искать «Апарт-отель Гимназия № 5», не имея информации и необходимых знаний об оценке охраноспособности обозначений в качестве товарных знаков;

- апарт-отель заявителя расположен в историческом здании, что будет привлекать гостей и ориентировать их при выборе места проживания.

На основании изложенного заявитель просил зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023722883 в отношении всего заявленного перечня услуг.

С возражением представлены распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 966188, 571456, 700350, 716382, 582169, 323179, 870531, 233893, 926095.

Также в период экспертизы заявки № 2023722883 заявителем были представлены следующие материалы:

(1) справка заявителя от 24.04.2023 о его доле в праве собственности на здание, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 73/33 с приложением фрагмента выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;

(2) распечатка публикации «Пятая Санкт-Петербургская гимназия» (https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятая_Санкт-Петербургская_гимназия).

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, заслушав доводы представителя заявителя, коллегия в порядке, предусмотренном пунктом 45 Правил ППС, привела новые мотивы для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения, а именно, несоответствие обозначения по заявке № 2023722883 требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, в связи с присутствующими в составе обозначения словесными элементами «апарт-отель» и «гимназия», являющимися ложными или способными вводить потребителей в заблуждение относительно части услуг испрашиваемого перечня.

В связи с новыми мотивами коллегии заявителем 02.02.2024 были представлены дополнительные доводы:

- положения подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса и подпункта 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса носят взаимоисключающий характер, поскольку вывод о том, что обозначение вводит потребителей в заблуждение означает, что название «Апарт-Отель Гимназия № 5» имеет стойкую ассоциативную связь с конкретным юридическим лицом, в тоже время, если обозначение носит описательный характер, оно не может ассоциироваться ни с одной компанией;

- заявитель корректирует испрашиваемый к регистрации перечень услуг следующим образом: 35 класс МКТУ – «предоставление деловой информации по работе апарт-отелей через веб-сайты; управление гостиничным бизнесом, а именно апарт-отелями», 43 класс МКТУ – «агентства по обеспечению мест [апарт-отели]; аренда временного жилья в апарт-отелях; аренда помещений для проведения встреч в апарт-отелях; бронирование мест для временного жилья в апарт-отелях; рестораны в апарт-отелях; службы приема по временному размещению в апарт-отелях [управление прибытием и отъездом]; услуги баров в апарт-отелях»;

- различие между ложным и способным ввести в заблуждение обозначением заключается в том, что ложность является легко распознаваемым, не требующим доказательств явным обманом, при этом в данном случае нельзя говорить о ложности, так как отели размещаются в самых разных местах: известны отели в пещерах, замках, усадьбах, в зданиях заводов, фабрик и предприятий советского периода;

- одна из старейших электростанций г. Москвы выведена из эксплуатации и реконструирована в культурный центр;

- известны новые виды отелей, которые строятся в мрачных, обнесенных решеткой заброшенных тюрьмах, чтобы оправдать затраченные на реконструкцию деньги и таким образом сохранить здания, находящиеся под охраной как исторические памятники;

- в Чехии, в самом центре города Брно, имеется креативный отель, расположенный в недрах земли, он назван в честь старого ядерного бомбоубежища;

- в Санкт-Петербурге существует отель «Фабрика»;

- существуют отели, которые устроены в списанных самолетах;

- исторические объекты начинают использоваться в новом качестве, и потребители готовы к этому;

- утверждение о том, что некое обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, относится к области предположений, поскольку введение потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя происходит только в процессе использования товарного знака на рынке, следовательно, любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение умозрительны;

- в настоящее время в Санкт-Петербурге нет гимназии № 5;

- туристы, которые собираются воспользоваться услугами апарт-отеля, занимаются поиском и бронированием заранее, в отличие от хостела или гостевого дома, куда можно заселиться спонтанно;

- содержание услуги размещения состоит в том, что, во-первых, в пользование предоставляются специальные помещения (гостиничные номера), во-вторых, предоставляются услуги, выполняемые непосредственно персоналом гостиницы: портье по приему и оформлению гостей, горничными по уборке гостиничных номеров и т.д.;

- на вид, свойство и назначение услуг указывает неохраняемый элемент «Апарт-отель», в то время как элемент «Гимназия № 5» является названием данного отеля;

- заявитель просит проанализировать дополнительный список товарных знаков, в том числе, с неохраняемыми элементами, а именно: «» по свидетельству № 697913, «» по свидетельству № 710118, «» по свидетельству № 839150, «» по свидетельству № 416854, «» по свидетельству № 722793, «» по свидетельству № 755248, «» по свидетельству № 809111;

- по аналогичным названиям ранее были вынесены решения о регистрации товарных знаков, следовательно, по заявке № 2023722883 также должно быть вынесено положительное решение.

На основании изложенного заявитель просил зарегистрировать товарный знак по заявке № 2023722883 в отношении уточненного перечня услуг.

Корреспонденциями, поступившими в материалы дела 09.02.2024, заявителем представлены следующие материалы:

(3) копия письма Первого заместителя главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 29.01.2024 № 01-17-339/24-0-0;

(4) сведения о книге, посвященной пятидесятилетию Санкт-Петербургской пятой гимназии, изданной в 1896 г.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.03.2023) заявки № 2023722883 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «» по заявке № 2023722883 состоит из слов «Апарт-Отель», «Гимназия», символа «№» и цифры «5», выполнено стандартным шрифтом в две строки. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ, а именно:

35 – предоставление деловой информации по работе апарт-отелей через веб-сайты; управление гостиничным бизнесом, а именно апарт-отелями;

43 – агентства по обеспечению мест [апарт-отели]; аренда временного жилья в апарт-отелях; аренда помещений для проведения встреч в апарт-отелях; бронирование мест для временного жилья в апарт-отелях; рестораны в апарт-отелях; службы приема по временному размещению в апарт-отелях [управление прибытием и отъездом]; услуги баров в апарт-отелях.

Вывод оспариваемого решения о несоответствии элементов «Апарт-Отель», «№ 5» заявителем не оспаривается, однако заявитель не согласен с применением пункта 1 и 3 статьи 1483 Кодекса по отношению ко всему обозначению в целом.

Для оценки того, соответствует ли обозначение (элементы обозначения) требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, необходимо учитывать его (их) смысловое содержание, а также те виды товаров / услуг, в отношении которых испрашивается предоставление ему правовой охраны.

Оценка обозначения на соответствие требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров / услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров / услуг.

Довод заявителя о том, что положения пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса носят взаимоисключающий характер, является субъективным, поскольку одно и то же обозначение может в отношении одних товаров / услуг быть признано описательным, в отношении других – ложным или способным вводить потребителей в заблуждение, в отношении третьих – фантазийным.

Согласно сложившемуся в правоприменительной практике подходу, прежде всего, необходимо установить семантическое (смысловое) значение обозначения, определить, имеется ли вариативность возможного смыслового содержания, и оценить восприятие обозначения в целом средним российским потребителем.

Заявитель просит рассматривать представленное на регистрацию обозначение как состоящие из двух частей: «Апарт-Отель» – описательной части, призванной ориентировать потребителя относительно вида услуг (заявитель не претендует на правовую охрану этого элемента), «Гимназия № 5» – основной части, призванной выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака.

Коллегия обращает внимание на то, что оценка обозначения производится в том виде, в котором оно заявлено на регистрацию. В данном случае указанные части, выделенные заявителем, следуют из разделения обозначения на две строки. Однако для оценки восприятия обозначения в целом важными являются также минимальное различие в шрифтовом исполнении частей «Апарт-Отель» и «Гимназия № 5» и присутствие в составе основной части обозначения элемента «№» с указанием цифры «5», которые в совокупности со словом «Гимназия» еще в большей степени влияют на восприятие элемента «Гимназия № 5» в качестве указания на конкретное образовательное учреждение.

При рассмотрении соответствия обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением исходя из имеющихся в материалах дела доказательств.

Согласно публикации заявителя https://ru.wikipedia.org/wiki/Пятая_Санкт-Петербургская_гимназия (2), гимназия, располагавшаяся в доме 73 на Екатерингофском проспекте (современное название: проспект Римского-Корсакова), была открыта в 1845 году и работала до 1918 года. В настоящий период гимназия с таким наименованием в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга отсутствует, что подтверждается представленным 09.02.2024 письмом (3).

Несмотря на присутствие в сети Интернет упоминаний о данной гимназии, в том числе, публикации книги в 1896 г. (4), широкая известность соответствующего учебного учреждения среднему российскому потребителю на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака «» из имеющихся в материалах дела документов установлена быть не может.

Такое наименование учебного учреждения как «Гимназия № 5» является современным и привычным российскому потребителю в качестве наименования образовательной организации (см. сведения сети Интернет об учреждениях образования с таким названием в Брянске, Екатеринбурге, Перми, Московской области, Красноярске, Черкесске и других городах России).

Таким образом, коллегия не усматривает вариативности восприятия элемента «Гимназия № 5» – такой элемент называет образовательное учреждение, и такое восприятие является единственным.

Заявитель в возражении обратил внимание на то, что не претендует на услуги в области образования, что следует из перечня заявки и наличия элемента «Апарт-Отель».

Действительно, все услуги уточненного заявителем перечня относятся к деятельности апарт-отеля, где апарт-отель – вид гостиниц, номерной фонд которых состоит из номеров категорий «студия» и «апартамент» (см. Постановление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверждении Положения о классификации гостиниц»).

Гимназия представляет собой наименование вида образовательной организации (https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/102986), с чем заявитель выразил согласие.

Исходя из положений части 7 статьи 66 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, могут быть созданы условия для проживания обучающихся в интернате, а также для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.

Таким образом, пансион (проживание и/или питание) может предоставляться в рамках организации такого вида как «гимназия». Вследствие указанного представления потребителей о том, что образовательным учреждением оказываются услуги, связанные с обеспечением временного проживания и питания, являются правдоподобными.

Поскольку в самом обозначении «» присутствует элемент «Апарт-Отель», который называет иной вид предприятия, не являющийся образовательным учреждением, включая образовательное учреждение с условиями для проживания и питания, то возникающие о потребителей правдоподобное представление, связанные с восприятием элемента «Гимназия № 5», не соответствует действительности, то есть является неверным и, как следствие, вводит потребителя в заблуждение.

Таким образом, в данном случае противоречивое представление потребителей заложено в самом обозначении благодаря сочетанию двух наименований определенных видов организаций, коллаборация которых в рамках единого комплекса не осуществляется. В связи с уточнением заявителем перечня услуг до услуг апарт-отелей, противоречивое представление потребителей в связи с восприятием заявленного обозначения может быть установлено по отношению ко всему перечню услуг, в отношении которых испрашивается регистрация:

35 – предоставление деловой информации по работе апарт-отелей через веб-сайты; управление гостиничным бизнесом, а именно апарт-отелями;

43 – агентства по обеспечению мест [апарт-отели]; аренда временного жилья в апарт-отелях; аренда помещений для проведения встреч в апарт-отелях; бронирование мест для временного жилья в апарт-отелях; рестораны в апарт-отелях; службы приема по временному размещению в апарт-отелях [управление прибытием и отъездом]; услуги баров в апарт-отелях.

Резюмируя все вышесказанное, словесный элемент «Апарт-Отель», символ и цифра «№ 5» не обладают различительной способностью, являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, при этом словесный элемент «Гимназия», является ложным или вводящим в заблуждение относительно вида услуг, что приводит к несоответствию всего обозначения в целом требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В связи с доводами заявителя о том, что исторические объекты начинают использоваться в новом качестве, и потребители готовы к этому, что подтверждается примерами размещения отелей в недействующих тюрьмах, бомбоубежищах и списанных самолетах, коллегия поясняет, что оценка соответствия обозначения пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака, при этом учитываются существующие или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи со спорным обозначением исходя из имеющихся в материалах дела доказательств (см., например, решение Суда по интеллектуальным правам от 30.11.2023 по делу № СИП-775/2023). Заявитель не представлял доказательств того, что у российских потребителей уже имеются какие-либо определенные ассоциативные связи при восприятии заявленного обозначения в том виде, в котором он представлено на регистрацию. В связи с указанным основой для оценки восприятия обозначения служит его смысловое содержание.

В отношении просьбы заявителя учесть и проанализировать такие зарегистрированные товарные знаки, как «» по свидетельству № 320170 для услуг 43 класса МКТУ, «» по свидетельству № 863687, «» по свидетельству № 669946, «» по свидетельству № 697913, «» по свидетельству № 634622, «» по свидетельству № 881721, «» по свидетельству № 710118, «» по свидетельству № 839150, «» по свидетельству № 416854, «» по свидетельству № 722793, «» по свидетельству № 755248, «» по свидетельству № 809111 коллегия поясняет, что оценка охраноспособности иных обозначений не относится к предмету рассмотрения в рамках поданного возражения.

Что касается довода о необходимости соблюдения принципа законных ожиданий, то проиллюстрированные заявителем регистрации не могут квалифицироваться в качестве идентичных фактических обстоятельств, поскольку ни одно из перечисленных обозначений не состоит из двух наименований видов организаций / учреждений / предприятий, которые при этом в силу своей природы не составляют единый комплекс услуг, но имеется возможность правдоподобного неверного представления об оказываемых услугах.

Кроме того, в судебной практике отмечается, что принцип правовой определенности подлежит применению в ситуации, когда при регистрации более раннего товарного знака того же лица установлена различительная способность конкретного обозначения либо отсутствие введения таким обозначением в заблуждение потребителя (см., например, Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.01.2024 по делу № СИП-319/2023). В данном случае обстоятельств регистрации на имя заявителя подобных обозначений не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.12.2023, изменить решение Роспатента от 27.11.2023 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023722883 с учетом дополнительных оснований.