Заявка № 2019722931 была подана на государственную регистрацию товарного знака 16.05.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки». Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение .

Решение Роспатента от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «» по свидетельству № 533352 [1] с более ранним приоритетом от 29.04.2013 в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем 14.07.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведено следующее:

- заявитель информирует о возникновении вновь открывшихся обстоятельств, которые не могли быть учтены экспертизой на дату вынесения обжалуемого решения, а именно о вынесении 28.04.2021 г. Судом по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 решения о признании недействительным указанного решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.03.2020 по заявке № 2017737558. Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд) обязал Роспатент зарегистрировать комбинированное обозначение по заявке № 2017737558 в качестве товарного знака в отношении товаров 12-го класса МКТУ: «автомобили различного назначения для перевозки» на имя «Киа Моторс Корпорейшн» (в настоящее время свидетельство № 813440). Решение Суда вступило в законную силу 28 апреля 2021 г. (копия решения СИП по делу № СИП-554/2020 прилагается);

- Суд в деле № СИП-554/2020 установил, что: 1. Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352 и комбинированное обозначение «XLine» по заявке № 2017737558 не являются сходными. Суд пришел к выводу, что ввиду существенных отличий в графической проработке сравниваемых обозначений степень их сходства должна оцениваться как низкая, не способная привести к смешению в глазах потребителей. 2. Товары, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 533352 (колеса, шины, элементы колес и шин), и автомобили не являются однородными. Суд пришел к выводу о том, что позиция Роспатента об однородности этих товаров сделана с учетом лишь одного из критериев, на основании которых определяется степень однородности товаров и услуг, а именно, с учетом критерия взаимодополняемости, в то время как вывод об однородности должен делаться с учетом всей совокупности обстоятельств, указанных в пункте 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила). 3. Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10, к числу обстоятельств, подлежащих учету при определении степени сходства и вероятности смешения сравниваемых обозначений, относятся в том числе факт, длительность и объем их использования. Фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации за ним товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) исключает любое смешение потребителями противопоставленного товарного знака и обозначений заявителя. Отсутствие вероятности их смешения также подтверждается результатами нескольких опросов общественного мнения, проведенных компетентными специалистами.

Выводы Суда по делу № СИП-554/2020 также подтверждаются позициями различных судебных инстанций (Арбитражный суд города Москвы, Девятый арбитражный апелляционный суд, Суд по интеллектуальным правам), изложенными во вступивших в силу судебных актах по делу № А40- 103757/2019, в котором участвовали и заявитель и О.А. Ивус;

- решение Суда по делу № СИП-554/2020 по заявке № 2017737558 на обозначение «X-Line» заявителя имеет преюдициальное значение в отношении рассматриваемой заявки в части выводов о неоднородности сравниваемых видов товаров и об отсутствии смешения обозначений заявителя с противопоставленным товарным знаком с учетом неиспользования последнего. Суд, с учетом представленных заявителем доказательств, пришел к выводу об ошибочности заключения Роспатента о наличии сходства заявленного обозначения «X-Line» и товарного знака по свидетельству № 533352 до степени их смешения в отношении товаров «автомобили различного назначения для перевозки»;

- сравниваемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, присутствуют как графические, так и семантические различия (противопоставленный знак вызывает устойчивые ассоциации с размером одежды «XL», заявленное обозначение переводится как «линия Х»).

Графический элемент заявленного комбинированного обозначения существенным образом меняет впечатление, производимое словесным элементом: двусоставное обозначение вызывает ассоциации или 1) с математическим знаком "корень" или, при близком рассмотрении, однозначно идентифицируется и переводится как: линия / модель (автомобиля) "X". Визуально доминирующими, функционально различительными элементами в сравниваемых обозначениях являются: «XL» товарного знака по свидетельству № 533352 и стилизованная под знак «корень» буква «Х»;

- заявитель приводит сведения о предоставлении правовой охраны не менее десяти товарным знакам, включающим словесный элемент «LINE», на имя различных правообладателей, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ;

- экспертиза в обжалуемом решении при оценке степени однородности товаров, исходила из того, что товары 12-го класса МКТУ, а именно: «детали транспортных средств» (указанные в противопоставленном товарном знаке) имеют прямое отношение к товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», поскольку «автомобили не могут работать без определенных частей, деталей ТС», т.е. делает вывод об однородности таких товаров («целое» и «его компоненты») с учетом одного критерия «взаимодополняемости». Между тем, суды трех инстанций (приложения) сочли позицию Роспатента необоснованной и признали товары 12-го класса МКТУ (части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352, неоднородными товарам 12-го класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения (решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40- 103757/2019, оставлено без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021);

- неоднородность всех товаров 12-го класса МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и «автомобилей», в отношении которых заявителем испрашивается правовая охрана спорного обозначения, была также установлена решением Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-103757/2019, оставленного без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021 по тому же делу. Таким образом, товары 12 класса МКТУ «автомобили легковые для перевозки» уточненного перечня и все товары 12 класса МКТУ, включенные в перечень противопоставленной регистрации № 533352, представляющие собой части, детали транспортных средств, являются неоднородными;

- ввиду неоднородности товаров и отсутствия сходства до степени смешения заявленное обозначение не подпадает под действие пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и отказ в его регистрации в отношении товаров 12 класса МКТУ был вынесен необоснованно;

- фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом (май 2015 года) практически сразу же после регистрации товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом (18 декабря 2018 года) задолго до подачи заявителем рассматриваемой заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в принципе исключают фактическое смешение сравниваемых обозначений со стороны потребителей. Факт неиспользования противопоставленного товарного знака О.А. Ивусом установлен решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-103757/2019;

- фактическое прекращение предпринимательской деятельности О.А. Ивусом сразу же после регистрации товарного знака (январь 2015 года) и последующее признание судом О.А. Ивуса банкротом задолго до даты подачи заявителем заявки № 2019722931 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (16 мая 2019 года) в принципе исключают фактическое смешение его товарного знака с заявкой № 2019722931 со стороны потребителей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «автомобили легковые для перевозки». К возражению приложены следующие документы:

- копия решения об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2019722931 от 14.09.2020 г., а также копия заключения палаты по патентным спорам от 27.03.2020 г. по заявке № 2017737558;

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-554/2020 от 29.04.2021;

- копия публикации товарного знака по свидетельству № 533352 и материалов заявки № 2013714541 на товарный знак "XLine";

- распечатки из англо-русского переводного словаря касательно перевода слов "LINE" ("линия"), "XLINE", распечатка из Википедии в отношении значения "XL";

- сведения о публикации товарного знака по свидетельству № 813440;

- аналитический отчет по итогам всероссийского социологического опроса «Характер сравнительного восприятия среди потребителей обозначений», 2020;

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.10.2020 по делу № А40- 103757/2019, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 и постановление Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2021.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

C учетом даты (16.05.2019) поступления заявки № 2019722931 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и вышеупомянутые Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» по заявке № 2019722931 является комбинированным, элементы «Х» и «LINE» выполнены оригинальным шрифтом в одну строку. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ «автомобили легковые для перевозки».

Решение Роспатента от 14.09.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака «» по свидетельству № 533352 [1] с более ранним приоритетом от 29.04.2013, зарегистрированного для товаров 12 класса МКТУ «бандажи колес транспортных средств; вентили шин транспортных средств; гребни бандажей колес для железнодорожного подвижного состава; гусеницы [ленты гусеничные] для транспортных средств; заплаты самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; колеса для транспортных средств; колеса рудничных тачек; колесики для тележек [транспортных средств]; колпаки для колес; крепления для ступиц колес; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; ободья колес велосипедов; ободья колес транспортных средств; покрышки; приспособления для шин транспортных средств, предохраняющие от скольжения; противовесы для балансировки колес транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; спицы велосипедных колес; спицы колес транспортных средств; ступицы колес велосипедов; ступицы колес транспортных средств; устройства натяжные для спиц колес; чехлы для запасных колес; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины для транспортных средств; шины пневматические; шипы для шин» на имя иного лица: Ивус Олег Александрович, Ростовская область, Аксайский р-н, г. Аксай.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства с учетом дополнительных обстоятельств показал следующее. К дополнительным обстоятельствам, которые не могли быть учтены на дату принятия оспариваемого решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, относится решение Суда по делу № СИП-554/2020, которым было установлено, что обозначение «» по заявке № 2017737558, поданное заявителем на регистрацию товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения», не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1], несмотря на их фонетическое и семантическое тождество, ввиду имеющихся различий в их графической проработке и неоднородности товаров. Неоднородность товаров (части, детали транспортных средств, включая колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств), для индивидуализации которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533352 [1], и товаров 12 класса МКТУ «автомобили различного назначения для перевозки» была установлена судами трех инстанций на основании следующих признаков:

- сравниваемые товары не могут быть отнесены к одному роду (автомобили различного назначения для перевозки представляют собой самодвижущиеся транспортные средства с двигателем, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» подпадают под общую родовую категорию «колеса для транспортных средств и принадлежности к ним»; колеса и их детали сами по себе не являются транспортными средствами, но используются в различных механизмах и инструментах, которые не ограничиваются лишь самодвижущимися транспортными средствами);

- сравниваемые товары имеют разное назначение (автомобили предназначены для транспортировки людей и грузов, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» предназначены для производства и ремонта транспортных средств, представляя собой их сырьевое и технологическое обеспечение);

- сравниваемые товары изготовлены из материалов разного вида;

- сравниваемые товары реализуются в разных условиях (условия реализации автомобилей предполагают их реализацию в дилерских центрах, автомобильных салонах и на вторичном рынке; независимо от места покупки любой автомобиль подлежит регистрации на имя конкретного владельца в порядке, установленном действующим законодательством; для продажи частей, деталей для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» не требуется обязательное заключение договора в письменной форме, такие товары не подлежат постановке на учет, их реализация осуществляется в магазинах автомобильных запчастей, на станциях технического обслуживания автомобилей или на автозаправочных станциях; совместная реализация таких товаров вместе с автомобилями, для комплектации и ремонта которых они предназначены, не предусмотрена и не является обязательной);

- сравниваемые товары имеют разный круг потребителей (автомобили приобретаются для личного использования, потребители зачастую выбирают автомобиль не только по функциональным характеристикам, но и с точки зрения их дизайна, внешнего вида, престижности марки, которая должна отражать характер и имидж владельца; части, детали для транспортных средств, включая «рулевые колеса для транспортных средств» представляют собой продукцию производственно-технического назначения, которую приобретают промышленные предприятия по производству транспортных средств или станции ремонта и технического обслуживания транспортных средств; закупка таких товаров осуществляется специалистами в области производства и ремонта транспортных средств; риск смешения в этой области всегда является минимальным);

- сравниваемые товары имеют различную длительность использования (автомобили предназначены для длительного использования, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» имеют ограниченный, достаточно короткий срок эксплуатации и подлежат неоднократной замене в течение срока службы автомобиля);

- сравниваемые товары имеют различную стоимость (автомобили являются дорогостоящими товарами, а части, детали для транспортных средств, включая «колеса для транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств» несопоставимо ниже по стоимости);

- сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми.

На основании данного решения Суда указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя (в настоящее время присвоен номер свидетельства № 813440).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, установленные Судом и имеющие значение в данном деле в части неоднородности заявленных товаров 12 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак [1], и отсутствия сходства сравниваемых обозначений, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение также не является сходным до степени смешения в отношении товаров 12 класса МКТУ уточненного перечня с указанным товарным знаком в связи с отсутствием принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю и вероятности смешения их потребителями в гражданском обороте. Таким образом, следует признать, что с учетом дополнительных обстоятельств (выводов Суда по делу № СИП-554/2020) заявленное обозначение может быть зарегистрировано для товаров 12 класса МКТУ уточненного перечня.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2021, отменить решение Роспатента от 14.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019722931.