Комбинированное обозначение «» по заявке №2021731908 с приоритетом от 25.05.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя для индивидуализации товаров и услуг 29, 30, 32 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2022 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ в регистрации товарного знака было отказано по причине его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭкоФлор», 188302, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, д. малые Колпаны, ул. Западная, 29, лит. Б, товарными знаками «» (свидетельство №185940 с приоритетом от 01.12.1997, срок действия регистрации продлен до 01.12.2027) и «» (свидетельство №441320 с приоритетом от 28.06.2010, срок действия продлен до 28.06.2030).

В поступившем возражении от 27.02.2023 заявитель приводит доводы относительно возможности предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021731908 в отношении товаров 32 класса МКТУ, которые сводятся к следующему:

- заявитель находится в стадии завершения переговоров о предоставлении письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185940, №441320;

- заявленное обозначение характеризуется наличием семантических отличий от противопоставленных товарных знаков в силу известности фирменного наименования «ПЕРЕКРЕСТОК» для российских потребителей;

- заявитель для осуществления хозяйственной деятельности использует различные словосочетания с элементом «Перекрёсток», часть из них зарегистрирована в качестве товарных знаков для широкого перечня продовольственных товаров и напитков, например, «МАРКЕТ Перекрёсток» (свидетельства №633034, №820253), «КЛУБ Перекрёсток» (свидетельства №603050, №794463), «Сити Перекрёсток» (свидетельства №664758, №648087), «МОЙ ПЕРЕКРЁСТОК» (свидетельство №744954), «Перекрёсток Впрок» (свидетельства №780962, №780963, №812614, №905922), «ДЖЕМ Перекрёсток» (свидетельства №864264, №864357, №864490), «Перекрёсток Fresh» (свидетельства №872669);

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «» по свидетельствам №626221 для товаров 31, 35 классов МКТУ, «» по свидетельствам №715070 для товаров 29, 30 классов МКТУ, под которыми осуществляется приготовление и реализация готовых блюд исключительно в торговой сети «ПЕРЕКРЕСТОК», при этом потребители уже длительное время знакомы с такой продукцией, в ассортименте представлено более 200 единиц товара;

- указанное позволяет утверждать, что потребитель не будет введен в заблуждение, не будет смешивать заявленное обозначение по заявке №2021731908 с противопоставленными товарными знаками.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731908 в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлены сведения об ассортименте блюд «Шеф Перекрёсток».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (25.05.2021) поступления заявки №2021731908 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное комбинированное обозначение «» по заявке №2021731908 с приоритетом от 25.05.2021 включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной композиции из геометрических фигур и словесные элементы «Шеф» и «Перекрёсток», выполненные заглавными и строчными буквами кириллического алфавита.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шенди; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом «» по свидетельству №185940 с приоритетом от 01.12.1997 и «» по свидетельству №441320 с приоритетом от 28.06.2010, принадлежащих Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоФлор».

Товарный знак «» по свидетельству №185940 с приоритетом от 01.12.1997 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №185940 действует для товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков» и услуг 42 класса МКТУ «реализация алкогольных и безалкогольных напитков».

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №441320 с приоритетом от 28.06.2010 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ягоды, а также словесные элементы «ШЕФ» и «МОРС», выполненные заглавными буквами кириллического алфавита. Словесный элемент «МОРС» указан в качестве неохраняемого. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 32 класса МКТУ «сиропы и прочие составы для изготовления напитков; экстракты фруктовые безалкогольные».

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков коллегия руководствуется сложившейся правоприменительной судебной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем.

Анализ заявленного обозначения «» показал, что оно включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы.

Словесные элементы представляют собой лексические единицы русского языка (см. Толковый словарь С.И. Ожегова, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/269918; https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/155378), где:

«Шеф» - 1. в царской России и в некоторых странах: начальник, глава (офиц.). Шеф жандармов. Шеф полиции; 2. О начальнике по отношению к подчинённым (разг. шутл.); 3. Лицо или организация, принявшие шефство над кем-чем-нибудь. Завод шеф совхоза;

«Перекресток» - место пересечения дорог, улиц. Светофор на перекрёстке.

Словесные элементы «Шеф» и «Перекресток» занимают разное пространственное положение в составе заявленного обозначения (расположены на двух строчках) и отличаются размером графем. При этом они воспринимаются по смыслу как независимые друг от друга обозначения, что препятствует восприятию заявленного обозначения в качестве словосочетания в целом и обуславливает необходимость проведения анализа каждого из входящего в его состав словесных обозначений в отдельности.

Довод возражения о наличии отличий определенной семантики в заявленном обозначении, обусловленной известностью обозначения «Перекресток» для продуктов питания принят к сведению, однако не опровергает отсутствие грамматической и лексической связи этого словесного элемента со словесным элементом «Шеф». При этом следует констатировать, что слово «Шеф» выполнено крупным шрифтом, доминирует визуально, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь, а слово «Перекресток» в силу своего исполнения мелким шрифтом имеет периферийное положение в знаке.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «» и «» характеризуются наличием в их составе словесных элементов «ШЕФ», являющихся либо единственным индивидуализирующим элементом указанных противопоставлений, либо его основным словесным элементом, поскольку слово «МОРС» в составе противопоставленного товарного знака по свидетельству №441320 носит описательный характер, относится к неохраноспособным элементам.

Таким образом, в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185940, №441320 присутствуют фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Шеф» / «ШЕФ», которые являются доминирующими, определяют восприятие знаков в целом.

Следует также отметить, что в сравниваемых обозначениях индивидуализирующие элементы «Шеф» / «ШЕФ» выполнены без каких-либо шрифтовых особенностей, оказывающих влияние на восприятие знаков потребителем и запоминание за счет их визуальной составляющей. В этой связи графический критерий сходства носит второстепенное значение, что обуславливает вывод о том, что ведущее значение при восприятии сравниваемых обозначений играют семантический и фонетический критерии сходства.

Благодаря семантическому и фонетическому критериям сходства индивидуализирующих словесных элементов «Шеф» / «ШЕФ» в составе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков можно говорить о высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Также необходимо отметить, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не их реального смешения в глазах потребителя, а добавление к товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего его слова (в данном случае словесного элемента «Перекресток») не делает новое обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком. Указанный довод согласуется с позицией Суда по интеллектуальным правам по ряду дел (см. например, постановление от 22.12.2016 по делу №А32- 33266/2014).

В свою очередь анализ перечня товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал наличие их однородности, что заявителем не оспаривается.

Так, товары 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы безалкогольные для приготовления напитков; составы для производства газированной воды; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков» заявленного обозначения представляют собой различные безалкогольные напитки и составы для изготовления напитков.

В свою очередь в перечне товаров 32 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185940, №441320 присутствуют как раз родовые категории товаров, а именно безалкогольные напитки и составы для изготовления напитков.

Отнесение сопоставляемых товаров к одной категории товаров, и как следствие этого, совпадение их по назначению и кругу потребителей, условиям реализации, обуславливает вывод о наличии однородности сравниваемых товаров.

Кроме того, в перечне 32 класса МКТУ заявленного обозначения фигурирует такая продукция как «шенди». Согласно общедоступным словарно-справочным данным1 «шенди» представляет собой коктейль, а именно смесь пива и лимонада, т.е. может быть отнесен к слабоалкогольным напиткам.

Вместе с тем противопоставленный товарный знак по свидетельству №185940 зарегистрирован также для индивидуализации услуг 42 класса МКТУ «реализация алкогольных и безалкогольных напитков».

Совпадение алкогольной и безалкогольной продукции, приведенной в 32 классе МКТУ заявленного обозначения, с услугами по ее реализации, приводит к выводу о наличии однородности товаров и услуг 32, 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений. При этом Судом по интеллектуальным правам поддерживается позиция о том, что уточнение услуг по продаже товаров какой-либо конкретной областью приводит к однородности с товарами, в отношении которых осуществляется сопоставление сравниваемых товарных знаков (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу № СИП-243/2020).

Резюмируя все вышеизложенные обстоятельства, коллегия пришла к выводу, что наличие высокой степени сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарным знаками по свидетельствам №185940, №441320, а также однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, обуславливает возможность их смешения в гражданском обороте в глазах потребителя согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Следовательно, оснований для удовлетворения поступившего возражения не имеется.

Довод возражения о том, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185940, №441320 1 См. https://cocktailes.ru/?attachment_id=5947.ведутся переговоры о предоставлении письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее письмо-согласие), является декларативным, не подтверждается документально. В силу отсутствия соответствующего письма-согласия основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ по пункту 6 статьи 1483 Кодекса не преодолены.

Также следует отметить, что факт наличия у заявителя исключительного права на товарные знаки со словесным элементом «ПЕРЕКРЕСТОК», а также на товарные знаки со словесным элементом «ШЕФ Перекресток» для индивидуализации товаров и услуг 29, 30, 31, 35 классов МКТУ не влияет на вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185940, №441320 с индивидуализирующим словесным элементом «ШЕФ» в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В части довода возражения об использовании заявителем обозначения «Шеф Перекресток» в гражданском обороте при осуществлении реализации готовых блюд необходимо указать, что данный аргумент не является основанием для снятия противопоставлений по свидетельствам №185940, №441320 в связи с наличием старшего права на сходные обозначения у иного лица.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела в совокупности, оснований для удовлетворения поступившего возражения и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021731908 в качестве товарного знака для товаров 32 класса МКТУ не имеется.

Необходимо отметить, что по итогам рассмотрения поступившего возражения на заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2023, поступило особое мнение заявителя, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам.

Так, заявитель указывает, что изобразительный элемент и слово «Перекресток», зарегистрированные в качестве товарных знаков на его имя, занимают доминирующее положение в составе заявленного обозначения, что исключает возможность его смешения с противопоставленными товарными знаками. Также заявитель отмечает, что обозначение «Перекресток» является известнейшим брендом и отличительной частью фирменного наименования Торгового дома «ПЕРЕКРЕСТОК», что существенно влияет на различительную способность этого обозначения для потребителя. Заявитель также обращает внимание на наличие у него серии товарных знаков со словесным элементом «Перекресток» (по свидетельствам №744950, №231557/1, №743874, №784566, №795597, №553596, №404101, №212983, 3212085, №220835, 3261433, №206367, №456316, №706248, №745690, №745726, №745728, №419887, №744955, №214973, №802392, №650906, №384942, №905922, №864264, №864357, №794463, №603050, №820253, №633034, №744954, №800605, №872669, №790963, №780962, №812614, №864490, №480816, №761358, №761218, №715876, №359636, №648087, №664758, №797958, №555713, 3919116, №405400, №148333, №183105, №556635, №743875, №767028, №806367, №№148334, №152943, №795889, №523247) и «Шеф Перекресток» (по свидетельствам №802392, №626221, №715070, №797958). При этом, по мнению заявителя, в силу регистрация товарного знака «» по свидетельству №802392 для товаров 32 класса МКТУ возникает необходимость обеспечения предсказуемости решения Роспатента и в отношении заявленного обозначения в силу одинаковых фактических обстоятельств, на что указывалось Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении аналогичных споров.

Вместе с тем, анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные аргументы особого мнения фактически дублируют доводы, изложенные в возражении, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения, в том числе учитывалось наличие в составе заявленного обозначения словесного элемента «Перекресток», занимающего определенное пространственное положение.

Что касается аргумента особого мнения о нарушении принципа законных ожиданий заявителя в связи с наличием товарного знака «» по свидетельству №802392, зарегистрированного для товаров 32 класса МКТУ, то необходимо отметить, что этот знак имеет существенные отличия от заявленного обозначения «», в котором спорный элемент «Шеф» визуально доминирует.

Кроме того, следует указать, что, исходя из правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, сформулированной в решении от 14.02.2022 по делу №СИП-1173/2021, применение принципа правовой определенности не предполагает отхода от общеправовых принципов законности и разумности, в связи с чем безусловное следование ранее выраженной правовой позиции в случае, если она не соответствует требованиям закона и иных нормативных правовых актов, вступает в противоречие с этими принципами.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2022.