Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2023702910, поданной 19.01.2023, зарегистрирован 01.12.2023 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 983333 на имя Дядичкина Вячеслава Николаевича, (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 07.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении, выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №983333 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «» по международной регистрации №698847;

- сравниваемые знаки совпадают по такому признаку звукового сходства как вхождение более раннего знака в оспариваемое обозначение;

- обозначения создают крайне близкие визуальные образы;

- при проверке значения слова MARNI в словарях его перевод не устанавливается. Следовательно, данное слово является фантазийным. Вместе с тем при выполнении словесного элемента MARNI как в составе оспариваемого обозначения, так и отдельно, оно может восприниматься, в том числе, как фамилия романского происхождения;

- все товары оспариваемого товарного знака входят в родовые понятия «одежда мужская, женская и детская», «обувь», «головные уборы», присутствующие в перечне товаров регистрации итальянской компании, в связи с чем вывод об однородности всех товаров 25 класса оспариваемого знака не вызывает сомнения;

- в случае оказания услуг 35 класса МКТУ, относящихся к продвижению, реализации и рекламе противопоставленных товаров 03, 18, 25 класса МКТУ, у потребителей может возникнуть ложное представление о принадлежности товаров и услуг одному источнику. В этой связи часть заявленных услуг 35 класса МКТУ также является однородной товарам более ранней регистрации;

- сохранение охраны оспариваемого обозначения в отношении услуг возможно только в случае их ограничения, например, следующим образом - «вышеуказанные услуги за исключением оказываемых в отношении моющих и чистящих средств, парфюмерии, косметики, сумок, изделий из кожи и имитации кожи, одежды, обуви и головных уборов».

- компания МАРНИ представляет собой известный модный дом, занимающийся, главным образом, производством одежды, обуви и аксессуаров и основанный в 1994 году итальянским дизайнером Консуэло Кастильони;

- товары, маркированные обозначением MARNI, в течение длительного времени присутствовали на мировом и российском рынке задолго до даты подачи заявки на оспариваемое обозначение. Об известности и высокой репутации товаров, маркированных товарным знаком, свидетельствует наличие большого количества русско-язычных публикаций, посвященных итальянскому бренду.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №983333 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и части услуг 35 класса, а именно «администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных средств; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой».

К возражению приложены:

1. Информация о бренде на сайтах mcmag.ru, ragazza.ru, btique20.ru, vipavenue.ru, 6. Информация о бренде, profashion.ru, spltnk.ru;

2. Предложение к продаже товаров на OZON, WILDBERRIES, LAMODA;

3. Копия публикации международной регистрации № 698847;

4. Значение слова PAOLO, Wikipedia, dic.academic.ru;

5. Значение слова PABLO, dic.academic.ru;

6. Предложение к продаже товаров PABLO MARNI, ЦУМ, lepodium, траектория;

7. Информация о бренде, Брендвики, Япокупаю, bosco.ru, poisondrop.ru, brendov.net.

Правообладатель, уведомленный надлежащим образом, о поступившем возражении, 13.09.2024 представил свой отзыв, а 01.11.2024 представил заключение[8] по установлению наличия или отсутствия сходства между обозначениями, доводы которых сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сочетанием имени и фамилии, которые априори являются грамматически зависимыми друг от друга, а также обладают самостоятельным семантическим значением;

- MARNI - это достаточно старая фамилия, упоминания о которой начинаются с 1447 (в вариации Marney) (ист: https://translated.turbopages.org/proxv_u/en-m.ru.7cc76a5b-66dec600-6d6077d5-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Mamey), а также с 1930 (в вариации Marni) годов (ист: https://en.wikipedia.org/wiki/Mami_Nixon);

- правообладатель не согласен с выводами о сходстве сравниваемых знаков;

- звуки совпадают лишь на 50%, чего недостаточно для определения фонетического сходства до степени смешения;

- совпадение между собой составной части, а именно фамилии, не может говорить о сходстве до степени смешения между собой, а также о сходстве возникающих ассоциативных связей;

- сама по себе фамилия не способна оказывать функцию индивидуализации (за некоторыми исключениями), однако в сочетании с тем же именем всё меняется, поскольку тождественное сочетание имени и фамилии встречается в мире значительно реже, что подтверждает наличие различительной способности обозначения в целом;

- товарные знаки не сходны между собой по графическому критерию;

- относительно однородности товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ правообладатель отмечает, что Суд по интеллектуальным правам по делу №СИП-1061/2021 определил следующее: «услуги по реализации товаров и по рекламе, указанные в регистрации без уточнения перечня товаров, могут быть связаны с любыми товарами, вследствие чего не могут быть признаны однородными конкретному товару»;

- товарный знак PAOLO MARNI зарегистрирован в неуточненном перечне услуг 35 класса МКТУ, в частности в отношении неуточненных услуг «относящихся к продвижению, реализации и рекламе», а значит, в соответствии с практикой СИП, данные услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными конкретным товарам 25 класса МКТУ;

- в правовом заключении по установлению наличия или отсутствия сходства обозначений, представленном правообладателем, сделаны выводы об отсутствии сходства между сравниваемыми обозначениями по всем трем признакам, а также указано на отсутствие однородности между сравниваемыми классами.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.01.2023) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №983333 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак «» по международной регистрации №698847, которая является сходной, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет признать лицо, подавшее, возражение, заинтересованным в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983333 на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак « выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в отношении товаров 25 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В своем возражении лицо, его подавшее, утверждает, что оспариваемая регистрация противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходна до степени смешения с принадлежащим ему знаком «» по международной регистрации №698847.

Следует отметить, что, оспариваемый товарный знак включает слова «PAOLO MARNI» [ПАОЛО МАРНИ] (где: Paolo – Паоло или Павел итальянское имя см. https://translate.academic.ru/paolo/xx/ru/https://academic.ru/, Итальяно-русский универсальный словарь; Marni это фамилия, существуют личности с данной фамилией, например, Марни, Дин (род. 1984) — английский футболист. Марни, Жанна (1854—1910) — псевдоним, который чаще всего использовала французская писательница и журналистка Жанна Мари Франсуаза Марнье. Марни, Хелен (род. 1978) — шотландская исполнительница. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Марни), которые способны восприниматься в качестве имени и фамилии. Таким образом, словесный элемент «MARNI» не является обычным словом общеязыкового фонда и несет индивидуализирующую функцию, поскольку лучше запоминается потребителем, чем простое имя.

В противопоставленном знаке словесный элемент «MARNI» также представляет собой фамилию и является единственным индивидуализирующим элементом знака.

Сходство оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №698847 обуславливается фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «MARNI». Использование одного алфавита (латинского) сближает знаки графически, а наличие большего расстояния между буквами в противопоставленном знаке не приводит к значительным визуальным отличиям.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что единственный индивидуализирующий элемент противопоставленного знака по международной регистрации №698847 входит в оспариваемый товарный знак, что приводит к ассоциированию знаков в целом. Учитывая установленное фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство основных индивидуализирующих элементов, коллегия приходит к выводу о наличии высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Анализ однородности товаров и услуг показал следующее.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ «апостольники; ассортимент обуви; банданы [платки]; белье; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы футбольные; бюстгальтеры; бюстгальтеры самоклеющиеся; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда]; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши; гамаши короткие; гетры [теплые носочно-чулочные изделия]; голенища сапог; грации; джерси [одежда]; дополнения к одежде; жилеты; изделия брючные; изделия для детей; изделия для новорожденных; изделия перчаточные; изделия платочно-шарфовые; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; изделия чулочно-носочные; каблуки; каблуки для обуви; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; косынки; купальники гимнастические; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы; майки спортивные; манжеты; мантильи; манто; маски для лица [одежда], не предназначенные для медицинских или санитарных целей; маски для сна; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские; насадки защитные на каблуки; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; облачение церковное; обувь; обувь гимнастическая; обувь для спорта; обувь национальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда вышитая; одежда готовая; одежда готовая верхняя; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда для пляжа и отдыха; одежда зрелищная; одежда из искусственной кожи; одежда из конкретных материалов; одежда из латекса; одежда кожаная; одежда национальная; одежда непромокаемая; одежда повседневная; одежда профессиональная; одежда различного назначения; одежда светодиодная; одежда спортивная; одежда спортивная с цифровыми датчиками; одежда форменная; одежда, не включенная в другие подгруппы; одежда, содержащая вещества для похудения; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки без пальцев; перчатки велосипедные; перчатки водительские; перчатки для лыжников; пижамы; плавки; пластроны; платки головные; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы для обуви; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса церемониальные; пояса-кошельки [одежда]; пояса-шарфы; приданое для новорожденного [одежда]; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; рубашки с короткими рукавами; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; термоперчатки для устройств с сенсорным экраном; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли комнатные; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; уборы головные и их детали; фартуки [одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; футболки компрессионные [рашгарды]; халаты; халаты купальные; ханбок [корейская традиционная одежда]; цилиндры; части обуви; части обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шарфы-трубы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; элементы одежды; эспадрильи; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», которые относятся к одежде, обуви и головным уборам, имеют назначение – защита кожного покрова человека. Данные товары являются однородными противопоставленным товарам 25 класса МКТУ «dresses made from skins; men's, women's and children's clothing; shirts; short-sleeved shirts; skirts; ladies' suits; short jackets; trousers; shorts; undershirts; knitwear; pajamas; footwear; socks; knitted underwear; blouses; garter belts; panties and underpants; slips; slippers; shoes; hats; sashes; scarves; neckties; raincoats; overcoats; coats; bathing suits; sports outfits; anoraks; ski pants; belts; furs» (перевод: «платья из шкур; мужская, женская и детская одежда; рубашки; рубашки с коротким рукавом; юбки; женские костюмы; короткие куртки; брюки; шорты; майки; трикотаж; пижамы; обувь; носки; трикотажное белье; блузки; пояса для чулок; трусы и кальсоны; комбинации; тапочки; туфли; шляпы; кушаки; шарфы; галстуки; плащи; пальто; пальто; купальные костюмы; спортивная одежда; куртки-анораки; лыжные штаны; ремни; меха»), в отношении которых действует на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №698847. Сравниваемые товары либо полностью совпадают, либо соотносятся как род вид товаров, имеют одно и то же назначение условия реализации и каналы сбыта.

Вместе с тем, следует отметить, что оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; пресс-службы; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных средств; прокат рекламных щитов; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой» не содержат уточнений, в отношении каких конкретно товаров и услуг они оказываются, не являются однородными противопоставленным товарам 03, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых действует на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №698847. В данном случае следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020).

Представленное правообладателем заключение [8], подготовленное патентным поверенным Андриенко Е.Э., в котором установлено отсутствие сходства между сравниваемыми обозначениями, представляет собой субъективное мнение одного человека и не может отражать мнение всех потребителей.

Коллегией была принята во внимание правоприменительная судебная практика относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированная в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В данном случае коллегией установлено сходство сравниваемых обозначений, и высокая степень однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об обоснованности доводов возражения о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №983333 и противопоставленного знака по международной регистрации №698847 и однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №983333 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2024, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №983333 недействительным частично, а именно в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.