Регистрация обозначения по заявке №2007740745/50 с приоритетом от 25.12.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «Благотворительный фонд В.Потанина», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде пяти вертикальных линий, выполненных зеленым цветом и расположенных параллельно правой и нижней сторонам словесного элемента.
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 25.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
3 Указанное обосновывается тем, что словесный элемент заявленного обозначения «В.Потанин» воспроизводит имя известного российского промышленника – Владимира Потанина, который активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью. В этой связи заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. В качестве дополнительного основания для отказа в заключении экспертизы указано, что представленное заявителем письмо-согласие не может быть принято, поскольку наименование некоммерческой организации и товарный знак являются разными объектами права. Некоммерческие организации не вправе получать коммерческую выгоду с целью обогащения, а могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. В то время как товарный знак является коммерческим инструментом, его использование в гражданском обороте влечет получение коммерческой выгоды с целью обогащения.
В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:
- в ответ на уведомление экспертизы заявитель предоставил документы, свидетельствующие о согласии В.О. Потанина на использование его имени и фамилии в наименовании организации заявителя, а также свидетельствующие о том, что В.О. Потанин является одним из учредителей организации заявителя;
- заявитель представляет письменное согласие В.О. Потанина на использование его имени в составе товарного знака по заявке №2007740745/50;
- заявитель не согласен с дополнительным основанием для отказа в 4 регистрации товарного знака, поскольку основной функцией товарного знака является функция индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.
К возражению приложены следующие документы:
- нотариально заверенная копия согласия Потанина В.О. на использование его имени и фамилии в составе товарного знака по заявке №2007740745/50 [1];
- копия согласия В.О. Потанина на использование его имени и фамилии в наименовании заявителя [2];
- копия протокола собрания учредителей заявителя о создании организации заявителя [3];
- копия выписки из ЕГРЮЛ, подтверждающая участие В.О. Потанина в организации заявителя [4];
- копия протокола заседания Общего собрания учредителей организации заявителя об избрании В.О. Потанина председателем общего собрания учредителей [5].
На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007740745/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (25.12.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 5 товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а 6 именно обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий. Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «Благотворительный фонд В.Потанина», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета в две строки, а также изобразительный элемент в виде пяти прямых вертикальных линий и одной изогнутой горизонтальной линии, расположенных справа и снизу от словесного элемента.
Как правомерно указано в заключении экспертизы заявленное обозначение содержит словесный элемент «В. Потанин», который воспроизводит имя известного российского предпринимателя – Владимира Потанина, который активно занимается благотворительностью и общественной деятельностью. В этой связи использование в составе заявленного обозначения фамилии известного российского предпринимателя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.
Однако, в качестве подтверждения правомерности использования в составе заявленного обозначения имени собственного Владимира Потанина, заявителем были представлены документы, свидетельствующие о том, что Потанин В.О. является одним из учредителей Некоммерческой благотворительной организации "Благотворительный фонд В.Потанина" [3-5].
Кроме того, заявителем было представлено письменное согласие [1] В.О.Потанина на использование его имени в составе заявленного обозначения по заявке №2007740745/50.
7 Принимая во внимание изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.
Необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения помимо имени собственного «В.Потанина» входит словосочетание «Благотворительный фонд».
«Благотворительный фонд - это инвестиционный фонд, учрежденный с целью поддержки школ, музеев, больниц и т.п.» (см. http://slovari.yandex.ru/).
Следовательно, словосочетание «Благотворительный фонд» не способно индивидуализировать обозначаемые им товары и услуги. В этой связи словосочетание «Благотворительный фонд» представляет собой указание на видовое наименование предприятия. Учитывая, что оно не занимает в знаке доминирующего положения, регистрация товарного знака может быть осуществлена при условии включения данного элемента как неохраняемого.
Следует отметить, что благотворительные фонды как некоммерческие организации вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, что не противоречит их признанию в качестве субъекта исключительных прав на товарный знак.