Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 22.03.2017 по заявке № 2017710594 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.07.2018 за № 662156. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Итал Тайгер", ул. Аэродром, 32, г. Днепропетровск, 49032, Украина (далее – правообладатель), в отношении товаров 05 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В поступившем 23.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 9(1) и 10 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано принадлежностью лицу, подавшему возражение, авторских прав на объекты, с которыми товарные знаки по свидетельствам №№ 662156, 662155 сходны до степени смешения. Решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 автором дизайна этикетки средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также автором названия родентицидного средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ» признан Дёмин Дмитрий Львович. Данное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. К возражению приложен договор отчуждения исключительного права на произведение дизайна 08.10.2018 от автора к лицу, подавшему возражение. Таким образом, оспариваемый товарный знак №662156 является сходным до степени смешения с дизайном этикетки, авторские права на который принадлежат подателю возражения, в силу чего предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №662156 противоречит положениям пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №662156 содержит также изобразительные элементы (изображения крыс, круглая рамка), которые являются сходными до степени смешения с изображениями, включенными в дизайн этикетки, авторское право на который принадлежит Э.Н. Ижбирдееву (совпадает внешняя форма изобразительных элементов, а также вид и характер изображений).

Таким образом, наличие в оспариваемом товарном знаке вышеуказанных элементов, сходных до степени смешения с изобразительными элементами, включенными в дизайн, принадлежащий подателю возражения, свидетельствует о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №662156 была произведена также в нарушение пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заинтересованность Ижбирдеева Эльдара Наильевича в подаче возражения против товарного знака по свидетельству №662156 заключается в том, что правовая охрана оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №662156 на имя другого лица очевидным образом нарушает его исключительное авторское право на дизайн этикетки, поскольку, в соответствии со статьями 1229, 1270 Кодекса, иные лица не вправе использовать объекты авторского права без разрешения правообладателя. Вместе с тем, своего разрешения на регистрацию дизайна этикетки в качестве товарного знака податель возражения не давал.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов: (1) - решение Красногорского городского суда Московской области от 04.09.2018 г.; (2) - определение Московского областного суда от 12.08.2020 г. по делу № 33-19800/202; (3) - определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020 г. по делу № 88-28041/2020; (4) - договор от 08.10.2018 г. об отчуждении исключительно авторского права; (5) - эскиз от 02.09.1995 г. ; (6) - сведения из Интернет-словаря yandex.ru (https://translate.yandex.ru).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении (идентификационный номер уведомления - RB164119589RU, согласно которому уведомление получено адресатом 22.01.2021), доводы на возражение не представил и на рассмотрение возражения не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.03.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно абзацу пятому пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительных прав на произведение дизайна этикетки «» позволяет признать это лицо заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №662156 с приоритетом от 22.03.2017 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в середине которого изображены крысы. В верхней части круга находится прямоугольник и ромб красного цвета, в нижней части круга расположен ромб, в котором изображена голова тигра. Словесная часть расположена на фоне графической части, выполнена заглавными буквами латинского алфавита, и представляет собой словосочетания: «RAT’S DEATH №2» и «ITAL TIGER». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого, красного, серого, синего, розового, черного цветов в отношении товаров 05 класса МКТУ. Элемент «№2» указан в качестве неохраняемого.

В качестве оснований признания товарного знака по свидетельству №662156 недействительным лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пунктов 9 и 10 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с представленным в материалы дела решением Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2- 7437/19 Дёмин Дмитрий Львович признан автором произведений искусства - дизайна этикетки средства «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ», который был создан им в 1995 году, а также автором произведения искусства – словосочетания «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ».

Указанное решение оставлено без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020, а также определением Первого кассационного суда общей юрисдикции от 09.12.2020. На дату рассмотрения возражения, решение Красногорского городского суда Московской области от 19.12.2019 г. по делу № 2-7437/19 является вступившим в законную силу.

Кроме того, коллегия принимает во внимание, что правообладатель оспариваемого товарного знака был привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования, к участию в деле №2-7437/19. Таким образом, ООО «Итал-Тайгер» обладал правами участника судебного разбирательства, а также, как указано на странице 5 апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 12.08.2020 ООО «Итал Тайгер» заявлял доводы о том, что спорный дизайн этикетки был создан иным лицом, однако доказательств в подтверждение этого довода приведено не было.

В материалы дела приложен договор об отчуждении исключительного авторского права на произведение дизайна от 08 октября 2018 года (4). Согласно договору автор (Демин Д.Л.) отчуждает приобретателю принадлежащее ему исключительное авторское право на произведение дизайна (эскиз дизайна «КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ»), включая его название («КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ») без ограничения территории действия исключительного права. Положениями пункта 7.1 договора предусмотрено распространение действия договора от 08.10.2018 на отношения сторон, возникшие до заключения договора, в том числе, передается право на защиту отчуждаемого исключительного права в отношении требований, права на которые могли возникнуть у автора до заключения договора. К договору приложен эскиз (5) с изображением непосредственно объекта права «».

Таким образом, права лица, подавшего возражение, на произведения дизайна установлены совокупностью перечисленных выше документов.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного объекта авторских прав «» показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку у них полностью совпадает внешняя форма в виде круга, в верхней части которого расположен прямоугольник, под прямоугольником справа расположен ромб. Изображения крыс, расположенных внутри круга, симметричны в обоих обозначениях относительно друг друга. В прямоугольной фигуре расположен словесный элемент «RAT'S» (что в переводе с английского языка на русский имеет значение «Крысиный»), внутри круга под прямоугольной фигурой расположен словесный элемент «DEATH» (что в переводе с английского языка на русский означает -«СМЕРТЬ»). Расположение словесных элементов, а также их семантическое значение идентичны в сравниваемых обозначениях.

Таким образом, установлены такие признаки сходства как совпадение внешней формы, присутствие симметрии, идентичное смысловое значение, сходное сочетание тонов (одни и те же фигуры крыс в эскизе и в оспариваемом товарном знаке выкрашены более темными и более светлыми тонами), совпадающий натуралистический характер изображений.

Учитывая изложенное, сравниваемые обозначения вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия сравниваемых обозначений, в том числе наличие/отсутствие символа номера и цифры, вписанных в ромб, дополнительный ромб в нижней части круга, черно-белое цветовое решение/ выполнение в сочетании белого, розового, красного, черного цветов.

Таким образом, сравниваемые объекты производят сходное общее зрительное впечатление, что обуславливает вывод об их сходстве в целом. Разрешения правообладателя на переработку эскиза (5) для дальнейшего использования в качестве товарного знака ни от первоначального автора, ни от лица, подавшего возражение, получено не было. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662156 противоречит требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса, то коллегия сообщает следующее.

Данная норма права подлежит применению, в частности, когда сравниваемые обозначения не являются сходными друг с другом в целом с учетом несходства доминирующих в них элементов, но при этом один знак включает в свой состав не доминирующий элемент, который является тождественным или сходным с противопоставленным средством индивидуализации другого лица.

Однако в рамках рассмотрения настоящего возражения коллегией было установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 662156 и противопоставляемый объект авторского права «», напротив, являются сходными друг с другом в целом. Исходя из данного обстоятельства, вышеуказанная норма права не подлежит применению.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 662156 недействительным полностью.