Комбинированное обозначение «» по заявке №2022705098, поданной 30.01.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 31, 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Обозначение выполнено в черном, желтом, светло-сером, серебристом цветовом сочетании.

Роспатентом 24.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022705098 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного на основании пунктов 1, 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса ввиду нижеследующего.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ENERGY», который в переводе с английского языка на русский язык означает «энергетический» (см. онлайн-словарь на сайте https://translate.yandex.ru), указывает на свойства товаров, следовательно, не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает изображение формы банки, которое не обладает различительной способностью, поскольку заявленная форма определяется исключительно или главным образом свойством и назначением товаров, а также является характерной для расфасовки, хранения и реализации товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, поскольку заявленное изображение формы банки является традиционной и характерной для товаров 32, 33 классов МКТУ, то в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ данная упаковка не является традиционной, в связи с чем для таких товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «» по свидетельству № 585274 с приоритетом от 19.09.2014 – (1), зарегистрированным на имя ООО «НЛ Континент», Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 53/1, оф. 1015, в отношении однородных товаров 29, 31 классов МКТУ;

- с товарными знаками: «» по свидетельству №677558 с приоритетом от 10.11.2017 – (2), «» по свидетельству № 607453 с приоритетом от 21.01.2016 – (3), «» по свидетельству № 518936 с приоритетом от 18.07.2012 – (4), зарегистрированными на имя ООО "СИСТЕМА I", Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 6, к. 1, лит. Б, пом. 21Н, в отношении однородных товаров 29, 31, 32, 33 классов МКТУ;

- со знаком «LE VOLTE» по международной регистрации №938173 с приоритетом от 20.07.2007 – (5), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя ORNELLAIA E MASSETO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Loc. Ornellaia, 191 - Fraz. Bolgheri I-57022 CASTAGNETO CARDUCCI (LI), в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 32, 33 классов МКТУ.

В Роспатент 17.11.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводы экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «ENERGY» и изображения формы банки;

- заявитель полагает, что основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса могут быть сняты, поскольку сокращает заявленный перечень товаров до следующих товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая; безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков»;

- заявитель также полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку:

- противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству №585274 – (1), «» по свидетельству № 518936 с приоритетом от 18.07.2012 – (4), «LE VOLTE» по международной регистрации №938173 – (5), зарегистрированы в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольной продукции, которые не однородны товарам 32 класса МКТУ (уточненного перечня), которые относятся к безалкогольной продукции, в связи с чем могут быть сняты;

- что касается противопоставленных товарных знаков «» по свидетельству №677558 – (2) и «» по свидетельству № 607453 – (3), то заявленное обозначение «» не является сходным с указанными товарными знаками по всем признакам сходства. Так, фонетические различия обусловлены наличием разных слов, входящих в состав сравниваемых обозначений «VOLT ENERGY» [волт энэджи] – «220 вольт» [двести двадцать вольт], которые имеют разное звучание. В сравниваемые обозначения заложены разные понятия и идеи, так заявленное обозначение означает «энергия вольта», а противопоставленные товарные знаки - «двести двадцать вольт», что свидетельствует об отсутствии семантического сходства. Сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, в силу разного композиционного решения, а также из-за наличия в них разных изобразительных элементов, использованием в написании словесных элементов разных шрифтов;

- заявитель отмечает, что является правообладателем товарных знаков «» по свидетельству №855803 и «» по свидетельству №954310 (заявленное обозначение является вариантом данного товарного знака), зарегистрированных, в том числе, в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- заявитель также приводит примеры использования заявленного комбинированного обозначения и обращает внимание на то, что на каждом товаре при его реализации на полках магазинов, на страницах крупнейших в России маркетплейсах - wildberries, ozon, Яндекс Маркет, СберМаркет, в декларациях о соответствии Евразийского экономического союза, в рекламе товара, например, в журнале Sky Shop АО «Аэромар», на официальном сайте заявителя https://abinbevefes.ru, присутствует словосочетание «VOLT ENERGY», а также его перевод на русский язык «ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022705098 для уточненного перечня товаров 32 класса МКТУ (указанного выше) с указанием словесного элемента «ENERGY» и изображения формы банки в качестве неохраняемых элементов.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Фото товара, маркированного заявленным обозначением в сети магазинов «Пятерочка»;

2. Копии деклараций о соответствии Евразийского экономического союза на безалкогольный энергетический газированный напиток «VOLT ENERGY» («ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА»);

3. Фото товара, маркированного заявленным обозначением, в журнале Sky Shop АО «Аэромар».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.01.2022) поступления заявки № 2022705098 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров.

- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1. статьи 1483Кодекса (пункт 35 Правил).

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «» по заявке №2022705098, выполненное в черном, желтом, светло-сером, серебристом цветовом сочетании.

Согласно доводам возражения заявитель уточняет заявленный перечень товаров, а именно исключает все товары 29, 31, 33 классов МКТУ и сокращает перечень товаров 32 класса МКТУ до следующих позиций «аперитивы безалкогольные; вода газированная; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки безалкогольные из сухофруктов; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки прохладительные безалкогольные; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая; безалкогольные; напитки фруктовые безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смеси сухие на основе крахмала для приготовления напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для приготовления безалкогольных напитков; составы для производства газированной воды; таблетки для изготовления газированных напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции безалкогольные для приготовления напитков».

Заявленное обозначение включает следующие элементы:

- слово «ENERGY», которое согласно словарно справочным источникам информации (см. онлайн-словарь на сайте https://translate.yandex.ru) в переводе с английского языка на русский язык переводится как «энергия, энергетический» и применительно к товарам уточненного перечня 32 класса МКТУ, которые представляют собой безалкогольные напитки и составы для их изготовления, указывает на их свойства, в связи с чем не обладает различительной способностью;

- изображение формы банки, которое не обладает различительной способностью, поскольку заявленная форма определяется исключительно или главным образом свойством и назначением товаров, а также является характерной для расфасовки, хранения и реализации товаров уточненного перечня 32 класса МКТУ.

Указанные элементы является неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Что касается представленных материалов [1-3], то они не могут свидетельствовать о длительности и интенсивности использования заявленного обозначения до даты подачи заявки №2022705098, так как декларации о соответствии [2] датированы – февраль-март 2022 г., то есть относятся к периоду после даты (30.01.2022) подачи заявки, к фотографиям продукции [1, 3] не представлены фактические данные о производстве и продвижении на территории Российской Федерации товаров, маркированных заявленным обозначением, следовательно, не подтверждают приобретение заявленным обозначением различительной способности.

В заключении по результатам экспертизы несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса обусловлено тем, что в отношении заявленных товаров 29, 31 классов МКТУ, для которых заявленная форма упаковки не является традиционной, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения товаров.

Вместе с тем, как было указано выше, в уточненном перечне товаров отсутствуют товары 29, 31 классов МКТУ, в связи с чем данное основание может быть снято.

Согласно заключению по результатам экспертизы отказ в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022705098 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса обусловлен сходством заявленного обозначения со следующими товарными знаками:

- «» по свидетельству № 585274 с приоритетом от 19.09.2014 – (1), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ;

- «» по свидетельству №677558 с приоритетом от 10.11.2017 – (2), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ;

- «» по свидетельству № 607453 с приоритетом от 21.01.2016 – (3), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ;

- «» по свидетельству № 518936 с приоритетом от 18.07.2012 – (4), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ;

- «LE VOLTE» по международной регистрации №938173 с приоритетом от 20.07.2007 – (5), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству №585274 – (1), «» по свидетельству № 518936 с приоритетом от 18.07.2012 – (4), «LE VOLTE» по международной регистрации №938173 – (5), зарегистрированы в отношении товаров 29, 31 классов МКТУ и товаров 32, 33 классов МКТУ (относящихся к алкогольной продукции), которые не однородны товарам 32 класса МКТУ уточненного перечня, которые относятся к безалкогольной продукции, в связи с чем противопоставления (1), (4), (5) могут быть сняты.

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении товарных знаков (2) и (3).

При анализе сравниваемых товарных знаков коллегия руководствуется требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В заявленном обозначении «» изображение формы банки и словесный элемент «ENERGY», как было указано выше, являются неохраняемыми элементами, при этом исходя из пространственного расположения, словесный элемент «VOLT» занимает доминирующее положение, в отличие от словесного элемента «ENERGY», который расположен в периферийной части обозначения, выполнен буквами меньшего размера, по сравнению со словом «VOLT», и не является оригинальным.

В связи с чем основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «VOLT».

Противопоставленные товарные знаки «» по свидетельству №677558 – (2), «» по свидетельству № 607453 – (3) представляют собой комбинированные обозначения, выполненного в виде треугольника желтого цвета, с окантовкой черного цвета, внутри которого расположены цифра «220» и словесный элемент «ВОЛЬТ», выполненный буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «энергетические напитки».

Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 32 класса МКТУ «аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; коктейли на основе пива; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное неферментированное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков».

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат фонетически тождественный словесный элемент «VOLT» - «ВОЛЬТ».

Что касается семантического признака сходства, то сравниваемые обозначения могут порождать сходные смысловые образы, связанные с единицей измерения – Вольт, в силу того, что включают семантически тождественные словесные элементы «VOLT» - «ВОЛЬТ» и сходные изобразительные элементы в виде «штепсельной вилки».

При этом коллегией принято во внимание, что в заявленном обозначении слова «ENERGY» «VOLT» не образуют какого-либо фразеологизма, в связи с чем не воспринимаются как единая лексическая единица английского языка.

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые обозначения «» - «» «», действительно, производят разное общее зрительное впечатление, вместе с тем, использованием близкого цветового сочетания

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2) и (3) по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Анализ однородности сопоставляемых товаров 32 класса МКТУ показал, что они являются однородными, так как относятся к одной родовой группе товаров «напитки безалкогольные», имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей. В возражении заявитель не оспаривает однородность сопоставляемых товаров.

Коллегия также отмечает, что высокая степень однородности сравниваемых товаров (заявленные товары идентичны товарам, указанным в перечня противопоставленного товарного знака (3)), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому же производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

В отношении сведений о наличии зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков «» по свидетельству №855803 с приоритетом от 30.01.2022 – (6) и «» по свидетельству №954310 с приоритетом от 30.01.2022 – (7) коллегия отмечает, что данные товарные знаки имеют отличия от заявленного обозначения, поскольку включает дополнительный словесный элемент «ЭНЕРГИЯ ВОЛЬТА» в знаке (6) и иное пространственное расположение словесных элементов «VOLT ENERGY», выполненных в одной графической и цветовой манере, в связи с чем были признаны несходными с товарными знаками (2, 3).

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об отсутствии предпосылок для вывода о нарушении административным органом принципа правовой определенности, когда вновь принимаемые решения Роспатента противоречат ранее вынесенным решениям.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №677558 – (2), № 607453 – (3) в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 24.07.2023.