Комбинированное обозначение «» по заявке № 2016749719 с приоритетом от 28.12.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Роспатентом 28.06.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016749719 в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком «» по международной регистрации №735982, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.10.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2018 по делу СИП-207/2018 правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №735982 досрочно частично прекращена и ее действие оставлено в силе в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво»;

- заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков)»;

- учитывая то, что товары 32 класса МКТУ противопоставленного знака являются неоднородными заявленным товарам 32 класса МКТУ, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров, отсутствует.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных в возражении товаров 32 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2016) поступления заявки №2016749719 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016749719 заявлено комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «ENERGYSER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита черным цветом, где буква «G» выделена белым цветом и помещена в окружность. Словесный элемент расположен на фоне изобразительного элемента в виде трех соприкасающихся овалов, в центре каждого из которых находится буква «G» словесного элемента «ENERGYSER».

Противопоставленный знак по международной регистрации №735982 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее в свой состав прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположены многочисленные буквенные и словесные элементы, в том числе, присутствует словесный элемент «ENERGIZER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ словесного элемента «ENERGYSER» заявленного обозначения и словесного элемента «ENERGIZER» противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленный словесный элемент «ENERGYSER» не является лексической единицей какого-либо языка, представляет собой фантазийное обозначение, поэтому провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

По фонетическому критерию сравниваемые словесные элементы являются сходными, поскольку имеют тождественный состав гласных и согласных звуков, сходный состав гласных звуков, имеют близкое количество звуков, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

С точки зрения визуального признака сходства словесные элементы сравниваемых знаков следует признать сходными, поскольку они выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского).

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров 32 класса МКТУ сравниваемых обозначений, показал следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков; аперитивы безалкогольные; вода литиевая; вода сельтерская; вода содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные; лимонады; молоко арахисовое [напитки безалкогольные]; молоко миндальное [напиток]; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые безалкогольные; напитки на базе сои, кроме заменителей молока; напитки обогащенные протеином спортивные; напитки на базе риса, кроме заменителей молока; напитки со вкусом кофе безалкогольные; напитки со вкусом чая безалкогольные; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад; порошки для изготовления газированных напитков; сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; смузи [напитки на базе фруктовых или овощных смесей]; сок томатный [напиток]; сок яблочный безалкогольный; соки овощные [напитки]; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков; таблетки для изготовления газированных напитков; щербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; эссенции для изготовления напитков)».

Перечисленные заявленные товары 32 класса МКТУ представляют собой различного вида безалкогольную продукцию, потребляемую широким кругом потребителей (включая детей и подростов), которая реализуется повсеместно (супермаркеты, места общественного питания, торговые палатки и т.д.).

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №735982 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 19.11.2018 по делу №СИП-207/2018 досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «минеральные и газированные воды и другие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и другие составы для приготовления напитков».

Правовая охрана противопоставленного знака действует в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво».

Товар «пиво» - слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля (https://ru.wikipedia.org/).

Таким образом, правовая охрана противопоставленного знака действует в отношении товара, являющегося слабоалкогольным напитком, потребляемым лицами, достигшими 18 летнего возраста, а также людьми, употребляющими алкогольную продукцию, реализуемыми в специализированных отделах магазинов.

Из вышеприведенного следует, что заявленные товары 32 класса МКТУ являются неоднородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку отличаются назначением (утоление жажды и получение удовольствия от алкоголя), кругом потребителей, каналами реализации.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение по заявке №2016749719 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении вышеприведенных товаров 03 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.10.2018, отменить решение Роспатента от 28.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016749719.