Обозначение по заявке № 2016702232, поданной 26.01.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35, 38, 39 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки № 2016702232 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «AlKamilBooking.com» и расположенный ним изобразительный элемент в виде геральдического льва в профиль, размещенного на фоне округлой фигуры с острой треугольной вершиной и витыми симметричными узорами в нижней ее части. На фоне треугольной вершины расположено изображение покупательской тележки, внутри которой находится буква «Е». Элементы обозначения выполнены светлыми и размещены на темном фоне.

Роспатентом было принято решение от 27.04.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702232 в отношении услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации» с указанием элемента «com» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В отношении иных заявленных услуг (35, 39 и 43 классов МКТУ) в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с серией знаков обслуживания, включающих словесные элементы «Booking», «Букингком», по свидетельству № 552753 (приоритет от 25.02.2014) и по международным регистрациям №№ 940124 (приоритет от 12.03.2007), 1140888 (приоритет от 14.05.2012), 1140887 (приоритет от 08.05.2012, 1104711 (приоритет от 05.12.2011), принадлежащих Букинг.ком Б.В., Нидерланды.

В заключении экспертизы также отмечено, что в комбинированном обозначении наиболее сильным элементом является словесный («Booking.com»), так как он легче запоминается и именно на нем в первую очередь акцентируется внимание потребителя, при этом вероятность смешения сопоставляемых обозначений, используемых для индивидуализации услуг, доступных широкому кругу лиц (в данном случае – система интернет-бронирования) значительно выше, поскольку компания Букинг.ком Б.В., Нидерланды, – лидирующая компания в сфере онлайн-туризма с 1996 года, что подтверждается сведениями из сети Интернет (https://tonkosti.ru, http://niklenburg.com, http://kajftur.ru и др.).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения не совпадает с противопоставленными товарными знаками и с их словесными элементами, а является лишь сходным с ними за счет окончания «Booking.com»;

- необходимо учесть значимость этого совпадающего окончания, его силу и способность выполнять индивидуализирующую функцию: если оно является общеупотребимым, типовым, характеризующим услуги или слабым по каким-то другим причинам, то совпадение такого окончания словесного элемента со словесным элементом противопоставленных товарных знаков не может считаться достаточным для вывода о сходстве до степени смешения;

- часть «Booking.com» следует отнести к слабым элементам, так как элемент «com» – это общепринятое указание на уровень доменного имени, а слово «Booking» (англ. – заказ, размещение заказов, продажа билетов – см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» на http://dic.academic.ru) напрямую указывает на услуги, которые оказывает заявитель и владелец противопоставленных знаков (услуги по бронированию авиабилетов и гостиниц);

- элемент «Booking.com» используется многими лицами для указания на аналогичные услуги, не создавая какого-либо смешения с услугами правообладателя противопоставленных товарных знаков: www.abooking.com/en/, http://www.xbooking.com/; http://staybooking.com/, http://www.easvbookings.com/, http://www.cheapflightbooking.com/, http://www.roomsbooking.com/, http://www.avocadobooking.com, http://www.srsbooking.com/, http://www.gsbooking.com/, http://www.bookingbuddy.com/, http://www.voicebooking.com/, http://www.canary-booking.com/,www.table-booking.com, www.fastbooking-hotels.com,www.marriott.com/online-hotel-booking.mi, www.hotelbooking.com,www.francehotelbooking.com,www.hotelbookingsolutions.com, www.instantworldbooking.com,www.securehotelbooking.com и т.д.;

- слово «Booking» в его лексическом значении в английском языке (an arrangement you make to have a hotel room, tickets, etc. at a particular time in the future – организационные действия, предпринимаемые для обеспечения комнаты в отеле, билетов и т.д. в будущем, см. http://dictionary.cambridge.org), настолько знакомо потребителям, что в русском языке используется его калька «букинг» («Букинг – современная форма бронирования и резервирования услуг, преимущественно в виде онлайн заказа через интернет, с немедленным подтверждением статуса. Термин «Букинг» применим к таким категориям услуг как: отели, заказ столиков в ресторане, букинг авиабилетов, горящие туры и т.д (см. http://букинг.онлайн/));

- в самом перечне услуг, для которых охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 1104711, присутствует слово «booking»;

- запрещать лицам, использующим английский язык при оказании услуги по бронированию билетов и отелей, применять любые варианты слова «Booking» в сочетании с иными значимыми словами и элементами для указания на соответствующие услуги противоречит здравому смыслу и принципу справедливости;

- начальная часть словесного элемента заявленного обозначения «AlKamil» («Аль-Камиль») – это восточное имя, которое носили многие известные исторические личности – Аль-Камиль II Мухаммад ибн Гази, Аль-Камиль Насир ад-Дин Мухаммад ибн Ахмад или Аль-Камиль, Аль-Камиль Сайф ад-Дин Шабан ибн Мухаммад, известный как Шабан I аль-Камиль (https://ru.wikipedia.org), следовательно, заявленное обозначение может восприниматься как «букинг, бронирование от Аль-Камиля», где основную смысловую нагрузку несет значимая начальная часть словесного элемента, на которую падает логическое ударение;

- начальная часть «AlKamil» образует также значительную фонетическую разницу: она добавляет три слога, что фонетически делает заявленное обозначение (его словесный элемент) в два раза длиннее, чем противопоставленные;

- в связи с повышенной степенью описательности слова «Booking» отказ в предоставлении правовой охраны знакам «Booking.com» был направлен подавляющим большинством патентных ведомств, в том числе Роспатентом, а последующее предоставление охраны стало возможным только благодаря тому, что компания Букинг.ком Б.В. предоставила доказательства, подтверждающие, что обозначение приобрело различительную способность (отказ в предоставлении охраны был подтвержден в Корее, Молдове, Австралии, Беларуси, Израиле, США);

- заявленное обозначение, напротив, получило государственную регистрацию в ОАЭ (35, 38, 39 классы МКТУ), в странах Бенилюкс (35, 38, 39 и 43 классы МКТУ) и в Узбекистане, хотя, например, в последнем также охраняются противопоставленные товарные знаки;

- в целях указания на соответствующие услуги у всех иных лиц должна существовать возможность свободно использовать обозначение «Booking» в сочетании с другими значимыми словами, и это не нарушает прав Букинг.ком Б.В., Нидерланды;

- экспертиза не учла положение словесного элемента в заявленном комбинированном обозначении, а кроме того, вопреки вышеуказанным фактам, не признала слабость той его части «booking.com», которая совпадает с противопоставленными товарными знаками;

- часть услуг, указанных в заявке № 2016702232, не только не совпадает, но и далека от тех услуг, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки;

- услуги «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» (35 класс МКТУ), «транспортировка; упаковка и хранение товаров» (39 класс МКТУ), «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» (43 класс МКТУ) не однородны услугам по бронированию мест временного проживания, туристическим услугам, рекламным и маркетинговым услугам, услугам по предоставлению информации и консультаций в этих сферах;

- управление бизнесом и офисная служба являются услугами по ведению коммерческих дел соответствующих профессиональных участников рынка и никак не пересекаются с услугами в пользу тех, кому необходимо поехать в путешествие, забронировать гостиницу, квартиру для временного проживания, купить себе билет либо, напротив, прорекламировать свои предложения на этот счет среди тех, кто нуждается в этом.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 27.04.2017 и регистрации товарного знака № 2016702232 в отношении всех услуг, перечисленных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (26.01.2016) подачи заявки № 2016702232 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 регистрационный № 38572), действующие с 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Указанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает словесный элемент «AlKamilBooking.com», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде щита с изображенным на нем львом с крыльями.

Решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016702232 на основании сходных до степени смешения товарных знаков (знаку обслуживания), принадлежащих иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 552753 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита (знак [1]). Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 940124 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «BOOKING.COM», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита белого и светло-синего цветов, и изобразительные элементы в виде стилизованных земного шара и чемодана. Указанные элементы расположены на фоне прямоугольника темно-синего цвета (знак [2]). Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием элемента «COM» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный знак «» по международной регистрации № 1140888 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «Booking.com», выполненный стандартным шрифтом буквами английского алфавита белого и светло-синего цветов на фоне прямоугольника темно-синего цвета (знак [3]). Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием элемента «com» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный словесный знак «» по международной регистрации № 1140887 выполнен стандартным шрифтом буквами английского алфавита темно-синего и светло-синего цветов (знак [4]). Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием элемента «com» в качестве неохраняемого.

Противопоставленный словесный знак «» по международной регистрации № 1104711 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита (знак [5]). Правовая охрана данному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, с указанием элемента «COM» в качестве неохраняемого.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение включает элемент «AlKamilBooking.com» и изобразительный элемент в виде щита с изображением льва.

Следует отметить, что на формирование образа заявленного обозначения равным образом оказывают влияние оба эти элемента. При этом, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы.

В данном случае, это элемент «AlKamilBooking.com», причем графически данный элемент содержит три заглавные буквы «А», «К» и «В», а также точка, отделяющая часть «com», что в совокупности позволяет выделить в словесном элементе заявленного обозначения самостоятельные смысловые части «Al», «Kamil», «Booking» и «com».

Элемент «.com» представляет собой домен первого уровня в системе доменных имен Интернет-сети. Название доменного имени происходит от слова «коммерческий», указывая на его первоначальное предназначение – домены, зарегистрированные коммерческими организациями. Однако в настоящее время домен «.com» открыт для неограниченной регистрации (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/.com). Данный элемент не обладает различительной способностью на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, но ввиду своего положения в составе обозначения может являться неохраняемым элементом товарного знака.

С точки зрения смыслового восприятия, словесный элемент «Booking», действительно, переводится с английского языка как «заказ», «продажа билетов» (см. Большой англо-русский словарь ABBYY LINGVO, РУССКИЙ ЯЗЫК МЕДИА, Москва, 2007, Том 1, А-К, с. 286) и применяется в указанном значении при оказании ряда посреднических услуг (например, для обозначения системы взаимоотношений между артистом, клиентом и букинг-агентством, сформировавшим каталог артистов (см. https://ru/wikipedia.org)).

Вместе с тем правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1] – [5], основным элементом которых является словесный элемент «БУКИНГКОМ»/«Booking.com»/«BOOKING.COM», предоставлена в отношении услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ, относящихся, в том числе, к услугам по бронированию и связанными с ними услугами, а также услугам по предоставлению информации.

В этой связи коллегия считает правомерным противопоставление товарных знаков [1] – [5], а доводы заявителя о том, что элемент «BOOKING.COM» используется в составе множества доменных имен, неубедительными.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1] – [5] показал, что они являются сходными ввиду следующего.

С точки зрения фонетики, заявленное обозначение включает противопоставленные товарные знаки, что обеспечивает полное фонетическое вхождение противопоставленных обозначений в заявленное.

Семантически обозначения, включающие указанный элемент, следует признать сходными ввиду заимствования части «booking» в русский язык, что позволяет говорить о наличии сходных смысловых ассоциаций при восприятии словесных элементов «AlKamilBooking.com» и «Booking.com».

Указанные заявителем различия, обусловленные использованием в начальной части заявленного обозначения имени арабского происхождения, не позволяют признать сравниваемые обозначения несходными, поскольку наличие имени не меняет смысловые ассоциации, формируемые заявленным обозначением в целом и обусловленные наличием в нем части «Booking.com».

С точки зрения графического признака, выполнение словесных элементов сравниваемых знаков в стандартной шрифтовой манере снижает роль данного критерия при проведении анализа. Визуальные различия между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [1] – [5], обусловленные наличием изображения щита и льва, использованием темного фона в заявленном обозначении, а также использованием букв разных алфавитов при сравнении со знаком [1] не позволяют прийти к выводу о несходстве заявленного обозначения и знаков [1] – [5] ввиду включения в заявленное обозначение товарного знака иного лица.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] – [5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, то есть являются сходными.

Анализ однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2016702232, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1] – [5], показал следующее.

Заявленные услуги «реклама» (35 класс МКТУ) однородны, в частности, услугам «advertising services»/«рекламные услуги» (35 класс МКТУ), в отношении которых действует правовая охрана знака [2], поскольку они представляют собой одно и то же понятие.

Услуги 39 класса МКТУ «транспортировка», «организация путешествий однородны по виду, назначению, кругу потребителей, условиям оказания услугам «tourist agency services»/«услуги туристических агентств», «arranging of tours»/«организация экскурсий», «reservation and booking of travel tickets»/«заказ и бронирование проездных билетов», в отношении которых действует правовая охрана знаков [2] и [5].

Услуги «обеспечение временного проживания» 43 класса МКТУ однородны по назначению и условиям оказания, в частности, услугам «бронирование мест в гостиницах и жилья», «бронирование жилья на курортах и в курортных комплексах через электронные средства», «hotel reservation services»/«услуги бронирования отелей», в отношении которых действует правовая охрана знаков [1] и [2] – [5].

Следует отметить, что при определении вероятности отнесения потребителями к одному и тому же источнику происхождения сравниваемых услуг, маркированных заявленным обозначением и противопоставленными знаками, коллегия учитывала также сведения о правообладателе противопоставленных знаков, который использует их непосредственно на своем сайте «Booking.com», с помощью которого предоставляет услуги онлайн-бронирования отелей по всему миру (включая Россию). Сайт переведен на 43 языка, в том числе, на русский язык. Более 100000 отелей из различных стран мира рекламируют на сайте свои услуги. Услугами сайта ежемесячно пользуются более 20 миллионов человек. Компания имеет аккаунты в социальных сетях, таких как Facebook, Google+, Twitter и Linkedin, круг пользователей которых составляют миллионы человек.

Таким образом, в отношении заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками [1] – [5] в отношении вышеуказанных однородных услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ.

Вместе с тем коллегия считает убедительными доводы заявителя о том, что часть услуг заявленного перечня услуг не однородны услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Так, услуги «менеджмент в сфере бизнеса», «административная деятельность в сфере бизнеса», «офисная служба» 35 класса МКТУ, оказываемые в интересах третьих лиц, имеют иные вид и назначение (помощь в управлении и организации бизнеса»), направлены на удовлетворение потребностей исключительно коммерческих лиц, поэтому могут быть признаны неоднородными с услугами, перечисленными в перечнях противопоставленных регистраций.

Услуги «упаковка и хранение товаров» 39 класса МКТУ, а также «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» 43 класса МКТУ относятся к иным видам услуг, имеют иные назначение и круг потребителей, чем услуги, связанные с организацией бронирования и путешествий, указанных в перечнях знаков [1] – [5].

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] в отношении услуг «реклама» 35 класса МКТУ, «транспортировка, организация путешествий» 39 класса МКТУ, «обеспечение временного проживания» 43 класса МКТУ, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

Однако, в отношении иных услуг, не являющихся однородными услугам 35, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечнях знаков [1] – [5], заявленное обозначение соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием элемента «com» в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.09.2017, изменить решение Роспатента от 27.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016702232.