Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 25.10.2017 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1401587 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1401587 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «DISCOVERYREPLY», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бегущего человечка.

Согласно решению Роспатента от 19.07.2019 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1401587 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1401587 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками:

- товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству №600464 с приоритетом от 10.02.2016 в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса и услугам 42 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству №298842 с приоритетом от 27.02.2003 в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 42 классов МКТУ [2];

- знаком «DISCOVERY» по международной регистрации №1277425 с конвенционным приоритетом от 07.05.2014 в отношении товаров 09, 16 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 16 и услугам 42 классов МКТУ [3];

- товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству №377300 с приоритетом от 02.10.2007 в отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ [4];

- товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству №502821 с приоритетом от 13.04.2012 в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 38, 41 классов МКТУ [5].

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1-5] в силу различного фонетического, графического и семантического восприятия сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение является изобретенным словом, и неизвестно будет ли российский потребитель разделять каким-либо образом заявленное обозначение, и если будет, то каким именно образом;

- если предположить, что заявленное обозначение будет разделено как «DISCOVERY REPLY», оно может быть переведено с английского языка как «ответ-открытие; ответ-находка», а противопоставленные знаки могут быть переведены с английского языка как «открытие; обнаружение; находка», следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения с семантической точки зрения;

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено присутствием изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также выполнением словесного элемента оригинальным шрифтом;

- сферы интересов компании заявителя и владельцев противопоставленных знаков являются совершенно различными;

- заявленные товары и услуги и товары и услуги, содержащиеся в противопоставленных знаках имеют разную область применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, в виду чего, совместная встречаемость товаров и услуг на рынке отсутствует и не существует риска введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров / компании, оказывающей услуги;

- также, заявитель просит принять во внимание то обстоятельство, что вариант заявленного обозначения по международной регистрации № 1164711 уже охраняется на территории Российской Федерации для товаров и услуг 16, 38 и 41 классов МКТУ, дата предоставления охраны 14.05.2015.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 19.07.2019 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.10.2017) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак по международной регистрации №1401587 представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «DISCOVERYREPLY», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения бегущего человечка. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным «DISCOVERY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «DISCOVERY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «DISCOVERY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «DISCOVERY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является словесным «DISCOVERY», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38, 41 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1401587 в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-5].

Анализ заявленного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «DISCOVERYREPLY» представляет собой сложносоставное слово, которое состоит из:

- «DISCOVERY» - англ. «открытие; находка»;

- «REPLY» - англ. «ответ; отклик», см. Интернет, словари, https://www.translate.ru/.

Указанные семантические значения словесных элементов «DISCOVERY» и «REPLY» являются достаточно распространенными словами английского языка и их значение хорошо знакомо российскому потребителю, обладающему средними познаниями в области английского языка.

Таким образом, обозначение «DISCOVERYREPLY» состоит из двух значимых слов английского языка.

Так, при проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «DISCOVERY» (в переводе с английского языка означает «открытие; находка», см. Интернет, Яндекс, словари), то есть, противопоставленные знаки полностью фонетически и семантически входят в состав словесного элемента «DISCOVERYREPLY» заявленного обозначения.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в заявленном обозначении, то данный элемент не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При этом следует отметить, что степень сходства анализируемых обозначений является весьма высокой.

Анализ перечней сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ «Computer programs; software; computers; computer systems and telecommunication apparatus; software for the analysis of business data; cloud computing software; downloadable cloud computing software; application software for cloud computing services; electronic publications» («Компьютерные программы; программное обеспечение; компьютеры; компьютерные системы и телекоммуникационные устройства; программное обеспечение для анализа коммерческих данных; программное обеспечение облачных вычислений; загружаемое программное обеспечение для облачных вычислений; прикладное программное обеспечение для облачных вычислений; электронные публикации») и связанные с ними услуги 42 класса МКТУ «Software design and development; consultancy in the field of computers; computer systems integration services; computer technology and telecommunication consultancy; rental of computer software; development of computer software application solutions; professional consultancy relating to technology; consultancy and information services relating to information technology architecture and infrastructure; industrial process research; development of industrial processes; design and development of computer software for process control; design and development of operating software for cloud computing networks; consulting in the field of cloud computing networks and applications; cloud computing services; computer services for the analysis of data; integration of computer systems and networks; computer system integration services» («разработка и разработка программного обеспечения; консультирование в области компьютеров; услуги по интеграции компьютерных систем; консультирование по вопросам компьютерных технологий и телекоммуникаций; аренда компьютерного программного обеспечения; разработка прикладных компьютерных программных решений; профессиональные консультации по вопросам технологии; консультативные и информационные услуги, связанные с информационно-технической архитектурой и инфраструктурой; исследование производственного процесса; развитие промышленных процессов; разработка и разработка компьютерного программного обеспечения для управления технологическим процессом; разработка и разработка операционного программного обеспечения для облачных вычислительных сетей; консультирование в области облачных вычислительных сетей и приложений; услуги по облачным вычислениям; Компьютерные услуги по анализу данных; интеграция компьютерных систем и сетей; услуги по интеграции компьютерной системы» заявленного обозначения являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование компьютерное; встроенное программное обеспечение, прошивки или программное обеспечение; датчики, детекторы, включенные в класс 09, компьютеры и беспроводные приемопередатчики для обеспечения связи внутри транспортного средства, между транспортными средствами, с сотовыми телефонами, и с центрами обработки данных, в дополнение к тактильных, слышимым и визуальным интерфейсам для взаимодействия с пассажирами транспортного средства; оборудование для беспроводной передачи и получения данных для использования в связи с удаленными компьютерами для отслеживания, мониторинга и диагностики технического обслуживания автотранспортных средств и предоставления информации для водителей; прикладное программное обеспечение компьютера для смартфонов, карманных компьютеров и планшетных компьютеров для использования водителями транспортных средств и пассажиров для доступа, просмотра и взаимодействия с и загрузки информации и развлекательного контента; программное обеспечение и приложения, обеспечивающие пользователям удаленный доступ и доступ в автомобиле к функциям транспортных средств и функциям, относящимся к безопасности водителя, удобству, общению, развлечениям и навигации; программное обеспечение и приложения, позволяющие пользователям отслеживать и находить украденные автомобили, зарядить электронику, и хранить и синхронизировать собранные персональные данные пользователя и данные его транспортного средства; электронные модули интерфейса для проводного и беспроводного интерфейса мобильных телефонов и электронных медиа-плееров с автомобильной электрической системой; гарнитуры для компьютеров или для аудио, аудиовизуального или телекоммуникационного оборудования; персональные цифровые помощники; планшетные компьютеры; мультимедийные устройства; MP3 или MP4 приборы и оборудование; MP3 или MP4 записи; мобильные жесткие диски; универсальные приводы последовательной шины (USB); компьютерные мышки; коврики для мыши; программное обеспечение для компьютерных игр; камеры; веб-камеры (веб-камеры); бортовые камеры; камеры действий; датчики парковки и камеры заднего вида для транспортных средств; компакт-диски, проигрыватели компакт-дисков; диски для хранения цифровой информации; информация, представленная в электронной форме; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения информации в электронном виде; цифровая музыка; книги электронные цифровые; электронные издания; загружаемые мелодии; носители информации; контейнеры для хранения носителей информации; части и принадлежности для любого из вышеуказанных товаров, включенные в 09 класс» противопоставленного знака [1], товарами 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для обработки информации и компьютеры» противопоставленного знака [2], товарами 09 класса МКТУ «mouse pads; digital storage media, namely, blank flash drives; digital recording media, namely, CDs, DVDs, downloadable audio files featuring motor land vehicles; pre-recorded CDs featuring motor land vehicles» («коврики для мыши; цифровые носители данных, а именно пустые флеш-накопители; цифровые носители записи, а именно компакт-диски, DVD-диски, загружаемые аудиофайлы, содержащие автотранспортные средства наземного базирования; предварительно записанные компакт-диски с наземными транспортными средствами»), поскольку соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - компьютерам и компьютерным устройствам, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 16 класса МКТУ «Printed instructional and teaching materials in the field of business management, information technology and computerized information processing, user manuals in the field of business management, information technology and computerized information processing, brochures about business management, information technology, and computerized information processing, printed visual in the nature of information graphics and promotional material; illustrative material, namely, illustrations» («печатные учебно-методические материалы в области управления предпринимательской деятельностью, информационной технологии и компьютеризированной обработки информации, руководства для пользователей в области управления коммерческой деятельностью, информационной технологии и компьютеризированной обработки информации, брошюры по вопросам управления коммерческой деятельностью, информационной технологии и компьютеризированной обработки информации, печатные визуальные материалы в виде информационных графических и рекламных материалов; иллюстративный материал, а именно иллюстрации») заявленного обозначения являются однородными товарам 16 класса МКТУ «Printed matter; stationery; posters; maps; travel guides; books; periodicals; magazines; newspapers; printed publications; office requisites (other than furniture); instructional and teaching materials (other than apparatus); paper; drink mats; photographs; calendars; stickers; labels; decalcomanias; rulers; postcards; bookmarks; bookends; erasers; paperweights; book covers; diaries, notebooks, appointment books, address books and combinations of such goods and covers therefor; check book covers; passport covers and holders; folders, holders and covers, all intended for or containing notebooks, notepads, paper, pens, pencils, and/or erasers; art prints on canvas; vehicle excise disc holders made of plastic film or sheet materials; towels, napkins, serviettes, mats, coasters, handkerchiefs, tissues, cloths, absorbent wipes, and sanitary and hygienic materials, all made wholly or principally of paper and/or paper derivatives; wrapping and packing materials made wholly or principally of paper or plastics; plastic cling film; bags, sacks, and disposable covers all made wholly or principally of paper and/or plastic film or sheet materials; disposable paper protectors for carpets and seats; sheet materials wholly or principally of paper and/or paper derivatives for protecting, preserving and/or for storage purposes; disposable protectors for steering wheels and road wheels, all made of polythene or of plastic film or sheet materials; money clips; desk sets comprised of holders for paper and writing instruments; desktop organizers; writing and drawing instruments and materials» («печатный материал; канцелярские товары; плакаты; карты; путеводители; книги; периодические издания; журналы; газеты; печатные публикации; служебные реквизиты (кроме мебели); учебно-методические материалы (помимо технических средств); бумага; циновки напитка; фотографии; календари; этикетки; этикетки; декалькомании; правители; открытки; закладки; держатели для книг; резинки; пресс-папье; обложки книги; дневники, ноутбуки, дневники деловых встреч, адресные книги и комбинации таких товаров и покрытий для этого; покрытия чековой книжки; паспортные обложки и держатели; папки, держатели и обложки, предназначенные или содержащие записные книжки, блокноты, бумагу, ручки, карандаши и/или стирающие устройства; художественные отпечатки на холсте; держатели акцизных дисков транспортного средства из пластиковой пленки или листового материала; полотенца, салфетки, салфетки, циновки, каботажные суда, носовые платки, ткани, ткани, абсорбент вытирает, и санитарные и гигиенические материалы, все сделанные полностью или преимущественно бумажных и/или бумажных производных; оберточные и упаковочные материалы, изготовленные полностью или главным образом из бумаги или пластмассы; пластмассовая пищевая пленка; мешки, мешки и одноразовые крышки, изготовленные полностью или преимущественно из бумаги и/или пластиковой пленки или листового материала; одноразовые бумажные защитники для ковров и сидений; листовые материалы, полностью или преимущественно из бумаги и/или производных бумаги, предназначенные для защиты, сохранения и/или хранения; одноразовые защитные средства для рулевых колес и дорожных колес, изготовленные из полиэтилена или пластиковой пленки или листового материала; денежные клипы; кабинеты, состоящие из держателей бумажных и письменных инструментов; настольные организаторы; письменность и рисование инструментов и материалов») противопоставленного знака [3], товарам 16 класса МКТУ «журналы» противопоставленного знака [4], поскольку соотносятся как род/вид и относятся к одному виду товаров - печатной продукции, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «Business management; business data analysis services; customer relationship management; consultancy services regarding business strategies; business process re-engineering; business process management and consulting; advertising; business advice and consultancy relating to franchising; business process management and consultancy in the field of e-business» («управление бизнесом; услуги по анализу бизнес-данных; управление отношениями с клиентами; консультационные услуги в отношении бизнес-стратегий; реинжиниринг бизнес-процесса; управление бизнес-процессами и консультирование; реклама; консультирование по вопросам предпринимательской деятельности и консультирование по вопросам франчайзинга; управление бизнес-процессами и консультирование в области электронного бизнеса») заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» противопоставленного знака [2], поскольку относятся к одному виду услуг, а именно услугам по рекламе, услугам в области бизнеса, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ «Telecommunications, communication and transmission of data, messages and image through computers and computer system; transmission of data via the Internet; providing Internet access for e-business; digital network telecommunications services» («телекоммуникации, связь и передача данных, сообщений и изображений через компьютеры и компьютерные системы; передача данных через Интернет; обеспечение доступа к Интернету для электронных деловых операций; телекоммуникационные услуги цифровой сети») заявленного обозначения являются однородными услугам 38 класса МКТУ «услуги связи, в том числе передача и трансляция потоковых звуковых и аудиовизуальных записей посредством сети Интернет, кабельных сетей, беспроводных сетей, спутников или интерактивных мультимедиа-сетей; услуги аудио- и видеовещания в сети Интернет; передача информации в аудиовизуальном пространстве; телевизионное вещание; кабельное телевизионное вещание; спутниковое телевизионное вещание; услуги мобильной связи в виде электронной передачи материалов развлекательного характера; услуги подкастинга; Интернет-вещание; услуги по передачи видео по запросу; обеспечение интерактивными форумами для передачи сообщений между компьютерными пользователями» противопоставленного знака [5], поскольку относятся к одному виду услуг, а именно услугам в области связи, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «Training courses and seminars for business management, computer and telecommunication training» («учебные курсы и семинары по вопросам управления бизнесом, компьютерной и телекоммуникационной подготовки») заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения, в том числе мультимедийные программы на темы общих интересов, распространяемые посредством разнообразных платформ в многочисленных формах среды передачи данных; обеспечение развлекательной информации в отношении телевизионных программ посредством глобальной компьютерной сети; производство телевизионных программ; производство мультимедийных программ» противопоставленного знака [5], поскольку являются взаимодополняемыми, поскольку развлекательные услуги могут включать образовательный характер, а образовательные услуги могут нести функцию развлечения, следовательно, указанные услуги имеют одно назначение и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-5] в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что сферы деятельности компании заявителя и владельцев противопоставленных знаков являются совершенно различными, является неубедительным, поскольку в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса оценивается не фактическая деятельность, а объем правовой охраны товарных знаков.

Довод о том, что заявитель является правообладателем знака по международной регистрации №1164711, не может быть принят во внимание, поскольку данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.07.2019.