Оспариваемый товарный знак по заявке №2014724471 с приоритетом от 22.07.2014 зарегистрирован 19.10.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №554935 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «МаркетТренд», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник, выполненный в двух цветах. На фоне прямоугольника расположено стилизованное изображение сладости на палочке, состоящей из двух стилизованных перемешивающихся струй молока и шоколада. В нижней части изображения расположен словесный элемент «ЛЮМИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, коричневом, белом цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.04.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, использует в своей хозяйственной деятельности обозначение подобное оспариваемому товарному знаку для маркировки товаров 30 класса МКТУ;

- доминирующим элементом оспариваемого товарного знака является изображение конфеты, представляющей собой леденец на светящейся палочке, данное изображение является внешним видом товара, для индивидуализации которого данное обозначение было заявлено к регистрации, что противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку осуществляет торговлю аналогичной продукцией, в связи с чем ООО «МаркетТренд» обратился к лицу, подавшему возражение с исковым заявлением о запрете использования обозначения сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Данное заявление находится на рассмотрении Арбитражного суда города Москва в рамках дела №А40-19764/2017.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №554935 недействительной в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- компания ООО «МаркетТренд» с марта 2014 года реализует конфеты на светящейся палочке под товарными знаками «Люмик» по свидетельствам №№568151, 568152, 554935;

- продукция – конфеты по заказу правообладателя производится третьим лицом, с которым правообладатель работает на договорной основе, где содержится требование об эксклюзивности относительно производства конфет для территории Российской Федерации в упаковке;

- лицо, подавшее возражение, решением Арбитражного суда города Москвы по делу А40-19764/17-51-180 признано виновным в нарушении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№568152, 554935. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил указанное решение в силе;

- дизайн упаковки конфет был разработан в 2013 году и доработан в 2014 году. Выпуск конфет был начат в 2014 году, причем перед фабрикой была поставлена задача поддерживать дизайн упаковки и приблизить вид выпускаемых конфет к изображению на упаковке, что способствует лучшему запоминанию потребителями данной продукции.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №554935.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №554935 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов (пункт 2.3 (2.3.1) Правил) и общепринятые символы и термины (пункт 2.3.2) Правил).

Положения, в частности, предусмотренные в пункте (2.3.1) Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник, выполненный в двух цветах. На фоне прямоугольника расположено стилизованное изображение сладости на палочке, состоящей из двух стилизованных перемешивающихся струй молока и шоколада. В нижней части изображения расположен словесный элемент «ЛЮМИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в красном, оранжевом, желтом, зеленом, голубом, синем, фиолетовом, коричневом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

При подаче возражения лицом, его подавшим, были представлены сведения о том, что между правообладателем и ООО «Конфитой» существует судебный спор о нарушении последним исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№568152, 554935, принадлежащие правообладателю, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность ООО «Конфитой» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №554935 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Так, анализ материалов дела показал следующее.

Лицом, подавшим возражение, не приведены какие - либо источники информации, позволяющие сделать вывод о том, что оспариваемое обозначение представляет собой реалистическое изображение конфеты.

Вместе с тем, если обратиться к материалам заявки, то в описании изображения оспариваемого товарного знака указано, что оно содержит изображение из двух перемешивающихся струй жидкости типа молока и шоколада, образующих плотный вихрь, по центру которого размещена разноцветная ось, имеющая цвета радуги. В этой связи усматривается определенная графическая проработка, позволяющая сделать вывод о том, что данный товарный знак является оригинальным, содержащим лишь стилизованное изображение конфеты, а не реалистическое.

В силу изложенного коллегией сделан вывод о том, что рассматриваемое изображение является придуманным, оригинальным, следовательно, оспариваемый товарный знак по свидетельству №554935 обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия также учла тот факт, что изображение, выполненное в оспариваемом знаке, не является традиционным и безальтернативным для производителей товаров 30 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.04.2018 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №554935.