Словесный знак «ILSA» с конвенционным приоритетом от 29.01.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 21.06.2010 за № 1052798 в отношении товаров 08, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.04.2012 было принято решение, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1052798 для заявленных товаров 08 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано тем, что знак в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (TALLERES ILSA, S.A.) знаком по международной регистрации № 456596, приоритет 01.12.1980 [1].

В палату по патентным спорам 18.12.2012 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [1], которая на момент принятия решении Роспатента еще не была завершена. Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.11.2012 правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 456596 в отношении товаров 08 класса МКТУ была досрочно прекращена (далее – решение суда).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1052798 в отношении всех заявленных товаров 08, 11 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, была представлена переписка по международной регистрации № 1052798 (1) и копия решения суда (2).

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2013, заявителем было указано, что решение суда вступило в законную силу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.01.2010) международной регистрации № 1052798 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «ILSA» по международной регистрации № 1052798 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «ILSA», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита внутри стилизованного изображения листика клевера. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 08 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [1] знака показал, что они содержат в своем составе тождественный словесный элемент «ILSA», что обуславливает вывод о сходстве знаков. Товары 08 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны. Сходство знаков и однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1052798 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, в соответствии с решением суда (2) от 09.11.2012 правовая охрана знака по международной регистрации № 456596 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров 08 класса МКТУ.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1052798 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: удовлетворить возражение от 18.12.2012, отменить решение Роспатента от 16.04.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1052798.