Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.04.2006 за №305085 по заявке №2005727271/50 с приоритетом от 26.10.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» для товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 26.10.2015.

Роспатентом 24.01.2008 за №РД0031663 был зарегистрирован договор об уступке товарного знака по свидетельству №305085, согласно которому новым владельцем товарного знака является – Евро-Линк Маркетинг Лимитед, Республика Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Виктрия Хауз 306 (SC) (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 26.10.2015.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным обозначением и состоит из словесного и изобразительных элементов. Словесный элемент расположен под изобразительным и представлен словами «TOPAS ТОПАС», выполненными буквами латинского и русского языков, при этом словесные элементы размещены в два ряда. Изобразительный элемент выполнен в виде треугольника с окантовкой черного цвета, расположенного основанием вниз. В треугольник вписан другой треугольник синего цвета, также расположенный основанием вниз. С правой стороны треугольника выполнен третий треугольник зеленого цвета, расположенный основанием вверх таким образом, что оба треугольника образуют ромб. В верхней части треугольников расположены прямоугольники, разделенные на квадраты и расположенные под углом. В верхней части правого прямоугольника расположено изображение капли.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.01.2007, в котором изложено мнение о том, что регистрация №305085 противоречит требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 3 статьи 28 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и статьей 6 septies (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, зарегистрировавшее товарный знак по свидетельству №305085, являлось на момент подачи заявки и регистрации знака агентом и торговым представителем лица, подавшего возражение, который является обладателем исключительных прав на зарегистрированный в Чешской Республике – участнице Парижской конвенции, товарного знака № 228177 в отношении однородных товаров и услуг 11 и 37 классов МКТУ, с более ранним приоритетом от 19.03.1999;

- на продукцию Яна Топола в 1999 году получена необходимая разрешительная документация;

- Между Яном Тополом и ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» был подписан лицензионный договор о предоставлении неисключительной лицензии на патент Российской Федерации №262062, который зарегистрирован 16.01.2003 в Роспатенте за №15882/03;

- на основании данного договора ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» получило доступ к информации, составляющей коммерческую тайну Яна Топола, в частности, техническую документацию, необходимую для производства устройства очистки сточных вод;

- 17.09.2002 между сторонами было заключено соглашение об изменении условий лицензионного договора, согласно которому ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» получило право на исключительную лицензию по использованию изобретения с правом предоставления сублицензии;

- указанные изменения были зарегистрированы Роспатентом 20.06.2003;

- в 2003 году правообладатель направил в налоговые органы заявление о регистрации договора коммерческой концессии и соглашение об изменении условий лицензионного договора от 06.05.2003;

- таким образом, правообладатель товарного знака в одной из стран Союза (Ян Топол, Чешская республика) и правообладатель оспариваемой регистрации ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» были связаны определенными отношениями, благодаря которым ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» стала доступна информация, имеющая отношение к продукции, маркированной знаком «TOPAS»;

- информация об отношениях по лицензионному соглашению и выпускаемой в соответствии с ним продукции содержится в решении Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2004 и постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.06.2005 №КГ-А40/4751-05;

- положения лицензионного договора и действия ООО «Производственное объединение «Топол Эко» по его исполнению позволяют признать, что ООО «Производственное объединение «Топол Эко» отвечает критериям «представитель» Яна Топола в Российской Федерации;

- при этом договором правообладателю не было предоставлено разрешение регистрировать обозначение «TOPAS» в качестве товарного знака на собственное имя в нарушение положений Парижской конвенции, что в соответствии со статьей 28 Закона является основанием для признания такой регистрации недействительной. На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №305085 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- сведения о регистрации товарного знака в Чешской республики №228177, на 4 л. [1];

- сертификат соответствия № ROCC CZ. ПВ01.А01003 и гигиеническое заключение, на 3л. [2];

- отчет № 3/63/00 «Оценка эффективности установки для очистки бытовых сточных вод «ТОПАС» с целью определения возможности выдачи гигиенического заключения о безопасности», на 8 л. [3];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.485.П36419.11.1 от 27.11.2001, на 2 л. [4];

- лицензионный договор, заключенный между Яном Тополом и ЗАО «ТОПАС-М», и дополнение к нему, на 4 л. [5];

- заявление ООО ПО «Топол Эко» о регистрации договора коммерческой концессии, на 1 л. [6];

- исковое заявление ООО ПО «Топол Эко», на 3 л. [7];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 19.11.2004 по делу № А40- 47559/04-26-246, на 3 л. [8];

- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16.06.2005 № КГ-А40/4751-05, на 3 л. [9];

- рекламный буклет ООО ПО «Топол Эко» новейшие разработки и технологии очистки сточных вод», стр. 1-3, 22, 25, 56 1 и 4 страницы обложки, на 8 л. [10];

- сборник “Дренажные системы и очистные сооружения”, обложка и титульный лист книги, на 2 л. [11];

- рекламный буклет ООО ПО «Топол Эко» Аэрационные станции глубокой биологической очистки бытовых сточных вод с полным окислением» [12];

- Сертификат соответствия № РOCC RU ПВ 01.В.01812, на 1 л. [13];

- Сертификат соответствия № РОСС RU ME96.B01110, на 1 л. [14].

На заседаниях коллегии, состоявшихся 08.06.2007 и 01.11.2007, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- протокол адвокатского опроса гражданина Дысенко И.А. от 03.04.2007 [15];

- протокол адвокатского опроса гражданина Дысенко И.А. от 10.05.2007 [16];

- договор №031002/01 от 23.10.2002 между ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» и Байбородовым В.И. [17];

- договор №Т/09-9 от 24.09.2003 между ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» и ООО «ТЕХНОЛЮКС-Н» [18];

- договор №ДП-1-03-04 от 30.03.2004 между ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» и ООО НПО «ТОПОЛ-ЭКО» [19];

- дополнительное соглашение №2 об изменении и дополнении условий Договора №ДП-1-03-04 от 30.03.3004 [20];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.485.П.07291.03.3 от 31.03.03 [21];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.01.485.П.012127.06.05 от 24.06.2005 [22];

- лицензионный договор от 04.05.2005, заключенный между Яном Тополом (лицензиар) и ООО «Дысенко Ко» (лицензиат) [23];

- гигиеническое заключение №0485292 [24];

- сертификат соответствия №РОСС CZ.АЯ80.А02340 [25];

- сертификат соответствия №РОСС RU.GD01.В.01588 [26];

- станицы журнала «ПАРТНЕР-СОЮЗ» июль-август 2003 [27];

- страницы журнала «НОВОСТИ строительной индустрии» №1(21), январь 2004, №12(43) декабрь 2005 [28];

- страницы журнала «Строй комплекс среднего Урала» №3(75) 2004 [29];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.485.П.13460.06.3 от 04.06.2003 [30];

-санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.11.485.Д.004139.06.03 от 17.06.2003 [31];

- сертификат соответствия №РОСС RU.GD01.D02106 [32];

- постановление девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-10210,10212/2006-АК от 07.11.2006 [33];

- решение арбитражного суда г. Москвы от 20.12.2006 по делу №А40- 29179/06-131-162 [34];

- договоры купли-продажи продукции, которая будет создана продавцом в будущем №031002/01 от 23.10.2002, №12/11 от 11.12.2002 [35];

- договор купли-продажи №Т09-9 от 24.09.2003 [36];

- договор подряда №ДП-1-03-04 от 30.03.2004 [37];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.01.06.485.П.07291.03.3 от 31.03.2003 [38];

-санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.01.485.П.012127.06.05 от 24.06.2005 [39];

- Претензия от 22.06.2004, адресованная ЗАО «СБМ-Групп» [40];

- письмо ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО» от 07.09.2005 [41];

- страница журнала «Строительство/Ремонт/Недвижимость» №7(19) июль 2000 [42].

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с приведенными в нем доводами, аргументируя следующим:

- на отношения, возникающие в силу заключенного лицензионного договора, положения статьи 6 septies Парижской конвенции не распространяются;

- ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» не являлось агентом и представителем Яна Топола, поскольку вводит в гражданский оборот и рекламирует свою продукцию, изготовленную по лицензии, оно не является распространителем изделий, произведенных лицензиаром;

- с 2002 года и по настоящий момент ООО «ПО ТОПОЛ ЭКО» активно использует наименование «ТОПАС/TOPAS» для очистки сточных вод, производимых в соответствии с зарегистрированным лицензионным договором, рекламирует свою продукцию, информирует потребителей об изобретателе и патентообладателе.

К отзыву представлены копии следующих материалов:

- типовой агентский контракт № М1.1, на 3 л. [43];

- типовой дистрибьюторский контракт, на 6 л. [44];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2006 по делу № А40- 50222/06-122-271, на 5 л. [45];

- письмо УФНС России по г. Москве от 21.04.2006 № 09-11н/32247, на 2 л. [46];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 06.09.2006 по делу № А40- 57017/05-67-348, постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 17.11.2006 № 09АП-15068/2006-ГК, постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 марта 2007 года по делу № А40-57017/05-67-348 на 12 л. [47];

- страницы журнала «Обустройство и ремонт», журнала «Строн», каталога «Новейшие разработки и технологии очистки сточных вод» от 2006 года, на 26 л. [48];

- устав и учредительный договор ООО ПО «ТОПОЛ-ЭКО», копия выписки из ЕГРЮЛ на 16 л. [49];

- решение по заявке № 2004715562/50, на 4 л. [50];

- сертификат соответствия № РОСС RU.ПВ01.В.01812 от 27.08.2002, на 1 л. [51];

- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.485.П.07291.03.3 от 31.03.2003 на 1 л. [52];

- сертификат соответствия № РОСС RU.ME96.B01110 от 29.06.2005, на 1 л. [53];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №50.99.01.485.П.012127.06.05 от 24.06.2005, на 1 л. [54];

- сертификат соответствия № РОСС RU.ME.96.В.01586 с приложением от 06.07.2006, на 2 л. [55];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.02.489.Д.004682.06.06. от 02.06.2006, на 1 л. [56];

- санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.02.489.Т.000976.06.06. от 02.06.2006, на 1 л. [57];

- экологический сертификат соответствия № СЕР (906)-Г-5/ОС-55 АБГ от 05.02.2007, на 1 л. [58];

- решение Арбитражного суда г. Москвы от 04.10.2005 по делу № А40- 35294/05-93-298 и от 19.11.2004 по делу № А40-47559/04-26-246, на 7 л. [59].

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.12.2007 правовая охрана товарного знака по свидетельству №305085 была оставлена в силе. Основанием послужило отсутствие тождества оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству №228177, зарегистрированного на имя Ян Топола в Чехии.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года по делу №09АП-7348/2009-АК признано незаконным и отменено решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 29 декабря 2007, которым правовая охрана комбинированного товарного знака со словесным элементом «TOPAS ТОПАС» по свидетельству №305085 была оставлена в силе.

В соответствии с положениями статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения государственного органа влечет за собой восстановление положения, существовавшего на дату нарушения права.

Таким образом, во исполнение указанного Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда возражение Яна Топола от 16.01.2007 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.10.2010 поступило дополнение к отзыву на возражение, в котором изложено следующее:

- согласно п. 1.2 лицензионного договора, указанного в возражении, его предметом является производство и продажа установок очистки сточных вод по патенту №2162062;

- в лицензионном договоре не содержится обязательств по использованию для маркировки продукции обозначения «TOPAS»;

- согласно п. 1.6 Договора, лицензиар ни в коем случае не отвечает за качество продукции лицензиата, а лицензиат отвечает в полном объеме за убытки, причиненные заказчику в результате эксплуатации его изделия;

- в соответствии с п.10.2 Договора, каждая из договаривающихся сторон имеет право договор расторгнуть, причем срок предупреждения о расторжении составляет 6 месяцев со дня вручения предупреждения о расторжении договора другой стороне;

- в случае расторжения договора лицензиат немедленно лишается права производить, использовать и продавать лицензионные изделия;

- 05 сентября 2005 года лицензиат получил от лицензиара уведомление о расторжении лицензионного договора;

- на момент подачи заявки – 26.10.2005 года Ян Топол и правообладатель товарного знака по свидетельству №305085 не были связаны хозяйственными отношениями, которые позволяли бы рассматривать правообладателя в качестве агента лица, подавшего возражение;

- суды кассационной и апелляционной инстанций не исследовали вопрос о возможности рассмотрения правообладателя в качестве агента лица, подавшего возражение, после получения правообладателем 05.09.2005 уведомления об одностороннем расторжении договора;

- судом не оценен тот факт, что лицензиар, в соответствии с пунктом 1.6 Договора отказался от ответственности за качество продукции лицензиата и не предусмотрел в договоре каких-либо мер по контролю за качеством продукции со своей стороны;

- в настоящее время правообладатель является владельцем серии товарных знаков, включающих словесные элементы «ТОПАС»/«TOPAS»(свидетельства №229299 и №305085), при этом исключительные права на товарный знак по свидетельству №229299 были приобретены правообладателем у ООО «ТОПАС-М»;

- лицензионный договор на использование патента №216062 по заявлению Яна Топола был признан недействительным по решению Арбитражного суда г.Москвы по делу №А40053718/05-5-443 в части предоставления права на использование изобретения по патенту РФ на изобретение №216062;

- ввиду отсутствия доказанности факта передачи какой-либо конфиденциальной информации от лицензиара лицензиату при исполнении лицензионного договора, обязательства лицензиата по сохранению непереданной информации не могут служить основанием для вывода о «возникновении доверительных отношений» между сторонами, поскольку отсутствует сам предмет таких отношений;

- иных документов, подтверждающих действия, включающие элементы представительства, в деле нет;

- на дату 26.10.2005 подачи заявки №2005727271 между Яном Тополом и ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО» не существовало доверительных отношений, характерных для агента и принципала;

- ввиду изложенного оспариваемый товарный знак не противоречит положениям статьи 6 septies Парижской конвенции.

На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2011, правообладатель представил дополнение к отзыву на возражение, в котором изложено следующее:

- решением коллегии Палаты по патентным спорам от 11.02.2011 патент на изобретение №2162062 в отношении установки для осуществления способа очистки сточных вод был признан недействительным в связи с несоответствием изобретения условиям охраноспособности;

- то есть упомянутая установка по своей технической сущности являлась комбинацией давно известных решений и не требовала для своей реализации изобретательского творчества;

- лицензиар, вопреки условиям лицензионного договора, не снабжал лицензиата средствами индивидуализации продукции;

- весь риск продвижения на российский рынок установки очистки сточных вод под маркой «TOPAS» при наличии в России аналогичного товарного знака, зарегистрированного на третье лицо, в отношении однородных товаров и услуг, несло только ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО»;

- благодаря действиям ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» установки «TOPAS» завоевали существенный сегмент российского рынка.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305085.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.10.2005) приоритета товарного знака по свидетельству №305085 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Парижскую конвенцию.

Коллегия также руководствовалась нормами Кодекса для целей рассмотрения процессуальных аспектов данного спора.

В соответствии с пунктом 1.9 Правил ППС в Палату по патентным спорам может быть подано в соответствии с Законом Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.

Пунктом 2.1 Правил ППС установлено, что возражение, предусмотренное пунктом 1.9 Правил ППС, подается заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств - участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований, установленных данной конвенцией.

В соответствии со статьей 6 septies (1) Парижской конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформление регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Товарный знак по свидетельству №305085 является комбинированным обозначением, состоящим из изобразительных элементов в виде треугольника с окантовкой черного цвета, расположенного основанием вниз, вписанного в него второго треугольника синего цвета, и расположенного рядом третьего треугольника зеленого цвета, пересеченных в верхней части прямоугольниками, разделенными на квадраты с изображением капли. Под изобразительной частью представлены расположенные в две строки словесные элементы «TOPAS», «ТОПАС», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов (слово TOPAS размещено над словом ТОПАС).

Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ на имя ООО Производственное объединение «ТОПОЛ-ЭКО». С 24.01.2008 правообладателем товарного знака является Евро-Линк Маркетинг Лимитед, Республика Сейшельские острова, Маэ, Виктория, Виктрия Хауз 306 (SC).

Лицо, подавшее возражение – Ян Топол, является обладателем исключительных прав на комбинированное обозначение с тождественным словесным элементом «TOPAS», которое зарегистрировано в качестве товарного знака в стране происхождения Чешская республика в отношении товаров 11 класса МКТУ – очистные сооружения сточных вод и услуг 37 класса МКТУ – строительство, включая выполнение изменений, ремонтные работы в зданиях и их устранение.

В силу тождества словесного элемента «TOPAS», присутствующего в составе оспариваемого товарного знака и товарного знака, зарегистрированного в Чешской республике, сравниваемые товарные знаки являются сходными.

В Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года по делу №09АП-7348/2009-АК отмечено, что «положения статьи 6 (1) septies Парижской конвенции по охране промышленной собственности не исключают защиту прав и законных интересов владельца товарного знака в случае регистрации без его разрешения агентом или представителем сходного до степени смешения товарного знака».

Следовательно, положения статьи 6 (1) septies Парижской конвенции применимы в рассматриваемой ситуации.

На территории Российской Федерации Ян Топол является патентообладателем изобретения «способ очистки сточных вод и установка для осуществления способа» (патент №2162062). На основании лицензионного договора, зарегистрированного Роспатентом 16.01.2003 за №15882/03, Ян Топол предоставил ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» неисключительную лицензию на указанный патент для целей производства и продажи установок очистки сточных вод.

В этой связи в Постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 мая 2010 года по делу №09АП-7348/2009-АК указано, что «для целей статьи 6 septies Парижской конвенции такие внедоговорные обязательства в силу использования изобретения по патенту №2162062 и технической информации для производства установок по лицензии, а также представления интересов иностранного предпринимателя в России по защите его патентных прав могут рассматриваться как отношения агента, представителя для целей статьи 6 septies Парижской конвенции».

Таким образом, владелец сходного знака в одной из стран Союза (Ян Топол) и ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» были связаны определенными хозяйственными отношениями, что дает основания рассматривать ООО Производственное объединение «ТОПОЛ ЭКО» в качестве агента лица, подавшего возражение.

Поскольку Ян Топол не давал разрешения ООО Производственному объединению «ТОПОЛ ЭКО» на регистрацию сходного товарного знака со словесным элементом «TOPAS»/«ТОПАС» на территории Российской Федерации, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что регистрация товарного знака по свидетельству №305085 противоречит подпункту 1 пункта 3 статьи 28 Закона и статье 6 septies (1) Парижской конвенции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.01.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному по свидетельству №305085 недействительным полностью.