Регистрация товарного знака «»по заявке №2021778093 от 26.11.2021 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 02.03.2023 за № 925150. Товарный знак зарегистрирован на имя Ромашкова Андрея Сергеевича, 196601, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Конюшенная, 8, А, 6 (RU) (далее – правообладатель), в отношении услуг 39, 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 925150 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков «» по свидетельству №613996 с приоритетом от 09.06.2016, “” по свидетельству № 743680 с приоритетом от 15.08.2018, “” по свидетельству №911441 с приоритетом от 17.01.2022, зарегистрированных в отношении однородных оспариваемым услуг 39, 43 классов МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сопоставление словесных обозначений «ЖАВОРОНОК» и «LARK» («ЛАРК»), который при переводе с английского означает «ЖАВОРОНОК», показывает их сходство.

Согласно доводам возражения, словесные обозначения «ЖАВОРОНОК» в товарных знаках № 613996 и № 743680 и словесное обозначение «THE LARK» («ЗЕ ЛАРК») выполнены сходным узким шрифтом без засечек, заглавными буквами; расстояние между символами в обоих случаях небольшое, что указывает на их графическое сходство.

Также лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что сравниваемые изображения сходным образом (силуэтно) изображают один и тот же объект - жаворонка, что существенным образом влияет на впечатление от обозначений и ассоциирует их друг с другом.

В возражении сообщается, что услуги 39 и 43 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана серии товарных знаков лица, подавшего возражение, и услуги 39 и 43 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака, относятся к одному виду и роду - услуги общественного питания, службы доставки еды, рестораны, кафе, услуги по временному размещению.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на приобретенную известность заведениями, работающими под противопоставляемыми товарными знаками. Так, сообщается, что о деятельности кафе-пекарни «ЖАВОРОНОК» на сервисе «Яндекс Карты» размещено более 700 отзывов, в поисковой системе «Google» - более 600 со средними оценками 4,7 и 4,6 соответственно, что подтверждает его популярность (Приложения № 5, 6 к Возражению). При этом первые отзывы посетителей в поисковой системе «Google» размещены около 6 лет назад, на сервисе «Яндекс Карты» - в мае 2021 года. Также информация о кафе опубликована в одном из самых распространенных туристических сервисов - «TripAdvisor» (Приложение № 7 к Возражению), на основании оценок на котором кафе-пекарня «ЖАВОРОНОК» занимает 1 529 место из 11 071 ресторана Москвы (входит в 15% наиболее высоко оцененных пользователями «TripAdvisor» заведений). Ресторан «LARK CAFE» по состоянию на ноябрь 2023 г. имеет более 200 отзывов на сервисе «Яндекс Карты» со средней оценкой 4,5 (Приложение № 8 к Возражению), а также стало финалистом XVIII Национальной премии за лучшую новую ресторанную концепцию «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» (Приложение № 9 к Возражению). Информация о деятельности кафе-пекарни «ЖАВОРОНОК» и ресторана «LARK CAFE», меню, часах работы представлена на всех крупнейших платформах, включая «Яндекс Карты» и «2gis».

Сообщается также, что дизайн интерьера гастробара «THE LARK», для индивидуализации деятельности которого используется оспариваемый товарный знак, сходен с оформлением помещений заведений «ЖАВОРОНОК» и «LARK CAFE». Так, в оформлении использованы сходные цветовые сочетания, а также деревянные панели.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №925150 недействительным в всех услуг 39, 43 классов МКТУ.

В подтверждение доводов возражения представлены следующие материалы:

1. Распечатка с официального сайта кафе-пекарни «Жаворонок» (https://zhavoronok.cafe/);

2. Распечатка с официального сайта ресторана «Lark cafe» (https://lark-cafe.ru/);

3. Распечатка с сайта https://vandex.ru/maps/ora/zhavoronok/208841899265/?ll=37.748260%2C55.658085&z;

4. Распечатка результатов поиска по словосочетанию «Кафе Жаворонок» в поисковой системе Google;

5. Распечатка с сайта https://www.tripadvisor.ru/RestaurantReview-a?98484-dl2363601-Reviews-Zhavoronok-Mosc ow Central Russia.html;

6. Распечатка с сайта https://vandex.ru/maps/ora/lark kafe/?431136310?3/71l=37.700361%7C55.751103&7=16;

7. Распечатка с сайта https://palmafest.ru/obvavlenv-finalistv-xviii-naczionalnoi-premii-za-luchshuvu-novuyu-restora nnuvu-konczepcziyu-palmovava-vetv-restorannogo-biznesa/ ;

8. Распечатка с сайта https://2qis.ru/moscow/firm/70000001025518782;

9. Распечатка с сайта https://2qis.ru/moscow/firm/7000000106103546.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам.

В отзыве сообщается, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №911441 имеет дату приоритета 17.01.2022 г., тогда как оспариваемый товарный знак №925150 имеет дату приоритета 26.11.2021, следовательно, товарный знак по свидетельству №911441 не является релевантным и не должен рассматриваться по данному возражению.

Товарный "THE LARK" и товарные знаки "ЖАВОРОНОК" не имеют фонетического признака сходства, характеризуются лишь близостью смыслового восприятия. Словесный элемент «THE LARK», выполненный буквами английского алфавита, вероятнее будет восприниматься потребителями в качестве фантазийного, и поэтому семантический критерий сходства является второстепенным.

При этом в отзыве отмечается, что слово «LARK» имеет несколько значений: «Жаворонок»; «Шутка»; «Забава». Таким образом, по мнению правообладателя, по семантическому критерию нельзя сделать вывод, что данное слово будет воспринято рядовым потребителем только как «Жаворонок».

Правообладатель обращает внимание на то, что о несходство слов, имеющих разную транслитерацию, отражено в решениях Роспатента от 30 сентября 2020 г. по заявке №2018730395/33 “Об оставлении в силе правовой охраны "САНСЕТ"; от 29 ноября 2019 г. по заявке №2015710355 “Об оставлении в силе правовой охраны "РАССВЕТ".

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака и отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.11.2021) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии;

3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки «» по свидетельству №613996 с приоритетом от 09.06.2016, “” по свидетельству № 743680 с приоритетом от 15.08.2018, “” по свидетельству №911441 с приоритетом от 17.01.2022, сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №925150 с приоритетом от 26.11.2021 является комбинированным, состоит из словесных элементов «The Lark», выполненных буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы.

Противопоставленные товарные знаки [1] знаки «» по свидетельству №613996 с приоритетом от 09.06.2016, [2] «» по свидетельству № 743680 с приоритетом от 15.08.2018, [3] по свидетельству №911441 с приоритетом от 17.01.2022 являются комбинированными. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Коллегия обращает внимание на то, что товарный знак по свидетельству №911441 имеет более поздний приоритет (17.01.2022), чем приоритет оспариваемого товарного знака (26.11.2021), следовательно, не может быть предметом противопоставления. Таким образом, товарный знак товарный знак [3] не подлежит сопоставлению в качестве противопоставления.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №925150 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые товарные знаки являются комбинированными, включают словесные и изобразительные элементы, следовательно, они подлежат сравнению одновременно по нескольким критериям сходства: словесных элементов, изобразительных элементов, общему зрительному впечатлению.

Оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «THE LARK», противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат словесный элемент «ЖАВОРОНОК».

С точки зрения фонетического критерия сходства, словесные элементы «THE LARK» и «ЖАВОРОНОК» не имеют признаков сходства, так как состоят из разного количества неповторяющихся звуков и букв, расположенных в неповторяющейся последовательности. Отсутствуют признаки совпадения или сходства звучания.

Коллегия установила при этом, что семантически сопоставляемые словесные элементы являются совпадающими по заложенным идеям, так как слово «LARK» в переводе с английского языка на русский имеет значение «жаворонок».

Вместе с тем, несмотря на совпадение смыслового содержание, фонетически и визуально сопоставляемые словесные не имеют признаков сходства, так как имеют разный звуковой ряд и написаны буквами разного алфавита, имеют разную визуальную длину словесной части.

Сопоставление изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков «» и «» свидетельствует только о том, что в двух случаях изображена птица, при этом по представленным картинкам соотнести графический образ с птицей конкретного семейства (жаворонок) не представляется возможным, так как изобразительные элементы являются стилизованными, оригинальными, поэтому нельзя сделать вывод о совпадении идей, заложенных в сопоставляемые элементы. Сравнение изобразительных элементов по внешнему контуру, наличию признаков симметрии сравниваемых фигур относительно друг друга показало отсутствие признаков сходства. Сравнение цветовой гаммы имеет совпадение в темном фоне в сравниваемых случаях, что является стандартным фоном, при этом цвет выполнения фигур птиц отличается (белый в противопоставляемых знаках и желтый в оспариваемом).

Общее зрительное впечатление от обозначений различное за счет разной внешней формы контура обозначений (округлая и квадратная), разных фигур, расположенных внутри плашки, и не сходных словесных элементов.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что сопоставляемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, не являются сходными.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №613996 зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками (кафе); услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов», которым однородны все услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, поскольку совпадают по своей родовой принадлежности (услуги по обеспечению питанием и временного проживания, включая сопутствующие им услуги проката оборудования).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №743680 зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 39 класса МКТУ «аренда складов; бутилирование / услуга розлива в бутылки; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат морозильных камер; расфасовка товаров; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; хранение товаров; хранение товаров на складах», которым однородны следующие услуги 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда погребов винных электрических; аренда складов; бутилирование; водораспределение; водоснабжение; хранение отходов; предоставление информации об услугах хранения; прокат контейнеров для хранения; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; расфасовка товаров; транспортировка трубопроводная; упаковка товаров; услуга розлива в бутылки; услуги по упаковке подарков; услуги хранения багажа; хранение данных или документов на электронных носителях; хранение лодок; хранение товаров; хранение товаров на складах; » оспариваемого товарного знака, так как совпадают по родовым группам (хранение, аренда складов, водораспределение), назначению и кругу потребителей.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных однородных услуг 39, 43 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №613996, №743680 не являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных услуг 39, 43 классов МКТУ, а, поэтому, не выявлены нарушения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака.

При этом остальная часть услуг 39 класса МКТУ оспариваемого знака «авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспаренда летательных аппаратов; аренда тракторов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование в случае повреждения транспортных средств; франкирование корреспонденции; фрахт [перевозка товаров на судах]; фрахтование; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; загрузка торговых аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; логистика транспортная; операции спасательные [транспорт]; организация круизов; организация пассажирских перевозок для третьих лиц через онлайн-приложение; организация перевозок по туристическим маршрутам; оформление туристических виз и проездных документов для лиц, выезжающих за границу; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; экспедирование грузов перевозка мебели; перевозка на лихтерах; перевозка на паромах; перевозка при переезде; перевозка путешественников; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки баржами; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; перевозки санитарные; перевозки трамвайные; переноска грузов; пилотирование гражданских дронов; подъем затонувших судов; пополнение банкоматов наличными деньгами; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; предоставление информации в области маршрутов движения; предоставление информации о движении транспорта; предоставление информации по вопросам перевозок; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат гоночных машин; прокат двигателей для летательных аппаратов; прокат железнодорожного состава; прокат кресел-колясок; прокат лошадей; прокат навигационных систем; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; распределение электроэнергии; распределение энергии; сбор вторсырья [транспорт]; сервисы карпулинга; сервисы по совместному использованию автомобилей; служба ледокольная; служба лоцманская; сопровождение путешественников; управление шлюзами; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водного прогулочного транспорта; услуги каршеринга; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные; услуги такси; услуги транспортные; услуги транспортные для экскурсий» признана коллегией неоднородной услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству №743680, так как перечисленные услуги представляют собой транспортные услуги и услуги, связанные с сопровождением грузов, сопровождением стоянки транспортных средств, что не пересекается с услугами водоснабжения и хранения товаров противопоставленного знака.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о фактическом совпадении интерьерных решений внутри заведений, оказывающих услуги питания под сравниваемыми обозначениями, то данное обстоятельство не подлежит исследованию, так как при применении пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сопоставлению подлежат зарегистрированные товарные знаки на предмет их сходства и однородности. Данный анализ приведен выше в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №925150.