Обозначение «» по заявке №2019758811 было подано 19.11.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 34 и услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019758811 было принято 17.06.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ESTATES», зарегистрированным под №531271 на имя Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Глоуб Хаус, 4 Темпл Плейс, Лондон WC2R 2PG, Великобритания, в отношении товаров 34 класса, признанных однородными заявленным товарам и услугам 04 07 34 41 43 классов.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Hookah» (в переводе с английского языка означает «кальян» - восточный курительный прибор, посредством которого табачный дым пропускается через воду и охлаждается; кальянная - это заведение, основной услугой которого является предоставление хорошо организованного пространства для курения кальяна. https://translate.google.ru/, https://ushakovdictionary.ru/, https://www.translate.ru/), в отношении части товаров 34 класса (ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные) и всех товаров и услуг 04, 07, 41, 43 классов не обладает различительной способностью, указывает на назначение, свойство товаров и услуг, указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении других товаров 34 класса заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести потребителей в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель просит пересмотреть решение Роспатента в связи с тем, что им было получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака.

Заявитель также просит исключить из перечня товаров 34 класса МКТУ все товары, в отношении которых заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, свойств и назначения товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с ходатайством о сокращении объема испрашиваемой правовой охраны заявленный перечень товаров и услуг выглядит следующим образом: 04 - брикеты топливные; уголь древесный [топливо].

07 - испарители воздушные; конденсаторы [пара] [детали машин]; конденсаторы воздушные; машины для обработки табака; машины для упаковки; машины паровые.

34 - ароматизаторы для табака, кроме эфирных масел; баллончики газовые для зажигалок; зажигалки для прикуривания; кисеты для табака; книжечки курительной бумаги; коробки спичечные; пепельницы; плевательницы для табака; подставки для курительных трубок; сосуды для табака; спичечницы; спички; спреи для полости рта для курящих; табак; табак жевательный; табак нюхательный; табакерки; травы курительные.

41 - клубы-кафе ночные [развлечение]; организация досуга; развлечение гостей; развлечения; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы. 43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.

Заявитель также согласился с включением словесного элемента «НООКАН» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- заявление о внесении изменений в перечень товаров и услуг;

- комплект документов, включая согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №531271 и сопроводительное письмо на английском языке и нотариальный перевод с английского языка на русский язык.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.11.2021, заявитель представил оригинал упомянутого письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака, а также ходатайство об исключении из перечня услуг 41 класса МКТУ позицию «услуги клубов [просвещение]», оставив позицию «услуги клубов [развлечение]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (19.11.2019) заявки №2019758811 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию товарного знака подано комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ESTATE», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым размещен словесный элемент «НООКАН», выполненный заглавными буквами латинского алфавита значительно более мелким шрифтом, близким к стандартному, а также изобразительный элемент в виде головы льва, размещенного в центре графического переплетающегося орнамента. Орнамент и изображение головы льва обрамляют двойные окружности.

Заявитель ограничил перечень, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, исключив из него все товары 34 класса МКТУ, в отношении которых словесный элемент «НООКАН» (hookah – кальян) будет являться ложным и способным ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров, и услугу 41 класса МКТУ, относящуюся к услугам клубов в области просвещения. Кроме того, заявитель выразил согласие на включение словесного элемента «НООКАН» в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2019758811 был указан словесный товарный знак «ESTATES» по свидетельству №531271, зарегистрированный в отношении товаров 34 класса МКТУ 34 - сигареты; табак; табачные изделия; зажигалки для закуривания; спички; курительные принадлежности» на имя компании на имя Данхилл Тобакко оф Лондон Лимитед, Великобритания.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019758811 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют фонетические и графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.10.2021, отменить решение Роспатента от 17.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019758811.