Обозначение по заявке № 2010707430 с приоритетом от 11.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «SHAP» с восклицательным знаком и изобразительного элемента в виде «солнышка». Обозначение исполнено в бордовом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом принято решение от 27.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707430 в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217, 155218 и 153503, принадлежащими иному лицу и имеющими более ранние приоритеты.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 27.07.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- анализ на сходство заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «SHAP!», противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесным элементом «SHAPO» и словесного товарного знака «» показал, что сравниваемые обозначения нельзя признать сходными ввиду их фонетических, графических и семантических отличий;

- заявленное обозначение «SHAP!» и противопоставленный товарный знак «» производят различное зрительное впечатление за счет использования букв различных алфавитов, различных шрифтов, а также различаются количеством звуков и звукосочетаний, количеством слогов, ударениями в словах;

- сравнительный анализ заявленного обозначения «SHAP!» и противопоставленных товарных знаков «SHAPO» показал, что их фонетическое отличие состоит в разном количестве звуков и звукосочетаний, количестве слогов, в несовпадении ударений в словах, при этом в противопоставленных товарных знаках последний звук «о» является доминирующим, и внимание фиксируется на нем, так как на него падает ударение;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «SHAPO» имеют различное графическое исполнение, определяемое видом шрифта, характером написания и расположением букв в словах, кроме того, сравниваемые обозначения выполнены в разном цветовом сочетании и содержат разные графические элементы;

- в смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки также нельзя признать сходными, поскольку они несут различную смысловую нагрузку;

- словесный элемент заявленного обозначения имеет сходство со словом «Shape», означающим форму, образ, в то время как противопоставленные товарные знаки имеют сходство с французским словом «Chapeau», означающим головной убор;

- противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707430 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложено заключение лингвистической экспертизы, содержащее выводы о фонетическом, семантическом и графическом несходстве обозначения «SHAP!» с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217 и 155218.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (11.03.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род/вид товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесного элемента «SHAP» с восклицательным знаком и изобразительного элемента в виде «солнышка». Обозначение исполнено в бордовом и белом цветовом сочетании.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение, указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 155217, 155218 и 153503.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 155217 является комбинированным и состоит из словесного элемента «SHAPO», выполненного буквами латинского алфавита черного цвета, образующими дугу, и изобразительного симметричного элемента, выполненного сочетанием геометрических фигур и расположенного над словесным элементом [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 155218 является комбинированным и состоит из словесного элемента «SHAPO», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета, образующими дугу, и изобразительного симметричного элемента, выполненного сочетанием геометрических фигур и расположенного над словесным элементом. Обозначение выполнено в белом цвете на черном фоне [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 153503 представляет собой словесное обозначение «», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над буквой «О» проставлен знак ударения [3].

Анализ охраноспособности заявленного обозначения с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 35 и 42 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Вместе с тем сопоставление заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их несходстве.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой комбинированные обозначения, при сравнении которых следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем, поскольку потребитель, как правило, не сравнивает два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном/слышанном ранее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1] и [2] показал, что визуально они значительно отличаются друг от друга своим оригинальным композиционным построением.

Так, заявленное обозначение включает такие элементы как восклицательный знак и изображение «солнышка», акцентирующие на себе внимание при восприятии знака.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки [1] и [2] в верхней части содержат изобразительный элемент неопределенной формы, способный вызывать различные ассоциации, а слово «SHAPO» размещено по дуге.

Кроме того, существенно отличаются шрифтовое и цветовое исполнения самих словесных элементов «SHAP» и «SHAPO».

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов «SHAP» и «SHAPO» имеет место совпадение 4 букв, расположенных в одинаковой последовательности. Вместе с тем в слове «SHAPO» ударение падает на последний слог (что подтверждается также товарным знаком «», принадлежащем тому же лицу), тогда как слово «SHAP» имеет ударение на первый (единственный) слог. Кроме того, сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем отличие в один ударный слог является существенным.

Слова «SHAP» и «SHAPO» не являются лексическими единицами каких-либо языков, что не позволяет провести сравнение данных словесных элементов с точки зрения семантического фактора.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки [1] и [2] производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал, что они являются несходными ввиду следующего.

С точки зрения фонетического признака сходства словесных элементов указанные обозначения являются несходными, прежде всего, за счет разного количества слогов, а также ударения. Кроме того, противопоставленный знак [3] имеет однозначное прочтение [ша-пό], в отличие от заявленного фантазийного обозначения, выполненного в латинице, которое российским потребителем может быть произнесено, например, как [шап], [шэп], [схап], [схэп], [сап] или [сэп].

С точки зрения графического признака, словесные элементы «SHAP» и «» несходны, за счет выполнения слов буквами разных алфавитов в разной цветовой гамме.

Что касается смыслового признака сходства словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3], то данный критерий имеет второстепенное значение, поскольку слова «» и «SHAP» являются фантазийными.

С учетом изложенного заявленное обозначение и товарные знаки [1], [2], и [3] не являются сходными до степени смешения, что приводит к выводу о соответствии первого требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.11.2011, отменить решение Роспатента от 27.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010707430.