Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 08.12.2008 за №366819 по заявке №2006732720/50 с приоритетом от 13.11.2006 на имя ГЕТПВР КОРП, 565 Плэндом роуд, съют 154, Мэнхассет, NY 11030, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель) для товаров и услуг 03, 09, 10, 16, 29, 30, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Регистрация данного товарного знака действует до 13.11.2016.
Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано обозначение в виде стилизованного изображения заглавных букв «I», «C», «Q» латинского алфавита.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.04.2009 в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №366819 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем раннее зарегистрированного в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ товарного знака 2 по свидетельству №186352, который представляет собой словесное обозначение «ICQ», не имеющее какой-либо шрифтовой стилизации;
- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки тождественны с фонетической точки зрения, имеют равное количество букв, звуков, слогов и состоят из одного слова;
- словесные элементы являются изобретенными, поэтому они несравнимы по семантическому критерию;
- знаки визуально сходны, поскольку включают идентичные словесные элементы;
- таким образом, рассматриваемые обозначения ассоциируются у потребителя друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения;
- товарный знак по свидетельству №186352 зарегистрирован для услуг 38, 42 классов МКТУ, которые предоставляются посредством электронной аппаратуры, телекоммуникационных устройств, устройств для обработки информации, ЭВМ, компьютеров и программ для компьютеров;
- вышеперечисленные услуги являются однородными всем товарам и услугам 09, 38, 42 классов МКТУ, указанным в оспариваемом товарном знаке;
- услуги «связь» и «компьютерные услуги», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №186352, являются сопутствующими товарам, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;
- рассматриваемые товары/услуги относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение, посредством их достигаются одни и те же цели, а также они имеют одинаковые условия сбыта и совместно встречаются в торговом обороте;
- круг потребителей продукции/услуг подобного рода одинаков, поэтому сосуществование товарных знаков может привести к смешению среди потребителей; 3 - исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №186352, имеющим более ранний приоритет;
- правообладатель товарного знака по свидетельству №186352 является поставщиком всемирно известного интернет сервиса мгновенных сообщений ICQ (Ай-си-кью);
- по данным сети Интернет количество активных пользователей «ICQ» в России около двух миллионов;
- в настоящее время этой программой и услугами заявителя по пересылке сообщений с помощью данной программы пользуются несколько десятков миллионов человек из более чем 200 стран мира;
- в виду широкого использования товарного знака «ICQ», оспариваемый товарный знак вызывает у потребителя ложное представление о его принадлежности компании АОЛ ЛЛК, США;
- согласно опросу общественного мнения, проведенному ОАО «Всероссийский центр изучения общественного мнения» в октябре 2008 г. среди 1000 человек из 45 субъектов Российской Федерации, 84% опрошенных знакомо обозначение «ICQ», и 44% опрошенных ассоциируют обозначение «ICQ» с услугами по мгновенному обмену сообщениями в сети Интернет;
- вышеизложенные факты подтверждают, что оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя продукции и происхождения товаров, а также в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества товара и в отношении его производителя.
Возражение сопровождается следующими материалами:
- заявление под присягой от имени АОЛ ЛЛК в отношении перечня зарегистрированных товарных знаков, на 20 л. [1];
- выдержка из отчета ВЦИОМ, на 13 л. [2].
4 На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №366819 недействительной в отношении всех товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.
В адрес правообладателя (GETPWR CORP., 565 Plandome rd., suite 154, Manhasset, NY 11030, USA) и в адрес представителя правообладателя (Честному А.Б., Кантемировская ул., д. 16, корп. 2, кв. 671, Москва, 115522), указанные в Госреестре и материалах заявки №2006732720/50, в установленном порядке были направлены уведомления от 28.05.2009 и от 16.12.2009 о датах заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенных на 09.11.2009 и 11.01.2010. Возражение направлялось в адрес правообладателя в корреспонденции от 28.05.2009.
В материалах заявки №2006732720/50 содержится почтовое уведомление о вручении представителю правообладателя корреспонденции от 16.12.2009.
На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.01.2010, правообладатель рассматриваемого знака отсутствовал, также им не был представлен отзыв по мотивам возражения.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (13.11.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №366819 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 5 международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:
- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.
Согласно подпункту 2.5.1 пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.
Товарный знак по свидетельству №366819 представляет собой словесное обозначение «ICQ», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.
Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по пункту 1 статьи 7 Закона из-за наличия ранее 7 зарегистрированного на имя другого лица товарного знака по свидетельству №186352.
Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ICQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.
Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают фонетически тождественный словесный элемент «ICQ».
Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и различным цветом, в силу чего производят различное визуальное впечатление.
Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «ICQ» не является лексической единицей какого-либо иностранного языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.
Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
Из изложенного следует, что ввиду фонетического тождества словесного элемента «ICQ», который является единственным индивидуализирующим элементом в оспариваемом и противопоставленном товарных знаках, довод возражения об их сходстве в целом признан коллегией Палаты по патентным спорам убедительным.
Поскольку степень сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков высока, диапазон товаров и услуг, которые рассматриваются как однородные, расширяется.
8 В возражении указывается на однородность товаров/услуг 09, 38, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака услугам 38, 42 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №186352. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству №186352 зарегистрирован для услуг 38 “связь, услуги по электронной передаче данных, изображений и документов с использованием компьютерных терминалов; электронные службы хранения и отслеживания данных и документов; передача данных и речевая связь; электронная почта; факсимильная связь”, 42 “компьютерные услуги, включенные в 42 класс, а именно предоставление пользователям многоразового доступа к компьютерным сетям и доскам объявлений для передачи и распространения различной информации через компьютерные сети, включенное в 42 класс” классов МКТУ.
Перечисленные виды услуг относятся к услугам по передаче данных с помощью компьютерных сетей и обеспечению доступа к таким средствам связи, то есть к телекоммуникационным услугам (телекоммуникации - процесс дистанционной передачи данных на базе данных компьютерных сетей и современных технических средств связи, Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, Москва, «ТЕРРА», 2006, т. 50, с. 189).
В перечне свидетельства №366819 выявлены услуги, относящиеся к роду телекоммуникационных и компьютерных услуг, и товары, обеспечивающие функционирование этих услуг, а именно:
09 - антенны; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты проекционные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; блоки памяти для компьютеров; видеотелефоны; видеоэкраны; диктофоны; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; дисководы для компьютеров; дисководы с 9 автоматической сменой дисков [для компьютеров]; доски объявлений электронные; интерфейсы [компьютеры]; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; карандаши электронные [элементы дисплеев]; клавиатуры компьютеров; книжки записные электронные; коммутаторы; компьютеры; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; носители информации магнитные; носители информации оптические; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; радары; радиомачты; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; рупоры для громкоговорителей; сканеры [оборудование для обработки информации]; текст-процессоры; телевизоры; телефоны переносные; трубки телефонные; усилители звука; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для обработки информации; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства связи акустические;
38 – вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; передача сообщений; передача срочных объявлений; радиовещание; 10 42 – анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.
Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено совпадение анализируемых товаров/услуг по основным факторам, учитываемым при определении однородности – по роду/виду и назначению.
Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №366819 является сходным до степени смешения в отношении части товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ, однородных услугам 38 и 42 классов МКТУ, указанным в перечне свидетельства №186352, что приводит к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №366819 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.
Довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг и их изготовителя признан коллегией Платы по патентным спорам неубедительным по следующим причинам.
Само по себе словесное обозначение «ICQ» в силу фантазийности не содержит никаких сведений о товарах/услугах, способных ввести потребителя в заблуждение относительно товаров/услуг.
Что касается социологической экспертизы, проведенной ОАО «ВЦИОМ» [2], то для данного социологического исследования были поставлены вопросы, направленные на установление степени известности товарного знака «ICQ» для определения возможности его смешения с товарным знаком «IceCQ», а не на установление степени известности компании АОЛ ЛЛК, США (лица, подавшего 11 возражения), в качестве лица, оказывающего услуги сервера мгновенных сообщений «ICQ».