Регистрация товарного знака по заявке №2008703293 с приоритетом от 08.02.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 15.06.2009 за №381529 на имя компании «Юнайтед Нэшнл Инвестментс Кампани Инк», Британские Виргинские острова.
На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 13.11.2010 за №РД0072476, в отношении всех товаров исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к компании Беркли Кэпитал Эс.Эй., Нидерланды (далее – правообладатель).
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №381529 представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.
В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 1 и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче данного возражения, поскольку является правообладателем товарного знака «MARTY RAY» по свидетельству №406075, в состав которого в качестве неохраняемого входит словесный элемент «BLACK RUSSIAN». В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку;
- согласно общедоступным словарно-информационным источникам на дату подачи заявки коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» (Черный русский) впервые был изготовлен в 1949 году бельгийским барменом Гюставом Топом, который приготовил его в гостинице Метрополь в Брюсселе в честь Перла Места (en:Perle Mesta). Коктейль считается предком всех кофейных коктейлей. Получил свое имя «Черный русский», знаменуя темный период холодной войны против Советского Союза. Этот коктейль, который считается родоначальником смешанных напитков, включающих в себя кофе, вошел в сборник (Gotha) мировых коктейлей только во втором переиздании IBA;
- коктейль под названием «BLACK RUSSIAN» изготавливается различными производителями на протяжении длительного времени и имеет определенную рецептуру, а именно, классический «black russian» готовится следующим образом: две части водки и одна часть кофейного ликера;
- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» не обладает различительной способностью, в процессе его использования фактически стало видовым наименованием товара, и вследствие этого не может служить в качестве средства индивидуализации товара «коктейль»;
- словесное обозначение «BLACK RUSSIAN» в отношении товара «коктейль» является указанием на его вид, состав и свойства, а для иных товаров, например, товаров 32 класса МКТУ «пиво, безалкогольные напитки», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара, его состава и свойств.
На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529 недействительным полностью.
В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:
- копии страниц печатных изданий: «Коктейли для бара и дома», 1996г. – [1];
- копии страниц печатного издания «Коктейли и пунши», 1996 г. – [2];
- копии страниц печатного издания «Азбука Бармена» выпуск 1, 1997г. – [3];
- копии страниц печатного издания «Рецептуры коктейлей», 1997 г. – [4];
- копии страниц печатного издания «1000 классических коктейлей», 2000 г. – [5];
- копии страниц печатного издания «Коктейли: справочник для бармена», 2001г. – [6];
- копии страниц печатного издания «Самые популярные коктейли», 2004 г. – [7];
- копии страниц печатного издания «Энциклопедия коктейлей», 2005 г. – [8];
- копии страниц печатного издания «Коктейли». 2004 г. – [9];
- копии страниц печатного издания «Коктейли мира: искусство бармена», 2008г. – [10];
- копии страниц печатного издания «Библия бармена. Все спиртные напитки, вина и коктейли» – [11];
- копии страниц печатного издания «Путеводитель по коктейлям», 2010г. – [12];
- копии страниц печатного издания «Водка. Коктейли с водкой», 2010г. – [13];
- копии страниц печатного издания «10 000 коктейлей», 2010г. – [14];
- копии страниц печатного издания «Официант, бармен», 2012г. – [15];
- распечатки из сети Интернет – [16].
Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 09.12.2013, представил отзыв, аргументируя его следующими доводами:
- лицо, подавшее возражение, не доказало, что обозначение «BLACK RUSSIAN» применительно к товарам 33 класса МКТУ «коктейли» вошло во всеобщее употребление товаров определенного вида;
- единственным аргументом в пользу довода вхождения обозначения «BLACK RUSSIAN» во всеобщее употребление, является наличие представленных ссылок на специальную литературу (в основном, переводную), выпущенную незначительным тиражом (менее 5 тыс. экз.), в которой упоминается алкогольный коктейль «ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ/BLACK RUSSIAN»;
- по мнению правообладателя, «сведения в приведенных источниках, возможно вымышленные, являются, практически, литературными произведениями»;
- лицо, подавшее возражение, не представило материалов, свидетельствующих о факте производства или коммерческого оборота на территории Российской Федерации коктейлей (или других напитков), маркированных обозначением «Черный русский /BLACK RUSSIAN» (за исключением товаров правообладателя оспариваемого товарного знака);
- именно первый правообладатель оспариваемого товарного знака ввел в коммерческий оборот на территории Российской Федерации слабоалкогольный напиток с названием «Черный русский /BLACK RUSSIAN»;
- лицом, подавшим возражение, не было представлено доказательств того, что потребитель (в 2008 году) воспринимал словесный элемент «BLACK RUSSIAN» оспариваемого товарного знака однозначно, без рассуждений и домысливания, как характеристику определенного товара;
- учитывая смысловое значение словосочетания «BLACK RUSSIAN» оспариваемого товарного знака применительно к товарам «пиво; безалкогольные напитки; алкогольные напитки, за исключением пива, а именно коктейли», следует признать, что оно является фантазийным, следовательно, обладающим различительной способностью;
- обозначение «BLACK RUSSIAN» до даты (08.02.2008) приоритета оспариваемого товарного знака приобрело дополнительную различительную способность. Начиная с 1999 года, правообладатель осуществлял производство и реализацию слабоалкогольных напитков «BLACK RUSSIAN/ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ»;
- обозначение «BLACK RUSSIAN» не указывает на определенный состав алкогольного коктейля, поскольку из представленных справочников следует, что рецепты коктейлей имеют различный состав;
- товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, полностью соответствуют всем установленным Законом нормам и правилам. Ни одна из согласующих или контролирующих организаций, а также ни один потребитель никогда не высказывали мнения ни относительно отсутствия различительной способности у обозначения «BLACK RUSSIAN», ни о его ложности, или способности ввести потребителя в заблуждение;
- товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, прошел проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, ни один из которых не высказывался относительно отсутствия у знака различительной способности или о его способности вводить потребителей в заблуждение.
На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №381529.
К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:
- копия справка Национальной Ассоциации слабого алкоголя – [17];
- копия Лингвистического заключения от 15.07.2003 – [18];
- распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству № 381529– [19];
- копии Договоров на проведение рекламных мероприятий с приложениями за период с 2006-2008гг. – [20];
- копия Договора на использование товарного знака за №09-07 от 21.11.2007 – [21].
Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.
С учетом даты (08.02.2008) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, состоящим только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыт, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.
Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.
Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.
В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.
Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
Согласно требованиям статей 1512 и 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по указанным выше основаниям может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.
Поступившее 09.12.2013 возражение подано ТСН Брэндс ЛТД, заинтересованность которого обусловлена тем, что в отношении принадлежащего ему товарного знака (свидетельство № 406075) правообладателем инициирован спор, касающийся названия коктейля «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский», используемого обеими сторонами при маркировке алкогольных коктейлей.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №381529 представляет собой словесное обозначение «BLACK RUSSIAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.
Анализ соответствия оспариваемого товарного знака пунктам 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1] – [16] следует, что оспариваемый товарный знак «BLACK RUSSIAN» представляет собой название алкогольного напитка, а именно коктейля, состоящего из водки и кофейного ликера (например, Kahlua).
Материалы содержат сведения о том, что коктейль «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» появился в период холодной войны и первоначально (1950-е гг.) подавался как состоящий из двух ингредиентов (водка и ликер), впоследствии рецепт был дополнен колой и колотым льдом, что привело к «облегчению» напитка и возрастанию его известности и популярности.
При этом информация в анализируемых источниках появилась в 1996 году – задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.
Следует отметить, что упомянутые материалы представляют собой справочники, словари, пособия, энциклопедии, которые предназначены не только для баров и ресторанов, изготавливающих коктейли на продажу, но и для неограниченного круга лиц, следовательно, они являются доступными российскому потребителю.
Таким образом, оспариваемое обозначение «BLACK RUSSIAN» воспроизводит наименование алкогольного коктейля с определенным составом, имеющего давнюю историю.
В этой связи, оценивая охраноспособность обозначения «BLACK RUSSIAN» для зарегистрированных товаров 32, 33 классов МКТУ, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о его описательности по отношению к товарам 33 класса МКТУ «напитки алкогольные (за исключением пива), а именно коктейли», поскольку при восприятии оно вызывает представление об определенном виде продукции – коктейль из водки и кофейного ликера, а в отношении других товаров 32, 33 классов МКТУ (указанных в перечне регистрации), не отвечающих данному определению, способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида товара.
Доводы, касающиеся введения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, в гражданский оборот правообладателем, начиная с 1999 года, не меняют изложенного выше вывода, поскольку представленные с возражением источники, являются справочной литературой, которая закрепляет устоявшиеся факты, следовательно, отражает существующую на рынке ситуацию. В связи с этим, представленные источники информации носят объективный, а не субъективный характер.
С учетом сказанного, наличие справочных изданий, имеющих более раннюю дату издания, чем 1999 год, свидетельствует о том, что правообладатель воспользовался давно существующим и применяемым в гражданском обороте названием вида коктейля.
При этом длительность существования коктейля «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» привела к указанию его в большинстве приведенных с возражением источников в качестве классического, что свидетельствует о том, что данный вид коктейля можно приобрести в любом предприятии, реализующем подобную продукцию, в частности, в барах, ресторанах, клубах и пр.
В связи с этим, являясь наименованием определенного вида товара, оспариваемое обозначение «BLACK RUSSIAN» должно оставаться свободным для всех участников рынка, реализующих подобную продукцию.
Что касается довода правообладателя о том, что его продукция прошла проверки всех регулирующих оборот данной продукции органов, не признавших обозначение «BLACK RUSSIAN» неохраноспособным, то он не может быть признан убедительным, так как указанные органы не проводят проверку правомерности предоставления исключительных прав на товарные знаки.
Резюмируя все вышеизложенное, оспариваемый товарный знак «BLACK RUSSIAN» в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.
В дополнение к приведенному выше анализу коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что анализ иных, не приведенных в возражении, общедоступных источников информации, в том числе издававшихся до даты приоритета оспариваемого товарного знака, также свидетельствует о том, что словосочетанием «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» именуется популярный коктейль из водки и кофейного ликера (см. «Коктейли и алкогольные напитки» А.Е. Польской – М.: АСТ, 2001 г.). Указанное также подтверждает обоснованность выводов коллегии.
В отношении поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.03.2014 особого мнения правообладателя, указывающего на отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, на необходимость переноса заседания коллегии для наиболее полного изучения материалов правообладателя, а также для предоставления дополнительных материалов и о рассмотрении шести возражений в одном заседании без учета особенностей каждого дела, необходимо отметить следующее.
Заинтересованность лица, подавшего возражение, установлена коллегией на основе обстоятельств, изложенных в начале мотивировочной части настоящего заключения.
Большая часть представленного правообладателем физически объемного пакета материалов касается использования оспариваемого товарного знака до даты его приоритета и служит подтверждением приобретения обозначением дополнительной различительной способности, однако, как указывалось выше, приведенные в возражении источники свидетельствуют о возникновении коктейля «BLACK RUSSIAN» / «Черный русский» значительно ранее начала использования спорного знака правообладателем, поэтому подробный анализ указанных документов в данном случае представляется нецелесообразным, в связи с чем у коллегии отсутствуют основания для переноса заседания коллегии.
Объединение рассмотрения шести возражений на одном заседании осуществлено на основании пункта 4.4 Правил ППС с согласия всех участвовавших в заседании сторон. Утверждение о том, что возражения рассмотрены без учета особенностей и обстоятельств по каждому товарному знаку в отдельности, не соответствует действительности.
Таким образом, рассмотрение возражения от 09.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №381529, состоявшееся на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 24.03.2014, является полным и объективным.