Словесное обозначение «BOR-SAN» по заявке №2019748531 с приоритетом от 28.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.
Роспатентом 26.04.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748531 в отношении всех заявленных товаров и услуг 11, 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.
Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название продукции, производимой турецкой компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.», Турция, Iller Sokak №38 Mebusevleri 06570 Ankara Turkey для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным / см. Интернет-сайты https://bor-san.ru, http://www.borpan.com/ru/15657).
В связи с этим регистрация заявленного обозначения на имя заявителя в соответствии с пунктом 3 статьей 1483 Кодекса будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (лица, оказывающего услуги).
В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.08.2020, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- турецкая компания «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» является производителем стальных панельных радиаторов. Продукция данной компании ранее была защищена знаком «borpan» по международной регистрации №975572 с приоритетом от 30.05.2018, однако, на сегодняшний день срок действия исключительного права на указанный знак истек;
- использование обозначения «BOR-SAN» турецкой компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» на территории Российской Федерации является незаконным;
- фирменное наименование Акционерного общества «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.» зарегистрировано как юридическое лицо на территории Турции, следовательно, исключительное право на фирменное наименование, включенное в единый реестр юридических лиц, действует только на территории Турции;
- на ООО «СкайТек» зарегистрирован Интернет-сайт: https:\\bor-san.ru в 2017 году;
- заявитель использует обозначение «BOR-SAN» в гражданском обороте.
С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019748531 в качестве товарного знака.
К возражению были приложены следующие документы:
1. Справка о принадлежности доменного имени;
2. Счета-фактуры.
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты (28.09.2019) поступления заявки №2019748531 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).
Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.
Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.
В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.
На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BOR-SAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.», Турция, Iller Sokak №38 Mebusevleri 06570 Ankara Turkey, для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.
Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.
Относительно указанного основания для отказа в регистрации коллегия отмечает следующее. При проведении поиска в сети Интернет выявлены страницы https://bor-san.ru/o-produkcii, на которых размещена информация о продукции (радиаторы) под обозначением «BOR-SAN». При осмотре указанного сайта было выявлено, что ООО «СкайТек» является контактным лицом турецкой компании «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.». кроме того, на данном сайте размещен Сертификат соответствия, в котором указано, что изготовителем продукции является указанная турецкая компания.
Коллегия отмечает, что заявителем не представлено сведений о том, что он уполномочен подавать на регистрацию товарного знака на свое имя, обозначение тождественное обозначению, используемому компанией «BOR-SAN ISI SISTEMLERI URETIM VE PAZARLAMA A.S.».
С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, и, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства является правомерным.