Комбинированное обозначение «
» по заявке №2019761780 заявлено на регистрацию 02.12.2019 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 03, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.
Роспатентом 28.01.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ, а в отношении товаров 03 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 28.01.2021, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «Jenel» по свидетельству № 694438 с приоритетом от 30.05.2018, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТА ВИ", 141009, Московская область, г. Мытищи, Октябрьский пр-кт, 16, кв.117 , в отношении однородных товаров 03 класса. Роспатентом 03.03.2020 зарегистрирован договор отчуждения исключительного прав на данный товарный знак в отношении Индивидуального предпринимателя Андеева Сергея Викторовича, 141014, Московская область, г. Мытищи, Октябрьский пр-кт, 16, кв. 117.
В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 03 класса МКТУ на основании положения, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.
В поступившем возражении заявитель высказал свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы сводятся к следующему.
Заявитель не согласен со сходством заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, так как у сравниваемых словесных элементов «GENEL» и «JENEL» отсутствуют признаки фонетического сходства (одно воспроизводится как «геналь», а второе - «женаль»), семантического сходства (слово «GENEL» в переводе с турецкого языка на русский переводится как «генеральный», а слово «JENEL» не имеет семантического значения), графического сходства (использованы разные шрифты в написании словесных элементов, а также в заявленном обозначении присутствует дополнительный графический элемент).
Кроме того, по мнению заявителя, отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака подтверждается также следующим фактом.
На имя заявителя зарегистрирован товарный знак «
» по свидетельству №681649 с приоритетом от 30.09.2016 в отношении товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ, при этом в период действия этого товарного знака Роспатентом была предоставлена правовая охрана товарному знаку «
» по свидетельству №694438, в том числе, в отношении, тождественных услуг 35 класса МКТУ.
Следовательно, при предоставлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству №681649 в отношении совпадающих услуг 35 класса МКТУ Роспатент не рассматривал обозначения «
» и «
» в качестве сходных.
Заявителем также представлены документы, свидетельствующие об интенсивном использовании заявленного обозначения до даты его приоритета, что свидетельствует о широкой известности обозначения потребителям, а также об ассоциировании этого обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ исключительно с заявителем в результате длительного использования им этого обозначения для индивидуализации производимых товаров.
С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.01.2021и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019761780.
В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие документы:
1. Выписка из ЕГРЮЛ и копия устава ОАО «САМАРАМЕДПРОМ»;
2. Решение Роспатента от 28.01.2021 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019761780;
3. Выписки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания в отношении свидетельств №681649, 694438.
На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2021 года, представителем заявителя приобщены в материалы дела следующие документы:
4. Договор поставки №21 от 20.09.2017; Универсальные передаточные документы к нему от 14.08.2018, 28.06.2018, 29.06.2018, 20.07.2018,
5. Материалы переписки по электронной почте между ОАО «САМРАМЕДПРОМ» и ООО «Женел Трейд» с приложением свидетельства Таможенного союза ЕВРАЗЭС о государственной регистрации присыпки детской от 03.06.2015, с приложением макета упаковки присыпки, презентации присыпки;
На заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2021 года, представителем заявителя было заявлено ходатайство с просьбой о переносе рассмотрения возражения, с целью предоставления дополнительных материалов, свидетельствующих о широкой известности заявленного обозначения в отношении товаров 03 класса МКТУ в качестве средства индивидуализации, используемого заявителем.
В удовлетворении указанного ходатайства коллегией было отказано, так как рассмотрение соответствующих документов является дополнительным обстоятельством, которое должно быть оценено для установления вероятности смешения обозначений на рынке (согласно положениям пункта 162 Постановления Пленума).
При этом такие документы в некотором объеме уже были представлены в виде дополнительных документов, приобщенных к протоколу заседания коллегии от 01.07.2021 г. (4-5), следовательно, могут быть учтены коллегией и без переноса рассмотрения возражения. Вместе с тем, документов, свидетельствующих о заключении договора с какой-либо экспертной организацией относительно проведения социологического исследования на предмет восприятия сравниваемых обозначений и их ассоциирования с одним или разными производителями, представителем заявителя не представлено. При таких обстоятельствах, коллегия сочла, что основания для переноса рассмотрения возражения отсутствуют.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.
С учетом даты (02.12.2019) поступления заявки №2019761780 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Заявленное комбинированное обозначение «
» по заявке №2019761780 с приоритетом от 02.12.2019 состоит из словесного элемента «GENEL», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде многогранника с нанесенной поверх него буквой «G». В рамках поступившего возражения, регистрация товарного знака по заявке №2019761780 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ , а в отношении товаров 01, 09, 16, 18, 21, 22, 24, 28, 30, 32 классов МКТУ решение о предоставлении правовой охраны заявленному обозначению уже было принято. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в белом, сером, голубом, светло-голубом, темно-голубом цветовом сочетании.
Противопоставленный словесный товарный знак «
» по свидетельству №681649 с приоритетом от 30.05.2018, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 03 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.
Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.
Анализ обозначения по заявке №2019761780 и противопоставленного товарного знака показал следующее.
Заявленное обозначение является комбинированным, при этом словесный элемент «GENEL» занимает доминирующее положение, а изобразительный элемент не придаёт словесному элементу качественно иного уровня восприятия.
Сравнительный анализ словесного элемента заявленного обозначения «GENEL» и противопоставленного словесного товарного знака «JENEL» показал совпадение 4 букв из 5 - «ENEL», расположенных в одинаковой последовательности. При этом несовпадающие первые буквы «G» и «J», согласно правилам чтения английского языка воспроизводятся как «ДЖИ» и «ДЖЕЙ», согласно правилам чтения французского языка указанные буквы воспроизводятся как «ЖЕ» и «ЖИ». Таким образом независимо от знания потребителем того или иного иностранного языка, сравниваемые словесные имеют сходное фонетическое воспроизведение за счет созвучности звуков первых согласных букв, а также совпадения основной части сравниваемых слов.
С точки зрения семантики, в данном случае словесный элемент «JENEL» не обладает значением ни в одном из известных европейских языков, следовательно, является вымышленным словом. В тоже время слово «GENEL» имеет семантику, установленную при переводе с турецкого языка на русский, и означает «генеральный». При этом коллегия обращает внимание, что средний российский потребитель не владеет знанием турецкого языка, в связи с чем, скорее всего, сравниваемые обозначения в обоих случаях будут восприниматься в качестве фантазийных. Кроме того, следует обратить внимание, что при наличии семантики у одного обозначения и его отсутствия у другого, семантический критерий сходства не подлежит применению.
С точки зрения графики, сравниваемые словесные обозначения выполнены разными видами стандартных шрифтов, при этом графемы 4 букв из 5 полностью совпадают в сравниваемых обозначениях «
» и «
», а также общая длина и пространственная протяженность словесных элементов, расположение слов в одну строку в обоих случаях свидетельствуют об их визуальном сходстве.
Присутствие в заявленном обозначении дополнительного изобразительного элемента в виде «
» качественно не изменяет сходное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями в целом.
Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются в высокой степени сходными, за счет фонетического и графического сходства образующих их словесных элементов, а также сходного общего зрительного впечатления, производимого сравниваемым обозначениями в целом.
Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019761780, и товаров 03, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №681649, показал следующее.
Наибольшая часть товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, а именно, «абразивы; амбра [парфюмерия]; антинакипины бытовые; антистатики бытовые; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; аэрозоль для освежения полости рта; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; блески для губ; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага наждачная; бумага полировальная; вазелин косметический; вакса, гуталин для обуви; вар сапожный; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества влагопоглощающие для посудомоечных машин; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для паркетных полов; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воск для удаления волос; воск для усов; воск портновский; воски для кожи; воски для полирования мебели и полов; воски обувные; воски полировочные; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; духи; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; жиры для косметических целей; зола вулканическая для чистки; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; камни шлифовальные; карандаши для бровей; карандаши косметические; карбид кремния [абразивный материал]; карбиды металлов [абразивные материалы]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; кизельгур для полирования; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; кора мыльного дерева для стирки; корунд [абразив]; красители для бороды и усов; красители для воды в туалете; красители косметические; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; крем для обуви; кремы для полирования; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; крокус красный для полирования; ладан; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; масло терпентинное для обезжиривания; мел для побелки; мел для чистки; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; наждак; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пасты для ремней для заточки бритв; пасты зубные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; полотно абразивное; полотно наждачное со стеклянным абразивом; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для замачивания белья; препараты для заточки инструментов; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для осветления кожи; препараты для полирования; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для похудания косметические; препараты для придания блеска белью; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для придания лоска; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты для сухой чистки; препараты для удаления красок; препараты для удаления лаков; препараты для удаления макияжа; препараты для удаления паркетного воска [очищающие препараты]; препараты для удаления политуры; препараты для удаления ржавчины; препараты для ухода за ногтями; препараты для чистки; препараты для чистки зубных протезов; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты отбеливающие для стирки; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты для наведения блеска [для полировки]; пудра для макияжа; пыль алмазная [абразив]; пятновыводители; растворители лаков для ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; растворы для очистки; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; синька для обработки белья; скипидар для обезжиривания; смеси ароматические из цветов и трав; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; соли для отбеливания; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; составы для предохранения кожи [полировальные]; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства для ухода за обувью; средства косметические;средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; ткань наждачная; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами; хна [краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шкурка стеклянная; щелок содовый; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]» представляют собой тождественные позиции по отношению к товарам 03 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.
Другая часть товаров, не являющихся тождественными товарам 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, представляет собой товары в высокой степени однородные между собой. В частности, заявленные товары 03 класса МКТУ «басма [краситель косметический]» однородны товарам «красители косметические; хна [краситель косметический]» противопоставленного знака; заявленные товары «блестки для ногтей; глиттеры для ногтей» однородны товарам «препараты для ухода за ногтями» противопоставленного знака; заявленные товары «депилятории; кремы для кожи; накладки для глаз гелевые косметические; патчи для глаз гелевые косметические; порошки зубные; препараты, освежающие дыхание для личной гигиены; свечи массажные для косметических целей; средства косметические для детей; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; шампуни» однородны товарам противопоставленного знака «средства косметические»; заявленные товары «диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая» однородны товарам противопоставленного знака «составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]»; заявленные товары «салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; препараты для придания блеска листьям растений; препараты для чистки химические бытовые; препараты отбеливающие [обесцвечивающие] для бытовых целей» однородны товарам противопоставленного знака «препараты для чистки». Сравниваемые товары соотносятся друг с другом по родовому и видовому признаку, имеют идентичные свойства, назначение, способы реализации и круг потребителей.
Таким образом, сопоставительный анализ товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что они в части содержат идентичные позиции, а в другой части соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются частично тождественными, частично в высокой степени однородными друг другу.
Ввиду частичной идентичности товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а в остальной части высокой степени однородности этих товаров, а также ввиду установленной высокой степени сходства обозначения по заявке №2019761780 и противопоставленного товарного знака, коллегия делает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.
Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2019761780 противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нарушающее исключительное право владельца противопоставленного товарного знака, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.
Анализ представленных документов (4-5) свидетельствует о том, что заявитель до даты приоритета заявленного обозначения реализовывал присыпку детскую под обозначением «GENEL», о чем свидетельствуют представленные универсальные платежные документы от 14.08.2018, 28.06.2018, 29.06.2018, 20.07.2018. Представленные недатированные каталоги и макеты упаковки присыпки уже были разработаны на дату 28 апреля 2018 года с использованием логотипа, идентичного заявленному обозначению. О данном факте свидетельствует дата направления указанных макетов и каталогов третьим лицам по электронной почте сотрудников компании-заявителя. Изложенные сведения в совокупности подтверждают факт использования заявленного обозначения на даты близкие к дате, когда противопоставленный товарный знак уже был зарегистрирован (30.05.2018), а также на более поздние даты.
Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода об отсутствии вероятности смешения сравниваемых обозначений, ввиду широкого использования заявителем заявленного обозначения задолго до даты приоритета противопоставленного товарного знака.
Что касается довода заявителя о принадлежности ему товарного знака «
» по свидетельству №681649, в период действия правовой охраны которого была предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №694438 в отношении частично тождественных услуг 35 класса МКТУ, коллегия сообщает следующее.
Противопоставленный товарный знак был зарегистрирован в период действия знака заявителя в отношении однородных услуг и, следовательно, мог быть им оспорен, как не соответствующий требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, однако заявитель этого не сделал. Сам по себе факт сосуществования сравниваемых обозначений на рынке не свидетельствует об известности такого сосуществования для правообладателей сравниваемых обозначений, а также о соответствии таких регистраций требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Коллегия также обращает внимание, что более ранний товарный знак заявителя зарегистрирован в отношении товаров 05 класса МКТУ, но ему не испрашивалась и не была предоставлена охрана в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ, поэтому регистрация заявленного обозначения обособлена от факта наличия такого более раннего права.
Кроме того заявитель не воспользовался механизмом, предусмотренным абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса, согласно которому регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.