Регистрация товарного знака «
» по свидетельству №954945 с приоритетом от 17.08.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.07.2023 по заявке №2022756983. Правообладателем товарного знака по свидетельству №954945 является Шилова С.С., Москва (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ.
В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.07.2023, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №954945 произведена с нарушением требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
Доводы возражения сводятся к следующему:
- решением от 03.10.2022 Арбитражный суд города Москвы по делу №А40- 107145/22-15-787 обязал Шилову С.С. (правообладателя оспариваемого товарного знака) прекратить использование обозначения «Батони» в наименовании заведений общественного питания (ресторанов), а также использование обозначения в сети Интернет в целях рекламы и предложения оказания услуг общественного питания, в том числе на сайте: https://важбатони.рф (приложение №8);
- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «
», «
» по свидетельствам №№817632, 564485 с приоритетами от 19.03.2021 и от 22.04.2014 соответственно в отношении услуг 43 класса МКТУ;
- словесные элементы «Батони» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №817632, 564485 фонетически полностью входят в словесный элемент «ВАЖБАТОНИ» оспариваемого товарного знака, что приводит к ассоциированию обозначений друг с другом;
- сравниваемые товарные знаки выполнены с использованием букв русского алфавита, что сближает их по визуальному критерию сходства;
- сравниваемые словесные элементы «батони» и «важбатони» представляют собой два способа передачи одного и того же заимствованного слова из грузинского языка, точное лексическое значение которого при его использовании может быть сформулировано следующим образом: формула вежливости при обращении к человеку. Это обстоятельство порождает за собой семантическое, смысловое сходство до степени смешения на уровне физического восприятия при их употреблении в устной речи носителей современного русского языка;
- сходство до степени смешения сравниваемых товарных знаков также подтверждается выводами заключения специалиста о проведении лингвистического исследования №1007/23 от 14.04.2023 (приложение №7);
- услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№817632, 564485, поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.
На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №954945 недействительной полностью на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.
К возражению были приложены следующие материалы:
1. Выписка ООО «Батони Групп» из ЕГРЮЛ;
2. Выписка ИП Шиловой С.С. из ЕГРИП;
3. Сведения о товарном знаке «Батони» по свидетельству №817632;
4. Сведения о товарном знаке «Батони» по свидетельству №564485;
5. Сведения о товарном знаке «ВАЖБАТОНИ» по свидетельству №954945;
6. Информация о доменном имени ООО «Батони Групп» www.batoni-kafe.ru;
7. Заключение специалиста о приведении лингвистического исследования № 1007/23 от 14.04.2023;
8. Решение Арбитражного суда г. Москвы от 03.10.2022 г. по делу А40- 107145/22-15-787;
9. Претензия ООО «Батони Групп» от 01.12.2022;
10. Возражения ООО «Батони Групп» на регистрацию сходного товарного знака.
Правообладателем на заседании коллегии от 08.09.2023 был представлен отзыв по мотивам поступившего 07.07.2023 возражения, в котором он отмечал следующее:
- оспариваемый товарный знак по свидетельству №954945 не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№817632, 564485, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- оспариваемый товарный знак прочитывается как [ХИНКАЛЬНЫЙ ДВОРИК ВАЖБАТОНИ], в то время как противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№817632, 564485 имеют звучание [БАТОНИ], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разный состав согласных и гласных звуков, что определяет их фонетическое различие;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№817632, 564485 различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов; кроме того, различаются изобразительные элементы сравниваемых обозначений;
- словесный элемент «Батони» противопоставленных товарных знаков - это уважительная форма обращения «господин» в грузинском языке, в свою очередь словесный элемент «Важбатони» оспариваемого обозначения - это ироничная форма обращения «господин» в грузинском языке. Необходимо отметить, что ирония - это такое употребление слов, которое не соответствует прямому смыслу, как правило, для выражения критического отношения к чему-либо или кому-либо. То есть, суть иронии - это «говорить» одно, имея в виду совершенно другое. Таким образом, сравниваемые обозначения различаются по семантическому критерию сходства;
- доводы правообладателя о несходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков подтверждаются заключением специалиста эксперта-лингвиста Ткаченко П.Г. №23.ДЭ.07.2022-44 от 05.08.2022 (приложение №11). Данное исследование было проведенное с целью изменении наименования ресторана и последующей подачи заявки на регистрацию товарного знака в рамках спора между теми же сторонами в Арбитражном Суде города Москвы (дело №А40- 107145/22-15-787);
- сам по себе факт использования товарного знака по свидетельству №954945 на вывесках, меню и сети Интернет не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству №954945;
- наличие графических и цветовых различий в словесных элементах сравниваемых обозначений, разных дополнительных изобразительных элементов, а также отсутствие в них сходства по визуальным признакам влечет качественно иное восприятие рядовым потребителем указанных товарных знаков в целом.
К отзыву от 08.09.2023 правообладателем было приложено заключение специалиста эксперта-лингвиста Ткаченко П.Г. №23.ДЭ.07.2022-44 от 05.08.2022 (приложение №11).
Правообладателем 22.09.2023 было направлено дополнение к отзыву от 08.09.2023, в котором он повторял свои доводы о несходстве до степени смешения сравниваемых обозначений и дополнительно указывал на следующее:
- довод лица, подавшего возражение, о запрете Шиловой С.С. (правообладателю) использовать обозначение «Батони» в сети Интернет в целях рекламы и предложения оказания услуг общественного питания, в том числе на интернет сайте https://важбатони.рф, не соответствует действительности. Так, в мотивировочной части решения Арбитражного суда города Москвы от 03.10.2022 по делу №А40-107145/22-15-787 судебная коллегия указала, что «требование истца о наложении общего запрета на использование спорного обозначения в сети Интернет в любом виде носит абстрактный характер, не соответствует принципу правовой определенности судебного акта, а также противоречит нормам гражданского законодательства применительно к пределам правовой охраны товарного знака»;
- для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранения у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение. Таких доказательств в материалы возражения представлено не было.
На заседании коллегии 12.10.2023 лицом, подавшим возражение, были представлены письменные комментарии по существу рассматриваемого дела, в котором оно отмечало следующее:
- лицо, подавшее возражение, на протяжении 10 лет использует свои товарные знаки для индивидуализации услуг в сфере общественного питания, в деятельности кафе (ресторана) грузинской кухни на территории Российской Федерации;
- правообладатель оспариваемой регистрации также использует обозначение «ВАЖБАТОНИ» для индивидуализации своих услуг в сфере общественного питания, в деятельности кафе (ресторана) грузинской кухни на территории Российской Федерации;
- в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 19.09.2018 по делу №А76-27286/2017 сказано, что при исследовании вопроса о том, являются ли виды деятельности, осуществляемые юридическими лицами, аналогичными, должна учитываться фактически осуществляемая деятельность, именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров (услуг) в глазах потребителя, аналогичность видов деятельности определяется исходя из позиции среднего потребителя товаров и услуг, адресата соответствующей деятельности;
- словесная часть «батони» оспариваемой регистрации является оригинальной по своему звучанию и запоминающейся потребителю, по этой причине ее можно назвать сильным элементом, в то время как словесная часть «важ» имеет ослабленную различительную способность;
- в рассматриваемом случае сходство сильных элементов сравниваемых товарных знаков является очевидным;
- степень сходства сравниваемых обозначений является высокой;
- лицо, подавшее возражение, обращалось в ФИПС от 05.05.2023 и от 12.05.2023 в отношении заявки на регистрацию товарного знака №2022756983, по результатам которой был зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №954945, относительно его сходства до степени смешения с товарными знаками ООО «Батони Групп»;
- в соответствии с ответами ФИПС от 27.05.2023, информация, изложенная в обращениях, якобы была принята к сведению при рассмотрении заявки, однако доказательства этого в материалах регистрационного дела по заявке №2022756983 отсутствуют.
На заседании коллегии 08.11.2023 лицом, подавшим возражение, было уточнено, в отношении каких именно услуг 43 класса МКТУ правовая охрана оспариваемого товарного знака по свидетельству №954945 должна быть признана недействительной, а именно «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых».
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.
С учетом даты приоритета (17.08.2022) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №954945 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).
В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.
В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:
1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;
2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.
При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.
Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).
Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.
Оспариваемый товарный знак по свидетельству №954945 представляет собой комбинированное обозначение «
», состоящее из геометрической фигуры в виде квадрата с чёрным фоном, в который вписаны геометрические фигуры в виде прямоугольника и виде дуг, и изобразительные элементы в виде хинкали, а также из словесных элементов «ХИНКАЛЬНЫЙ ДВОРИК», «ВАЖБАТОНИ», выполненных стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 43 классов МКТУ.
Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака является словесный элемент «ВАЖБАТОНИ», который выполнен крупным шрифтом в центре товарного знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание товарного знака в целом.
Лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на товарные знаки «
», «
» по свидетельствам №№817632, 564485 с приоритетами от 19.03.2021 и от 22.04.2014 соответственно, которые, по его мнению, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №954945 и зарегистрированы в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, ООО «БАТОНИ ГРУПП» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №954945 в отношении услуг 43 класса МКТУ.
При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.
Противопоставленный знак «
» по свидетельству №817632 [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак «
» по свидетельству №564485 [2] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесного элемента «Батони», выполненного стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.
Противопоставленный товарный знак [2] включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.
При этом основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким словесным элементом противопоставленного товарного знака [2] является словесный элемент «Батони», который и несет основную индивидуализирующую функцию указанного противопоставления.
В дополнении от 12.10.2023 лицом, подавшим возражение, указывалось, что «словесная часть «батони» оспариваемой регистрации является оригинальной по своему звучанию и запоминающейся потребителю, по этой причине ее можно назвать сильным элементом, в то время как словесная часть «важ» имеет ослабленную различительную способность». Таким образом, факт вхождения словесных элементов «Батони» противопоставленных товарных знаков [1-2] в словесный элемент «ВАЖБАТОНИ» оспариваемой регистрации свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений.
В отношении данного довода коллегия отмечает, что оспариваемый товарный знак содержит в своем составе не отдельно стоящие словесные элементы «ВАЖ» и «БАТОНИ», а единый и неделимый фантазийный словесный элемент «ВАЖБАТОНИ», ввиду чего в оспариваемом товарном знаке нет сильных и слабых элементов.
Коллегия отмечает, что при отсутствии сильных частей сравниваемых словесных элементов, сравнению подлежат такие элементы в целом (решение Суда по интеллектуальным правам от 27.10.2022 по делу №СИП-757/2022).
Таким образом, при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-2] следует оценивать оспариваемое обозначение в целом, а не делить его на форманты.
Позиция об ошибочности разделения единого словесного элемента на составные части – форманты поддерживается практикой Суда по интеллектуальным правам (например, в постановлении Президиума СИП от 18.12.2017 по делу №СИП-700/2016, в решении СИП от 28.01.2014 по делу №СИП-241/2013, в решении СИП от 21.04.2017 по делу №СИП-38/2017, в решении СИП от 18.01.2018 по делу №СИП-171/2016 и т.д.).
При сравнении оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-2] коллегией было установлено следующее.
По мнению лица, подавшего возражение, сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент «батони».
Коллегия отмечает, что часть «батони» действительно полностью входит в состав основного индивидуализирующего элемента «ВАЖБАТОНИ» оспариваемого обозначения, однако, данного обстоятельства недостаточно для вывода о сходстве сравниваемых обозначений в целом.
Кроме того, коллегия обращает внимание на то, что наличие вхождения одного обозначения в другое является лишь одним из критериев установления сходства до степени смешения между сравниваемыми обозначениями (наряду с иными критериями сходства). Таким образом, довод возражения о том, что противопоставленные товарные знаки [1-2] фонетически полностью входят в состав оспариваемого обозначения, не может быть положен в основу вывода о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.
Коллегия указывает на то, что в состав основного индивидуализирующего элемента «ВАЖБАТОНИ» оспариваемого обозначения также входит словесная часть «ВАЖ», с которой начинается прочтение оспариваемого обозначения, вследствие чего данная словесная часть обращает на себя внимание потребителей в первую очередь.
Фонетически, основной индивидуализирующий элемент оспариваемого обозначения состоит из 4 слогов (9 букв), в то время как противопоставленные товарные знаки [1-2] состоят из 3 слогов (6 букв), что обуславливает их фонетическое различие.
Коллегия отмечает то, что, несмотря на то, что, как известно, фонетический признак сходства является одним из основных, следует оценивать и общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками.
Оспариваемое обозначение включает в себя не только словесный элемент «ВАЖБАТОНИ», но и охраняемые словесные элементы «ХИНКАЛЬНЫЙ ДВОРИК», а также графические (квадрат, прямоугольник, дуги) и изобразительные (изображения хинкали) элементы, что определяет вывод коллегии о том, что сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление (данные элементы отсутствуют в противопоставленных товарных знаках [1-2]).
В своем возражении от 07.07.2023 лицо, подавшее возражение, отмечало, что «сравниваемые словесные элементы «батони» и «важбатони» представляют собой два способа передачи одного и того же заимствованного слова из грузинского языка, точное лексическое значение которого при его использовании может быть сформулировано следующим образом: формула вежливости при обращении к человеку. Это обстоятельство порождает за собой семантическое, смысловое сходство до степени смешения на уровне физического восприятия при их употреблении в устной речи носителей современного русского языка».
В отношении данного довода коллегия отмечает, что средний российский потребитель не знаком с грузинским языком, ввиду чего будет воспринимать сравниваемые словесные элементы «ВАЖБАТОНИ» и «БАТОНИ» как фантазийные слова, следовательно, не представляется возможным оценить критерий их семантического сходства или различия.
Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-2] не ассоциируются друг с другом в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения.
Анализ однородности услуг 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №954945, и услуг 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.
Услуги 43 класса МКТУ «закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги кальянных; услуги личного повара; услуги по обзору продуктов питания [предоставление информации о пищевых продуктах и напитках]; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги столовых» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» противопоставленных товарных знаков [1-2], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам предприятий общественного питания, имеют одно назначение, область применения, условия предоставления и круг потребителей.
Однако, при установленном несходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-2] вывод об однородности услуг не повлияет на отсутствие смешения товарных знаков в гражданском обороте.
В отношении представленных лицом, подавшим возражение, и правообладателем лингвистических заключений (приложения №№7, 11), коллегия указывает, что квалифицирует их как недостоверные и неотносимые доказательства, поскольку подлежащие доказыванию в рамках настоящего дела факты, связанные с оценкой смешения спорных обозначений для потребителей, не могут подтверждаться научно-лингвистическими исследованиями.
Лингвистика – наука о языке, а вопросы оценок восприятия обозначений потребителями не входят в предмет лингвистики как науки и, следовательно, не могут квалифицированно исследоваться учеными-лингвистами.
С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №954945 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.
В отношении довода лица, подавшего возражения, о том, что «решением от 03.10.2022 Арбитражный суд города Москвы по делу №А40-107145/22-15-787 обязал Шилову С.С. (правообладателя оспариваемого товарного знака) прекратить использование обозначения «Батони» в наименовании заведений общественного питания (ресторанов), а также использование обозначения в сети Интернет в целях рекламы и предложения оказания услуг общественного питания, в том числе на сайте: https://важбатони.рф (приложение №8)», коллегия отмечает, что данное судебное рассмотрение касалось использования правообладателем обозначения «БАТОНИ» в своей деятельности, а не оспариваемого товарного знака. Таким образом, указанное решение Суда не может повлиять на выводы коллегии относительно несходства до степени смешения сравниваемых обозначений.