Обозначение «» по заявке №2020730381 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.06.2020 на имя заявителя в отношении товаров 33 класса Международной классификации товаров и услуг МКТУ (далее - МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 24.09.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «САМОГОНКА», «НАСТОЯЩАЯ» по причине несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «САМОГОНКА», «НАСТОЯЩАЯ» (где «Настоящий» - подлинный, действительный, не поддельный, см. Толковый словарь Ожегова С.И. Ожегов, Шведовой Н.Ю., Интернет-словари https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/119690 и др.) указывают на вид, качество товаров, носят хвалебный характер, вследствие чего являются неохраняемыми.

Заявителем не было представлено какого-либо документального подтверждения факта приобретения именно заявленным обозначением различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в гражданском обороте для маркировки заявленных товаров до даты подачи заявки, а также того факта, что заявленное обозначение и, в частности, словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» ассоциируется у потребителей только с деятельностью заявителя.

При проведении экспертизы учитывалось наличие зарегистрированных на имя заявителя товарных знаков по свидетельствам №241661, №603424, №604374, №605811, №799206, №817753, при этом, отличие заявленного обозначения от ранее зарегистрированных знаков определило подход экспертизы к рассматриваемому обозначению.

В поступившем возражении заявитель не оспаривал исключение из правовой охраны словесного элемента «САМОГОНКА», однако в отношении словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ» привел следующие аргументы:

- заявитель не согласен с исключением словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ» из правовой охраны, поскольку указанный словесный элемент является многозначным, не является характеристикой товара, не является термином, необходимость использования которого важна для реализации третьими лицами заявленных товаров 33 класса МКТУ;

- Суд по интеллектуальным правам неоднократно указывал, что при предоставлении правовой охраны элементу товарного знака необходимо учитывать сведения о регистрации иных товарных знаков на имя одного и того же заявителя (см. например, постановление от 18.04.2019 по делу №СИП-619/2018, постановление от 13.07.2020 по делу №СИП-948/2019, постановление от 30.09.2019 по делу №СИП-153/2019, постановление от 14.12.2020 №СИП-300/2020, постановление от 26.02.2021 по делу №СИП-315/2020, и др.), при этом президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 04.10.2021 по делу №СИП-1047/2020 указал, что административный орган при регистрации других товарных знаков тем же лицом связан своими выводами, сделанными в отношении одинаковых элементов товарных знаков, а элементы, единожды признанные Роспатентом обладающими различительной способностью, при отсутствии возражений иных лиц обязаны и далее признаваться административным органом в качестве обладающих такой способностью;

- поскольку Роспатентом ранее были приняты решения о регистрации товарных знаков со словесным элементом «НАСТОЯЩАЯ» в качестве охраняемого для товаров 33 класса МКТУ, со стороны заявителя не требуется дополнительное доказывание охраноспособности данного словесного элемента;

- так, на имя заявителя для товаров 33 класса МКТУ зарегистрированы товарные знаки, в составе которых в качестве охраняемого элемента указано слово «НАСТОЯЩАЯ»: «» по свидетельству №241661 с датой регистрации от 28.03.2003, «» по свидетельству №603424 с датой регистрации от 27.01.2017, «» по свидетельству №604374 с датой регистрации от 03.02.2017, «» по свидетельство №605811 с датой регистрации от 16.02.2017, «» по свидетельству №799206 с датой регистрации от 24.02.2021, «» по свидетельству №817753 с датой регистрации от 28.06.2021;

- президиум Суда по интеллектуальным правам много раз отмечал (например, в постановлении от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020), что нормы права должны применяться и толковаться единообразно, а сходные фактические обстоятельства - оцениваться одинаково;

- с учетом наличия у заявителя серии товарных знаков, содержащих охраняемый словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», и правовой позиции Суда по интеллектуальным правам, очевидно, что исключением словесного элемента «НАСТОЯЩАЯ» из правовой охраны, не соответствует действующему законодательству и актуальной правоприменительной практике.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020730381 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 33 класса МКТУ «напитки, полученные перегонкой» с исключением из правовой охраны только слова «САМОГОНКА».

В качестве иллюстрации доводов возражения на заседаниях коллегии, состоявшихся 08.02.2022 и 03.03.2022, заявителем представлялись следующие документы:

(1) Товарно-транспортные накладные:

(1.1) между ООО «Стеллар Спирите и Ботлинг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №1625 от 06.08.2020, №1895 от 10.09.2020;

(1.2) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Агроаспект» №3799 от 19.06.2020, №7160 от 09.09.2021;

(1.3) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Агроторг» № 3797 от 19.06.2020, №9276 от 11.11.2021;

(1.4) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Атак» №2381 от 24.03.2021;

(1.5) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Ашан», ООО «Ашан Флай», ООО «Ашан Флай Сибирь» №4804 от 17.06.2021, №7931 от 05.10.2021; №8639 от 26.10.2021;

(1.6) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и АО «Дикси Юг» №3197 от 28.05.2020, №3340 от 01.06.2020;

(1.7) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Копейка-Москва» №7960 от 05.10.2021, №3801 от 19.06.2020;

(1.8) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Лента» №7660 от 27.09.2021;

(1.9) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «О’кей» №2585 от 31.03.2021;

(1.10) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и АО «ТД «Перекресток» №454 от 30.01.2020, №9329 от 12.11.2021;

(1.11) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Рост-Алко» №7846 от 30.09.2021, №10616 от 20.12.2021;

(1.12) между ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Сладкая Жизнь Н.Н.» №8049 от 07.10.2021,

(1.13) ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» и ООО «Союз Святого Иоанна Воина» №2013 от 08.04.2020, №7608 от 23.09.2021;

(1.14) между ООО «Мособлалкоторг» и ЗАО «Водочная Компания Подмосковья» от 03.12.2013, 30.12.2013;

(2) Договоры поставки: между ООО «Стелар Спиритс Ботлинг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» от 17.09.2019; между ООО «Авоська–два» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №18/2963 от 01.12.2018, между АО «Дикси Юг» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №6911-Ю-ДЗ от 2018 г., ООО «Лента» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №С-25904 от 30.03.2018, ООО «Окей» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №ВЗ-ДО-80-19ДП от 01.03.2019, ООО «РОСТ-АЛКО» и ООО «Стеллар Дистрибьюшен РУС» №004 от 04.08.2021, Многосторонний договор (Х5) №6-1-100/000105-18 от 01.07.2018;

(3) Дипломы и медали: диплом Лучшая водка 2020» в номинации «Открытие года», диплом лауреата международного конкурса «лучший продукт 2021» + золотая медаль;

(4) Фотографии журналов о наличии акций в магазинах «Верный», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Дикси» за 2021 год;

(5) Сведения из сети Интернет:

(5.1) статья «Водка «Настоящая» получила приз ежегодной Национальной премии «Товар Года» за «Высокие стандарты качества»; https://www.business-top.info/?p=155217 на 11.12.2014;

(5.2) продажа водки «НАСТОЯЩАЯ» в сетей «Перекресток», «Впрок» и отзывы за 2015-2019 годы, https://www.vprok.ru/product/nastoyaschaya-vodka-nast-platinovaya-40-0-5l--538683;

(6) Судебная практика:

(6.1) Постановление президиума СИП от 24.02.2022 по делу №СИП-762/2021;

(6.2) Постановление президиума СИП от 02.09.2021 по делу №СИП-931/2020;

(6.3) Постановление президиума СИП от 29.10.2021 по делу №СИП-140/2021;

(6.4) Постановление президиума СИП от 10.02.2021 по делу №СИП-432/2020;

(7) Сведения Росалкогольрегулирования об объемах производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции с 03.02.2017 по 21.02.2022 АО «Татспиртпром», ООО «Пантеон», ОАО «Белвино», ООО «Старооскольский ликероводочный завод «Люкс», ООО «БрянскСпиртПром», ООО «Стеллар Спиритс и Ботлинг», ООО «Настоящая Алкогольная Компания».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (14.06.2020) поступления заявки №2020730381 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Обозначение ««» по заявке №2020730381 с приоритетом от 14.06.2020 является комбинированным, представляет собой этикетку с неровными краями, в верхней части которой присутствует словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами русского языка и расположенный на горизонтально ориентированной полосе зеленого цвета. Под полосой расположен словесный элемент «САМОГОНКА», выполненный мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под словесными элементами на этикетке изображены стилизованные изображения хлеба, сала, чеснока, стакана, колосьев. Внизу этикетки расположено слово «САМОГОНКА», выполненное мелким шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне полосы черного цвета.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 33 класса МКТУ «напитки, полученные перегонкой».

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «САМОГОНКА» представляет собой разговорную форму слова «самогон» и означает: крепкий спиртной напиток, изготовляемый путём перегонки через самодельные аппараты алкогольной массы, получаемой в результате брожения зерновых продуктов, сахара, картофеля, свёклы, фруктов и других продуктов, содержащих крахмальные вещества, см. Большая советская энциклопедия, М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978 на портале https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/129641/Самогон.

Таким образом, под словом «САМОГОНКА» подразумевается наименование напитка определенного вида и свойств, отнесенного к категории такого рода продукции 33 класса МКТУ как «напитки, полученные перегонкой». Указанные обстоятельства свидетельствуют о неохраноспособности этого элемента согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь слово «НАСТОЯЩАЯ» представляет собой прилагательное женского рода, образованное от слова «настоящий», и, как справедливо указано заявителем в поступившем возражении, имеет несколько значений. Так, согласно словарно-справочным данным (см. Толковый словарь Ушакова на портале https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/876886) под словом «настоящий» подразумевается: 1. теперешний, совершающийся сейчас, в данное время; 2. теперешнее время, современность; 3. этот, данный; 4. подлинный, действительный, натуральный, не поддельный, не являющийся суррогатом; 5. такой, какой должен быть, должный, соответствующий требованиям.

Исходя из наличия многозначности слова «настоящий», не имеется оснований для вывода о том, что слово «НАСТОЯЩАЯ» вызывает в сознании потребителя какие-либо определенные представления товаре и его свойствах. Восприятие этого словесного элемента требует рассуждений и домысливания, а, значит, не является прямой характеристикой продукции. При этом следует упомянуть, что оспариваемое решение Роспатента не содержит данных о том, что словесное обозначение «НАСТОЯЩАЯ» используется в гражданском обороте производителями алкогольной продукции в качестве общеупотребимой описательной характеристики товаров 33 класса МКТУ.

Необходимо также указать, что при анализе материалов настоящего дела коллегия приняла во внимание довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки «» по свидетельству №241661, «» по свидетельству №603424, «» по свидетельству №604374, «» по свидетельство №605811, «» по свидетельству №799206, «» по свидетельству №817753, зарегистрированные для индивидуализации товаров 33 класса МКТУ «водка», в которых словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» указан в качестве охраняемого.

В этой связи усматриваются основания для вывода о том, что в сознании потребителя заявленное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ» и выполненное в той же оригинальной графической манере, что и ранее получившие правовую охрану товарные знаки «» по свидетельству №799206, «» по свидетельству №817753, будут восприниматься в качестве продолжения серии товарных знаков заявителя, предназначенных для индивидуализации алкогольных напитков.

Учитывая, что основным индивидуализирующим словесным элементом заявленного обозначения «» является словесный элемент «НАСТОЯЩАЯ», ранее уже получивший правовую охрану как в составе вышеуказанного словесного товарного знака по свидетельству №604374, так и в составе комбинированных товарных знаков заявителя по свидетельствам №№241661, «№603424, №605811, №799206, №817753, коллегия пришла к выводу о необходимости соблюдения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности принципа законных ожиданий заявителя по возможности регистрации варианта его товарного знака для однородных товаров 33 класса МКТУ «напитки, полученные перегонкой».

Что касается документов (1) – (5), (7), представленных заявителем в части сведений о производстве и продвижении продукции 33 класса МКТУ «водка», то они приняты коллегией к сведению.

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что предоставление правовой охраны словесному элементу «НАСТОЯЩАЯ» в составе заявленного обозначения не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем имеются основания для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.12.2021, изменить решение Роспатента от 24.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020730381.