Регистрация товарного знака «» по свидетельству №807433 с приоритетом от 06.02.2020 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2021 по заявке №2020705539. Правообладателем товарного знака по свидетельству №807433 является Кайрат Аль-Манафа фор Дженерал Трейд энд Паблик Транспорт Лимитед Лайабилити компани, Болгария (далее – правообладатель). Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.08.2021, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №807433 произведена с нарушением требований, установленных положениями пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на протяжении последних нескольких лет, в отношении товаров 34 класса МКТУ, лицом, подавшим возражение, осуществлялись попытки по регистрации словесных и комбинированных обозначений, объединенных общим признаком, а именно наличием доминантного словесного элемента «BUSINESS ROYALS». В частности, в разные периоды времени, лицом, подавшим возражение, подавались следующие заявки (приложение № 1):

1) на комбинированное обозначение «BR BUSINESS ROYALS» по заявке №2019726202 от 03.06.2019 года (решение об отказе в регистрации от 28.08.2020 года);

2) на словесное обозначение «Business Royals of London 1844» по заявке №2019726199 от 03.06.2019 года (решение об отказе в регистрации от 28.08.2020 года);

3) на словесное обозначение «BUSINESSROYALS» по заявке №2019721824 от 08.05.2019 года (решение об отказе в регистрации от 14.08.2020 года);

4) на комбинированное обозначение «BR BUSINESS ROYALS BRONZE TORCH SUPER SLIMS 20 HIGH CLASS CIGARETTES» по заявке №2018740561 от 19.09.2018 года (решение об отказе в регистрации от 24.09.2019 года);

5) на комбинированное обозначение «BR BUSINESS ROYALS SUPER SLIMS ESTABLISHED 1844» по заявке №2018740560 от 19.09.2018 года (решение об отказе в регистрации от 29.10.2019 года);

6) на словесное обозначение «BR BUSINESS ROYALS» по заявке №2017753964 от 19.12.2017 года (решение об отказе в регистрации от 28.01.2019 года);

7) на комбинированное обозначение «BUSINESS ROYALS PREMIUM CHARCOAL FILTER» по заявке №2016734918 от 21.09.2016 года (решение об отказе в регистрации от 27.12.2017 года). В отношении указанных заявок экспертизой были вынесены решения об отказе в регистрации со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Кодекса (приложение № 2), мотивированные существованием серии сходных до степени смешения товарных знаков со словесными элементами: «ROYALS»; «ROTHMANS ROYALS»; «ROYALS BY ROTHMANS» или «ROYALS BY» (товарные знаки по свидетельствам №№33034, 151319, 151320, 232401, 239440, 580297, 580298, 593799, 636816, 634747, 634748, 634957, 620024, 621012, 687164), принадлежащих компании Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Рут де Франс 17, Бонкур, 2926, Швейцария;

- словесный элемент «ROYALS» оспариваемого обозначения фонетически и семантически входит в серию противопоставленных товарных знаков компании Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед со словесными элементами: «ROYALS»; «ROTHMANS ROYALS»; «ROYALS BY ROTHMANS» или «ROYALS BY» (товарные знаки по свидетельствам №№33034, 151319, 151320, 232401, 239440, 580297, 580298, 593799, 636816, 634747, 634748, 634957, 620024, 621012, 687164), а сопоставительный анализ по графическому критерию показывает сходство в написании словесных элементов «ROYALS», поскольку использованы заглавные буквы латинского алфавита и их близкое шрифтовое исполнение. Таким образом, сопоставляемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными до степени смешения;

- товары 34 класса МКТУ оспариваемого обозначения являются однородными товарам 34 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№33034, 151319, 151320, 232401, 239440, 580297, 580298, 593799, 636816, 634747, 634748, 634957, 620024, 621012, 687164, так как относятся к табачной продукции, имеют одинаковое назначение, сферу применения и круг потребителей;

- лицо, подавшее возражение, и ассоциированная компания Индепендент Тобако ФЗЕ (Independent Tobacco FZE) (приложение № 7), являются известными в мире производителями табачной продукции, в том числе под завоевавшей высокую репутацию на международном рынке торговой маркой «BUSINESS ROYALS»;

- БР Интернешнл Холдингз Инк. является холдинговой компанией, которая владеет правами на товарные знаки серии «BUSINESS ROYALS» в отношении однородных товаров 34-го класса МКТУ в нескольких странах, включая страны Европейского союза, а Индепендент Тобако ФЗЕ является производственным крылом, осуществляющим производство и продажу сигарет под торговой маркой «BUSINESS ROYALS» (https://www.independenttobacco.com/product-list/ ((приложения №№ 8-9)) и также владеет регистрациями товарных знаков со словесным элементом «BUSINESS ROYALS» в отдельных странах (приложение № 10);

- 08.03.2018 между компанией Индепендент Тобако ФЗЕ и ООО «Пуро Нобле Лоджистик» было заключено соглашение о дистрибьюторстве, согласно которому, на территории Российской Федерации, ООО «Пуро Нобле Лоджистик» будет осуществлять продажу и маркетинг в отношении табачной продукции марки «BUSINESS ROYALS» (приложение №№ 11, 13, 14). Также, 10.11.2019 года, Индепендент Тобако ФЗЕ было принято решение (приложение № 12) об открытии на территории Российской Федерации, в городе Москва, официального представительства;

- информация о табачной продукции под маркой «BUSINESS ROYALS» и о ее производителе несколько последних лет доступна российским потребителям в сети интернет, как на торговых интернет-площадках: https://servicetab.ru/fabrics/280-Business-Royals; https://mir-tabaka.org/Sigareti-business-royals-superslims-blok-p-27594.html; https://finecigars.shop/collection/katalog-1-aef41e/product/business-royals-silver; https://www.cigarpro.ru/sigarety/business-royals/; https://ilfumoshop.ru/sigarety-business-royal-super-slims-20-sht#f4a8d11, так и в информационных статьях https://zen.yandex.ru/media/tabaccoclub/sravnitelnaia-degustaciia-sigaret-business-royals-5b7665452c8e9b00adbe329c; https://zen.yandex.ru/media/zapiski_kurilshchika/sigarety-iz-oae-po-cene-sigaret-iz-supermarketa-business-royals-silver-kurim-probuemdelaem-vyvody-5fa9c2949c3dc81f90fd942a (приложение № 15);

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «на имя Кайрат Аль-Манафа фор Дженерал Трейд энд Паблик Транспорт Лимитед Лайабилити произведена в том числе в нарушение положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку такая регистрация способна ввести в заблуждение потребителя относительно реального изготовителя табачной продукции под товарным знаком содержащим словесный элемент «BUSINESS ROYALS».

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №807433 недействительной полностью на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Сведения о заявках №№ 2019726202; 2019726199; 2019721824; 2018740561; 2018740560; 2017753964; 2016734918 из государственного реестра заявок на товарные знаки и знаки обслуживания РФ;

2. Решения об отказах в регистрации по заявкам №№ 2019726202; 2018740561; 2019726199; 2019721824;

3. Решения Палаты по патентным спорам по заявкам №№ 2018740561 и 2017753964;

4. Решение суда по интеллектуальным правам;

5. Уведомление по заявке № 2020705539;

6. Перевод слова «EUROPEAN»;

7. Письмо о партнерстве БР Интернешнл Холдингз Инк. И Индепендент Тобако ФЗЕ с переводом;

8. Распечатка страницы сайта www.independenttobacco.com/product-list/;

9. Образцы продукции с сайта www.independenttobacco.com (размещенные на 17.04.2020);

10. Перечень товарных знаков серии «BUSINESS ROYALS» принадлежащие БР Интернешнл Холдингз Инк. и Индепендент Тобако ФЗЕ;

11. Копия соглашения о дистрибьюторстве и документы на поставку;

12. Копия решения о создании представительства и копия доверенности на директора представительства с переводом;

13. Фотографии табачной продукции с обязательными в Российской Федерации маркировками и информацией о производителе;

14. Выписка по декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза № ЕАЭС N RU Д-AE.ПР62.В.00799 (архивная);

15. Распечатка информации по приведенным интернет-ссылкам;

16. Распечатка электронного паспорта товара.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 03.09.2021 было направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 13.10.2021.

На заседании коллегии 13.10.2021 правообладатель отсутствовал, однако, 12.10.2021 представил отзыв по мотивам поступившего 26.08.2021 возражения.

Так как отзыв был представлен за день до заседания коллегии, заседание коллегии было перенесено на более поздний срок, а именно на 10.11.2021.

В своем отзыве от 12.10.2021 по мотивам поступившего 26.08.2021 возражения правообладатель отмечал следующее:

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 33034, 151319, 151320, 232401, 239440, 580297, 580298, 593799, 636816, 634747, 634748, 634957, 620024, 621012, 687164, в связи с чем не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807433 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель не находит мотивированным довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого обозначения основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о широкой известности российским потребителям как самого лица, подавшего возражение – компании БР Интернешнл Холдингз Инк., так и соответствующих товаров, которые бы оказывались данным лицом в значительных объемах в течение достаточно длительного периода времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, и подтверждали бы их восприятие потребителями исключительно в неразрывной ассоциативной связи между собой. К возражению не приложены какие-либо доказательства, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение - с компанией БР Интернешнл Холдингз Инк. (например, не представлен социологический опрос, который показал бы, что потребители путают сравниваемые обозначения при покупке товаров 34 класса МКТУ).

К отзыву была приложена копия постановления президиума СИП по делу №СИП-158/2018 (приложение № 17).

Лицо, подавшее возражение, 03.11.2021 направило свои письменные пояснения на отзыв правообладателя, которые сводятся к следующему:

- согласно правовой позиции выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 03.04.2012 № 16133/11, пункт 2 статьи 1513 Кодекса не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», и не содержит ограничений по видам заинтересованности, таким образом, заинтересованным может быть признано любое лицо, доказавшее наличие фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения. Положение пункта 6 статьи 1483 Кодекса упоминает не только правообладателей охраняемых на территории РФ товарных знаков, но и заявителей, подавших на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения с более ранней датой приоритета;

- как следует из представленных ранее сведений, на дату приоритета оспариваемой регистрации в русскоязычном сегменте интернета была представлена информация о сигаретах марки «BUSINESS ROYALS», произведенных ассоциированной с Заявителем компанией Индепендент Тобако ФЗЕ (Independent Tobacco FZE). Декларация о соответствии от 24.04.2018, счета и товарные накладные, датированные 23 и 26 июля 2018 года, совпадение серии акцизной марки «Г4641РР» упомянутой на представленных фотографиях продукции и в документах к счету № IT/EX/2018/238 от 23 июля 2018, свидетельствуют о присутствии продукции на российском рынке, а значит российский потребитель не может быть с ней не знаком. С учетом сходства рассматриваемых обозначений и наличия факта использования лицом, подавшим возражение, и ассоциированной компанией Индепендент Тобако ФЗЕ (Independent Tobacco FZE) обозначения «BUSINESS ROYALS» как во всем мире, так и на территории России, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, существует реальный риск порождения в сознании потребителей представления о том, что продукция маркированная обозначением «BUSINESS ROYALS EUROPEAN» являются товарами Индепендент Тобако ФЗЕ (Independent Tobacco FZE), компании ассоциированной с лицом, подавшим возражение.

К письменным пояснениям лица, подавшего возражения, на отзыв правообладателя был приложен частичный перевод представленных ранее документов на поставку товаров (приложение №18).

На заседании коллегии 10.11.2021 правообладатель отсутствовал и не имел возможности ознакомиться с письменными пояснениями лица, подавшего возражения, на отзыв от 12.10.2021, в связи с чем указанное заседание коллегии было перенесено на более поздний срок, а именно на 22.11.2021.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.02.2020) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №807433 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

При установлении способности обозначения ввести потребителя в заблуждение учитываются в том числе сведения о товарных знаках или иных средствах индивидуализации, предоставление правовой охраны которым признано недействительным на том основании, что действия правообладателя, связанные с их регистрацией и использованием, были признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке актом недобросовестной конкуренции или злоупотреблением правом на основании решения федерального антимонопольного органа и его территориальных органов или решения суда.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №807433 представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 34 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №807433 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегия сообщает, что не может признать компанией БР Интернешнл Холдингз Инк. заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807433 по основаниям, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, так как согласно данным, размещенным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем противопоставленных товарных знаков «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «», «» по свидетельствам №33034, 151319, 151320, 232401, 239440, 580297, 580298, 593799, 636816, 634747, 634748, 634957, 620024, 621012, 687164, является компания Ротманс оф Пэлл Мэлл Лимитед, Швейцария.

Так как компания БР Интернешнл Холдингз Инк. не является заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №807433 по основаниям, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, данное обстоятельство является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения в этой части.

Отсутствие заинтересованности лица, подавшего возражение, против предоставления правовой охраны товарному знаку является самостоятельным основанием для отказа в его удовлетворении, что подтверждается правовой позицией Суда по интеллектуальным правам, изложенной по ряду дел (см. например, дела №СИП-406/2018, №СИП-105/2013) и отражается в справке по результатам обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением президиума суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СП-23/20.

Что касается несоответствия оспариваемого обозначения положениям пункта 3 статьи 1483, коллегия сообщает следующее.

При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка представленных материалов (1-16, 18) позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под обозначением «BUSINESS ROYALS». При этом, лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность в той области, к которой относятся, в частности, оспариваемые товары 34 класса МКТУ. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения по основаниям, изложенных в пункте 3 статьи 1483 Кодекса.

При анализе оспариваемого товарного знака на предмет несоответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Словесный элемент «» сам по себе не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, то есть применительно к товарам 34 класса МКТУ обозначение «» является фантазийным.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара, может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 34 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Приоритет оспариваемого товарного знака №807433 - 06.02.2020, то есть документы, которые датированы позже указанной даты или которые не имеют исходных данных не могут быть проанализированы в настоящем решении (приложение №№ 8, 13, 15, 16).

В ходе анализа представленных документов коллегией было установлено следующее. Из представленных договоров поставки (приложения №№ 11, 18) нельзя сделать вывод о том, каким именно обозначением маркировалась данная продукция. Образцы продукции с сайта www.independenttobacco.com (приложение № 9), выписка по декларации соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (приложение №14) относятся к иному производителю – Индепендент Тобако Инк., в силу чего не могут быть приняты коллегией во внимание. Также коллегия отмечает, что из представленных документов не усматривается, какое количество потребителей знает об обозначении «BUSINESS ROYALS» и ассоциирует с компанией БР Интернешнл Холдингз Инк.

Вниманию коллегии не были представлены сведений об объемах продаж товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о территории распространения товаров, маркированных обозначением, сходным с оспариваемым товарным знаком; о длительности использования обозначения «BUSINESS ROYALS» для маркировки товаров 34 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу товаров, маркированных данным обозначением, о степени информированности потребителей об обозначении «BUSINESS ROYALS», включая результаты социологических опросов.

Таким образом, коллегия усматривает, что представленные материалы не свидетельствуют о длительном и широком использовании обозначения «BUSINESS ROYALS» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться ассоциация между рассматриваемым обозначением «BUSINESS ROYALS» и лицом, подавшим возражение, или вообще с каким либо конкретным производителем.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №807433.