Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2021736324 с приоритетом от 10.06.2021 зарегистрирован 05.07.2022 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №879620 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эсперто», 123100, Москва, Муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Шмитовский пр-д, д. 16, стр. 1, этаж/ком. 2/4 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, информация о чем была опубликована 05.07.2022 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №13 за 2022 год.

В поступившем возражении от 25.11.2024 выражено мнение о том, что регистрация №879620 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, обосновывая свою заинтересованность в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879620, указывает на то, что является ответчиком в арбитражном суде по делу №А11-1428/2024, рассмотрение которого инициировано ООО «Эсперто».

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак порождает в сознании потребителей представление об известной итальянской компании DEKA V.E.L.A S.R.L., Via Baldanzese, 17 I-50041 Calenzano (FI) (IT), сведения о которой присутствуют в сети Интернет на сайте https://dekalaser.com/.

С 1991 года компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. занимается производством лазерных систем, предназначенных для эстетических и лечебных процедур, является разработчиком лечебной косметики, ведет обширные образовательные программы, занимается научными исследованиями, разрабатывает руководства и протоколы лечения, имеет обширные связи с другими странами, помогает внедрению методик лечения и организации профессиональных сетей.

Кроме того, компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. является правообладателем товарного знака по международной регистрации №1483791 с приоритетом 27.11.2018 в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ, в перечень которых включены лазеры для медицинских целей, медицинское оборудование и инструменты; профессиональные консультации в области медицинских технологий, медицинской хирургии и ортопедии; аренду ультразвукового медицинского диагностического аппарата; медицинские услуги.

Перечень товаров правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 включает такие товары 09 класса МКТУ как аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты магнитно‐резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; биореакторы для культивирования клеток для научных исследований; биореакторы для лабораторного использования; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях, функционирование которых основано на химических и физических законах, а также технологии и аппаратурной оснастки, которые применяются для создания конструирования устройств в области медицинской техники.

Поэтому в отношении многих товаров 9 и 10 классов МКТУ, являющихся корреспондирующими, у потребителя может создаваться представление о происхождении этих товаров из одного и того же предприятия или из экономически связанных предприятий.

Относительно услуг 35 класса МКТУ, включающих такие позиции как службы административные по медицинским направлениям, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые и многие другие услуги, связанные с администрированием и рекламой, становятся для больших компаний неотъемлемой частью их деятельности.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №879620 вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, имитируя обозначение, которое использует итальянская компания.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879620 недействительным в полном объеме.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, представлены следующие документы (в копиях):

(1) исковое заявление о взыскании денежных средств за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству №879620 и международной регистрации №1483791 и дополнение к нему;

(2) определение Арбитражного суда Владимирской области от 11.06.2024 по делу №А11-1428/2024.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620, извещенный надлежащим образом о поступившем возражении, представил свой отзыв по его мотивам.

Как отмечается в отзыве, правообладатель не является случайным лицом, зарегистрировавшим на свое имя оспариваемый товарный знак, а выступает эксклюзивным дистрибьютером продукции компании DEKA M.E.L.A. S.R.L. на территории Российской Федерации, информация о чем, в частности, содержится на сайте партнера правообладателя с доменным именем esperto.pro.

Итальянская компания DEKA M.E.L.A. S.R.L. не ведет деятельность на территории Российской Федерации самостоятельно, а все поставки продукции осуществляются через авторизованных дистрибьютеров, сайт названной компании не русифицирован, что свидетельствует о том, что в сознании рядового российского потребителя не могла установиться прочная ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с итальянской компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L. ввиду ее незнания российским потребителем.

Между компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L. и правообладателем был заключен лицензионный договор от 24.01.2024 на использование товарного знака по международной регистрации №1483791 в отношении товаров 10 класса МКТУ на весь срок действия исключительного права на территории Российской Федерации, официально зарегистрированный в Роспатенте.

Таким образом, правообладатель как эксклюзивный дистрибьютер продукции компании DEKA M.E.L.A. S.R.L. на территории Российской Федерации, в отличие от лица, подавшего возражение, легально использует товарный знак по международной регистрации №1483791.

Помимо прочего, в отзыве отмечается, что лицо, подавшее возражение, не поясняет, не подтверждает своей связи с компанией DEKA M.E.L.A. S.R.L. и не прикладывает документов, подтверждающих легальное введение им в гражданский оборот продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком. В сети Интернет фиксируется незначительное число поисковых запросов, связанных с лицом, подавшим возражение, и обозначением «deka».

Доводы отзыва правообладателя сопровождают следующие документы (в копиях):

(3) сведения с сайта с доменным именем esperto.pro;

(4) сведения с сайта с доменным именем dekalaser.com;

(5) лицензионный договор на использование товарного знака от 24.01.2024;

(6) сведения из реестра Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.06.2021) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с положениями подпункта 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1-5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно положению подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Исходя из определения Арбитражного суда Владимирской области от 11.06.2024 по делу №А11-1428/2024 (приложение 2), лицо, подавшее возражение, является ответчиком в судебном разбирательстве, касающемся нарушения исключительного права ООО «Эсперто» на товарные знаки по свидетельству №879620 и международной регистрации №1483791, при введении в гражданский оборот лазерного оборудования, используемого в медицинских целях.

Учитывая, столкновение в гражданском обороте прав на спорное обозначение при осуществлении продаж техники медицинского назначения, усматривается заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №879620 в рамках требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 вызывать не соответствующее действительности представление относительно изготовителя товаров и услуг, указанных в его перечне, то необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак «» свидетельству №879620 с приоритетом от 10.06.2021 включает в свой состав выполненные буквами латинского алфавита словесные элементы, где слово «DEKA» визуально доминирует, выполнен в оригинальном графическом исполнении, а «Innate Ability»

- мелким шрифтом. Товарный знак по свидетельству №879620 зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ.

Обратившись к общедоступным словарно-справочным источникам информации, коллегия не выявила присутствия словесного элемента «DEKA» в лексике какого-либо языка. Данных о наличии какого-либо смыслового значения этого слова в возражении также не приводится. В свою очередь словесные элементы «Innate» и «Ability» являются лексическими единицами английского языка, образуют словосочетание, имеющее перевод «Врожденная способность».

Все вышеприведенные словесные элементы применительно к товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ не способны вызывать представление ни о товаре, ни о его происхождении, т.е. оспариваемый товарный знак по свидетельству №879620 воспринимается как фантазийное обозначение.

Вместе с тем, исходя из доводов возражения, оспариваемый товарный знак по свидетельству №879620 ассоциируется с продукцией итальянской компании DEKA V.E.L.A S.R.L., в силу чего способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара и лица, оказывающего услуги.

Согласно сложившейся правовой позиции суда, сформулированной в Информационной справке, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10, способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

С учетом вышеупомянутых правовых подходов, анализ материалов возражения показал следующее.

Как следует из аргументов возражения, итальянская компания DEKA V.E.L.A S.R.L. является производителем лазерных технологий, предназначенных для эстетических и лечебных процедур, доказательством чего служит приведенная в возражении ссылка на сайт https://dekalaser.com/.

Обращение к материалам сайта https://dekalaser.com/ показало, что на нем приводятся данные о компании DEKA V.E.L.A S.R.L. и информация о различной продукции медицинского назначения. Однако сам сайт не является русифицированным и не содержит каких-либо сведений о поставках этой продукции на территорию Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620. Вопреки доводам возражения, наличие у компании DEKA V.E.L.A S.R.L. сайта само по себе не может являться доказательством осведомленности российского потребителя о спорном обозначении и возникновении ассоциативных связей между ним и этой итальянской компанией.

Кроме того, необходимо отметить, что упомянутое в возражении лазерное оборудование медицинского назначения относится к 10 классу МКТУ, при этом правовая охрана товарного знака по свидетельству №879620 на товары 10 класса МКТУ не распространяется. Упомянутые в возражении товары 09 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620, такие как «аппараты дистилляционные для научных целей; аппараты дыхательные, за исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты магнитно‐резонансной томографии [МРТ], не для медицинских целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; аппараты рентгеновские для промышленных целей; биореакторы для культивирования клеток для научных исследований; биореакторы для лабораторного использования; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях», не относятся к сфере медицины, характеризуются иным назначением и кругом потребителей, а, следовательно, не имеют совместной встречаемости с приборами и инструментами 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №879620.

Единственной услугой, которая связана с медицинской направленностью, является приведенная в перечне 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 позиция «службы административные по медицинским направлениям». Вместе с тем, доказательств восприятия оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 в отношении этой услуги как связанной с компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. из материалов дела не усматривается.

Помимо указанных обстоятельств, следует принять во внимание доводы правообладателя относительно наличия между ним и итальянской компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. правоотношений, связанных с использованием на территории Российской Федерации спорного обозначения.

Так, компания DEKA V.E.L.A S.R.L. обладает исключительным правом на товарный знак «» по международной регистрации №1483791 с приоритетом от 05.04.2019, правовая охрана которого в отношении товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ распространяется и на территорию Российской Федерации. При этом между правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 и компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. заключено лицензионное соглашение на использование товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, зарегистрированное Роспатентом 12.04.2024 за №РД0463962 (приложения 5, 6). На сайте правообладателя приводятся сведении о ведении им в гражданский оборот медицинских лазеров для хирургии, производителем которых выступает компания DEKA V.E.L.A S.R.L. (приложение 3). Тем самым, можно сделать вывод, что правообладатель имеет хозяйственные связи с компанией DEKA V.E.L.A S.R.L. и законно вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации соответствующее медицинское оборудование. Иного из материалов настоящего дела не усматривается.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не находит оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №879620 вызывать у потребителя не соответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя товаров 09 класса МКТУ и лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.11.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №879620.