Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020705453, поданной 06.02.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение: .

Роспатентом 25.11.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020705453 в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Инвестиции» (долгосрочное вложение капитала в какую-либо отрасль экономики или в какое-либо предприятие внутри страны или за рубежом, см. «Справочник технического переводчика», Интент, 2009-2013 гг.), является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг, указанных в перечне, поскольку не обладает различительной способностью, поскольку используется широким кругом лиц в различных областях деятельности, в том числе однородных заявленным товарам и услугам, а также указывает на назначение услуг;

- представленные документы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения со словесным элементом «Инвестиции». Так, в представленных заявителем дополнительных материалах (статья «Яндекс» с сайта wikipeadia.org, распечатки с сайта «alexa.com», список сервисов Яндекса) отсутствует заявленное комбинированное обозначение. Также заявителем не были представлены материалы о рекламе, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 24.03.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2021.

Доводы возражения, поступившего 24.03.2022, сводятся к следующему:

- заявитель в возражении приводит толкование законодательства в отношении статьи 1483 Кодекса. Так, согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса обозначение, даже если оно состоит только из обозначений, которые сами по себе не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, может иметь различительную способность именно в виде конкретной комбинации;

- заявленное обозначение воспринимается в качестве конкретной комбинации;

- заявленное обозначение включает фантазийный элемент «Яндекс», лежащий в основе фирменного наименования заявителя и серии его товарных знаков;

- заявленное обозначение представляет собой единую семантическую и лексическую конструкцию (в том числе, в силу единства его графического исполнения), в которой элемент «Яндекс» указывает на заявителя, а элемент «Инвестиции» - на вид сервиса компании;

- заявленное обозначение образует словосочетание, в котором слово «Яндекс» представляет собой родовое понятие, а элемент «Инвестиции», будучи зависимым словом, является его характеристикой, в связи с чем, деление слов в заявленном обозначении является необоснованным;

- при ограничении родового понятия «Яндекс» (экосистема сервисов) видовым понятием «Инвестиции» (конкретный вид предлагаемого заявителем сервиса) заявитель внес в товарный знак новый смысл, а именно «сервис Яндекса, представляющий собой советы по размещению капитала с целью получения прибыли»;

- заявленное обозначение представляет собой словосочетание, которое является композицией, обладающей различительной способностью, поскольку элементы, его составляющие, формируют уникальное обозначение, позволяющее индивидуализировать товары, отличать их от товаров иных производителей;

- словесный элемент «Инвестиции» прямо не указывает на качество, вид и свойства заявленных товаров и услуг. Для понимания заявленного обозначения требуются домысливание, ассоциации, дополнительные рассуждения;

- обозначение «Яндекс» используется заявителем для индивидуализации своих многочисленных сервисов, название каждого из которых строится по одинаковому принципу: «Яндекс + слово, идентифицирующее сервис». Например, товарные знаки: по свидетельству № 782403, приоритет от 06.05.2020,

по свидетельству № 769085, приоритет от 26.02.2020, по свидетельству № 724231, приоритет от 17.06.2019, по свидетельству № 460117, приоритет от 15.06.2011 и т.д. Обозначения «Яндекс», «Яndex», «yandex» были признаны общеизвестными товарными знаками за №№ 165, 72, 164. Также заявитель является правообладателем серии товарных знаков, в основе которых лежат обозначения «Яндекс» / «Яndex» / «yandex» и т.п. (свидетельства №№ 173152, 225163, 208835, 208836 и т.д.);

- общеизвестность словесного элемента «Яндекс» должна учитываться при принятии решения о регистрации заявленного обозначения в целом;

- с 2016 года «Яндекс» предоставляет более 50 сервисов, наименование которых составлено по такому же принципу: «Яндекс Еда», «Яндекс Карты», «Яндекс Станция», семантика которого сводится к: «Яндекс как производитель услуг + Инвестиции как обозначение оказываемой услуги»;

- заявленное обозначение не является описательным, поскольку представление о производимых товарах и оказываемых услугах возможно только через ассоциации и цепочки рассуждений, применительно к конкретным товарам и услугам, в отношении которых испрашивается правовая охрана;

- словесный элемент «Яндекс» расположен первым в заявленном обозначении и именно на нем в первую очередь фиксируется внимание потребителя;

- элементы заявленного обозначения очевидно взаимосвязаны между собой как по смыслу, так и грамматически;

- заявителем приведены сведения о регистрации товарных знаков, содержащих словесный элемент «Инвестиции»: «ВТБ Мои Инвестиции Работают профессионалы» по свидетельству № 825629, «Инвестиции в надежность!» по свидетельству № 792847, «Инвестиции в будущее» по свидетельству № 427426, а также иные товарные знаки, включающие слабый и сильный элементы: «СберБизнес» по свидетельству № 734771, «СберДанные» по свидетельству № 731614 и т.д.;

- поисковая система «Яндекс» является четвёртой среди поисковых систем мира по количеству обрабатываемых поисковых запросов (свыше 6,3 млрд. в месяц на начало 2014 года). По состоянию на сентябрь 2018 года, согласно рейтингу Alexa.com, сайт yandex.ru по популярности занимает 21-е место в мире и 1-е - в России;

- в Российской Федерации поисковая доля составляет 57,27 %. Сервисами и мобильными приложениями Яндекса пользуются 90,4 % аудитории Интернета в российских городах с населением от 100 тысяч человек. Совокупное посещение потребителями только нескольких сервисов Яндекса из 60 составляет более 230 миллионов человек. Очевидно, что потребителям хорошо известен принцип наименования сервисов Яндекса и они воспринимают их названия «Яндекс + слово» исключительно в качестве фантазийного названия;

- заявителем представлены сведения о публикациях различных изданий о сервисе «Яндекс Инвестиции» за 2019 – 2020 гг., который приобрел высокую популярность, о чем свидетельствует информация о размере поисковой выдачи. Представленные на стадии экспертизы материалы были представлены с целью демонстрации использования заявителем принципа выбора наименования сервисов «Яндекс + слово», а также с целью того, что заявленное обозначение воспринимается в целом без разделения на составные части;

- Яндекс Инвестиции – сервис для инвестирования и накопления. В рамках сервиса пользователь может открыть брокерский счет онлайн, покупать и продавать ценные бумаги (облигации, фонды, акции) и обменивать валюту по хорошему курсу близкому к биржевому. С 2020 г. сервис воспринимается пользователями как самостоятельный инструмент для размещения капитала с целью извлечения прибыли;

- отказ в охраноспособности элемента «Инвестиции» в заявленном обозначении нанесет ущерб хозяйственной деятельности заявителя и даст возможность недобросовестным конкурентам использовать уже ставший известным товарный знак для оказания своих услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам дела приложены:

- список сервисов Яндекса – [1];

- распечатки Интернет-ресурсов в отношении известности обозначения «Яндекс» – [2];

- публикации с Интернет-ресурсов о сервисе «Яндекс Инвестиции» – [3];

- размеры поисковой выдачи по запросу «Яндекс Инвестиции» – [4].

На основании изложенного в возражении, поступившем 24.03.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, без исключения из охраны словесного элемента «Инвестиции».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 24.03.2022, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (06.02.2020) заявки № 2020705453 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые: 1) приобрели различительную способность в результате их использования; 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита в одну строку.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 25, услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В составе заявленного обозначения элемент «Инвестиции» выполнен стандартным шрифтом, расположен отдельно и семантически не связан с элементом «Яндекс», то есть не образует с ним устойчивого словосочетания с точки зрения русского языка, поскольку такого устойчивого понятия как «Яндекс Инвестиции» не существует. Элемент «Инвестиции» заявленного обозначения имеет следующее словарное значение: от англ. Investment - размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен - инвестиции могут быть утрачены полностью или частично. Инвестиции в различной форме являются неотъемлемой частью современной экономики. Инвести́ции - денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. К. Р. Макконнелл и С. Л. Брю в своей книге «Экономикс» определили инвестиции как затраты на изготовление и накопление средств производства, а также увеличение материальных запасов.

Инвестиционная деятельность - вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

См. электронный словарь https://ru.wikipedia.org/wiki/Инвестиции, Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 14.03.2022) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (http://www.consultant.ru/document/).

Таким образом, словесный элемент «Инвестиции» заявленного обозначения является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг, так как прямо, без домысливания характеризует их ввиду своего смыслового значения, поскольку указывает:

- на назначение услуг 35 класса МКТУ, представляющих рекламу, бизнес-услуги, а также услуги по продвижению товаров, в которых могут вкладывать инвестиции - «агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги РРС; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая; оптовая и розничная продажа товаров, в том числе через сеть Интернет»;

- на вид, назначение услуг 36 класса МКТУ, представляющих собой услуги в области страхования, недвижимости, финансирования, услуги в области оценок, в которых участвуют инвестиции - «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Документов, свидетельствующих о длительном и интенсивном использовании заявленного обозначения, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, об объемах, территориях реализации произведенных товаров и оказанных услуг, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров и услуг, включая результаты социологических опросов, в материалах дела не имеется.

Материалы [1,2] представляют собой распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о проектах Яндекса и поисковых системах в России, сведения о заявителе из энциклопедии «Википедия», отчет «Media Scope» об исследовании аудитории Интернета в России. При этом, данные документы не содержат сведений о фактическом использовании заявленного обозначения в том виде, как оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных заявленных услуг.

Материалы [3,4], представляющие собой распечатки статей из сети Интернет, содержат информацию о проекте «Яндекс. Инвестиции», при этом, в отсутствие иных фактических доказательств использования заявленного обозначения, не могут свидетельствовать о приобретении им различительной способности.

Необходимо различать обозначения описательные и обозначения, вызывающие в сознании потребителя представление о производимых товарах через ассоциации.

Последним может быть предоставлена правовая охрана. В том случае, когда для того, чтобы сформулировать описательную характеристику товара (услуги) или характеристику сведений об изготовителе, нужны дополнительные рассуждения, домысливания, ассоциации, можно признать, что анализируемый элемент не является описательным. Так, в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой электронные, компьютерные устройства, носители информации, всех товаров 16 класса МКТУ, представляющих собой печатную продукцию и канцелярские принадлежности, всех товаров 18 класса МКТУ, представляющих собой кошельки, рюкзаки и сумки, всех товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой одежду, обувь и головные уборы, части услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей», представляющих собой конторские услуги, услуги проката, услуги информационно-справочные, всех услуг 38 класса МКТУ, представляющих собой телекоммуникационные услуги, всех услуг 39 класса МКТУ, представляющих собой услуги из области перевозок, хранения данных, всех услуг 41 класса МКТУ, представляющих собой услуги из области образования, издательской деятельности, всех услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой услуги из области компьютерных технологий, всех услуг 45 класса МКТУ, представляющих собой юридические и социальные услуги, словесный элемент «Инвестиции» заявленного обозначения не носит прямого описательного характера и не способен прямо указывать на какие-либо характеристики данных товаров и услуг, является фантазийным, что не позволяет применить к нему требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией учтено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Яндекс», который влияет на уровень его запоминаемости в целом и придает ему дополнительную индивидуализирующую нагрузку.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков со словесным элементом «Инвестиции» и иными «слабыми» элементами («бизнес», «данные» и т.п.) не приводят к иным выводам коллегии.

Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела.

Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, выражающиеся в наличии иных словесных, изобразительных элементов, в написании обозначений слитно, что в целом влияет на их существо.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.03.2022, изменить решение Роспатента от 25.11.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020705453.