Международная регистрация знака №1548413 произведена Международным Бюро ВОИС 12.02.2020 на имя заявителя с указанием конвенционного приоритета - 13.08.2019 г. для товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, а также 12.11.2019 для товаров 16 класса МКТУ.
Действие международной регистрации №1548413 на территории Российской Федерации испрашивалось в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.
Словесный знак «OPTICA» по международной регистрации №1548413 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.
Роспатентом 05.08.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1548413 в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1548413 требованиям пунктов 1 и 1 (3) статьи 1483 Кодекса.
В частности, в предварительном отказе знаку по международной регистрации №1548413 указано, что «обозначение, подаваемое на регистрацию товарного знака, лишено какого-либо различительного характера, так как состоит из словесного элемента «OPTICA», который указывает на вид и назначение товаров и услуг, а также указывает на сферу деятельности заявителя».
В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.06.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.
Заявленный товарный знак представляет собой слово «OPTICA», которое не является словарным словом английского языка: в английском языке слово «оптика», в зависимости от контекста, пишется как: optics; photics; optical store; optician; viewing system; optical system и пр. Вышеизложенное также подтверждается известными в лингвистической среде изданиями и словарями, такими как: Oxford Dictionary, Cambridge Dictionary, Macmillan Dictionary.
Соответственно, и для владельца товарного знака (который является американским Обществом) и для всех англоязычных потребителей (которых подавляющее большинство в мире) товарный знак «OPTICA» является изобретенным, а, следовательно, фантазийным по отношению ко всем заявленным товарам и услугам 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.
Кроме того, слово OPTICA отсылает потребителей к части фирменного наименования владельца регистрации, поскольку оно полностью входит в первое слово его наименования: Optical Society of America, Inc, благодаря чему потребители ассоциируют товарный знак «OPTICA» с компанией-владельцем регистрации, а также с товарами и услугами, которые она производит и предоставляет.
Отсутствие описательных характеристик заявленного обозначения подтверждается фактами предоставления правовой охраны знакам «OPTICA» заявителя на территории разных стран, в том числе США, Японии, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Италии.
Общество занимается публикацией журналов, организует конференции и выставки. У общества OPTICA около 432 000 клиентов. Члены Общества имеют доступ к обширной сети профессионалов в своей сфере, а также эксклюзивный доступ к новейшей информации и ценным ресурсам. Количество членов Общества превышает 22 000 человек из почти 180 стран мира. Приблизительно 52% членов Общества и около 70% авторов журнальных статей, публикуемых обществом, живет за пределами США. Членами общества являются около 300 корпораций, в числе которых CANON, CISCO, CORNING, FUJITSU, GOOGLE, INTEL, MARVELL, MITSUBISHI ELECTRIC, NOKIA и другие.
Самый первый журнал Общества «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» был впервые опубликован в Соединенных Штатах Америки в 1917 г.
Не менее 25 статей были опубликованы с 1930 по 1983 годы российскими авторами в «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA», что говорит о давней длительной истории сотрудничества российских ученых с Обществом, а также известности его фирменного наименования (Optical Society of America) российским потребителям.
Товарному знаку «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» по международной регистрации № 1549090 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров и услуг 09, 16 и 41 классов МКТУ.
Товарным знаком «OPTICA» маркируется выпускаемый с 2014 года Обществом журнал. В России журнал «OPTICA» публикуется регулярно на протяжении 8 лет.
В период с 2019 по 2020 гг. в журнал прислали более чем 3,000 статей из 70 стран, в том числе 70 статей от российских авторов, в связи с чем Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал OPTICA.
С 2019 по 2020 гг. подписчики журнала загрузили более 5 000 статей журнала «OPTICA», в связи с чем Россия попадает в 25 стран, которые больше всего загружают статьи журнала «OPTICA». Очевидно, что популярность в России существенно растет.
Долгое присутствие и популярность журнала «OPTICA» в России подтверждается информацией с российских сайтов, например: сайт Российской Государственной Библиотеки (https://www.rsl.ru) дает доступ к базе данных (архивы) журналов, опубликованных обществом OPTICA. Сайт Санкт-Петербургского Физико-Технического факультета Университета ИТМО (https://physics.itmo.ru) дает доступ к архивам журналов, опубликованных обществом «OPTICA».
С возражением также направляется копия Декларации (с переводом на русский язык), подписанная Генеральным директором. Главным юрисконсультом, Управляющим Общества Optical Society of America, Inc. (OSA), в которой собраны основные сведения об Обществе и его деятельности (в том числе на территории России).
В частности, в Декларации представлены сведения, относящиеся к журналу «OPTICA», а также к товарному знаку «OPTICA», включая копии охранных документов, выданных в отношении данного товарного знака ведомствами других стран (как было отмечено выше).
С учетом всего вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.08.2021 и предоставить правовую охрану товарному знаку «OPTICA» по международной регистрации № 1548413 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ.
В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:
1. Копии документов, подтверждающих владение английским языком переводчиком Никитиной Ю.Х.
2. Распечатки из электронного словаря Мультитран;
3. Распечатки из английских словарей по запросу «optica»;
4. Копия Декларации (с переводом на русский язык) и приложения к Декларации.
Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.
С учетом дат конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1548413 - 12.11.2019 в отношении товаров 16 класса МКТУ и 13.08.2019 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).
В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
В соответствии с пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:
1) приобрели различительную способность в результате их использования;
2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.
Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.
К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.
Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.
Знак «OPTICA» по международной регистрации №1548413 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.
Анализ знака по международной регистрации №1548413 на предмет его соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.
Слово «OPTICA» является транслитерацией русского слова ОПТИКА. Слово «Оптика» в русском языке имеет следующие значения: 1.отдел физики, наука, изучающая явления и свойства света. Теоретическая о. Прикладная о. 2. собир. Приборы и инструменты, действие которых основано на законах этой науки.
Таким образом, слово «ОПТИКА» в русском языке является названием области науки, следовательно, его транслитерация буквами латинского алфавита «OPTICA» воспринимаются российскими потребителями как слово, имеющее тождественное значение с русским словом «ОПТИКА».
При этом коллегия проанализировала доводы заявителя об отсутствии лексического значения слова «OPTICA» в иностранных языках, так как русское слово «ОПТИКА» в английском и иных европейских языках представляет собой слова «OPTIC», «OPTICS». Ввиду фантазийного значения слова «OPTICA» в иностранных языках, а, следовательно, отсутствия ассоциаций потребителей с назначением и свойствами товаров и услуг, а также с областью деятельности заявителя, данной международной регистрации была предоставлена охрана в ряде иностранных государств.
Российский потребитель ввиду наличия в русском языке слова «ОПТИКА» не способен воспринимать слово «OPTICA», написанное буквами латинского алфавита, иначе, нежели транслитерацию хорошо знакомого и известного ему российского слова «ОПТИКА». Поэтому доводы заявителя о необходимости учета выводов, сделанных иностранными патентными ведомствами, не подлежит применению в настоящем случае в силу специфики восприятия словесного элемента «OPTICA» именно российскими потребителями.
Установив значение словесного элемента «OPTICA», коллегии надлежит проанализировать испрашиваемый перечень товаров и услуг на предмет вероятных ассоциативных связей.
Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ «Downloadable publications; downloadable publications in the nature of journals, periodicals, books, conference papers, teaching guides, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics; downloadable webinars, podcasts, and videos; downloadable webinars, podcasts, and videos in the fields of optics and photonics (Загружаемые публикации; загружаемые публикации в виде журналов, периодических изданий, книг, материалов конференций, учебных пособий, отраслевых отчетов и отчетов о состоянии рынка в области оптики и фотоники; загружаемые вебинары, подкасты и видео; загружаемые вебинары, подкасты и видео в области оптики и фотоники)» и 16 класса МКТУ «Publications, namely, journals, periodicals, books, conference papers, teaching guides, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics (Публикации, а именно журналы, периодические издания, книги, материалы конференций, учебные пособия, отраслевые отчеты и отчеты о состоянии рынка в области оптики и фотоники)» представляют собой печатную продукцию и электронные версии периодических изданий, а также видео-пособия, при этом для части испрашиваемых товаров указано на их содержание относительно специфики оптики и фотоники, а в отношении другой части такое указание отсутствует. Коллегия полагает, что слово «OPTICA» являющееся транслитерацией российского слова «ОПТИКА» в свою очередь представляющего собой название науки, способно ориентировать потребителя в отношении содержания и свойств публикаций как печатных, так и электронных, как в виде периодических изданий, так и видео-курсов. Данные ассоциации являются прямыми, не требуют какого-либо домысливания или рассуждений.
Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ «Association services, namely, promoting public awareness of the fields of optics and photonics by means of public and industry advocacy; promoting the goods and services of others by placing advertisements and promotional displays on an electronic website accessed through computer networks; promoting the goods and services of others by placing advertisements in periodically published journals and other publications; association services, namely, promoting the commercial and business interests of professionals and those concerned with the fields of optics and photonics; association services, namely, organizing chapters and sections of a membership organization to promote the commercial and business interests of professionals and those interested in the fields of optics and photonics (Услуги Ассоциации, а именно: повышение осведомленности общественности об областях оптики и фотоники посредством общественной и отраслевой защиты; продвижение товаров и услуг других путем размещения рекламы и рекламных материалов на электронном веб-сайте, доступ к которому осуществляется через компьютерные сети; продвижение товаров и услуг других путем размещения рекламы в периодически издаваемых журналах и других изданиях; услуги ассоциации, а именно продвижение коммерческих и деловых интересов профессионалов и тех, кто связан с областями оптики и фотоники; услуги ассоциации, а именно организация отделений и секций членской организации для продвижения коммерческих и деловых интересов профессионалов и тех, кто интересуется областями оптики и фотоники)» представляют собой услуги ассоциации в области оптики и фотоники, а также услуги продвижения товаров, то есть для перечисленных услуг слово «OPTICA» способно служить указанием на назначение услуг, а также сферу деятельности ассоциации.
Испрашиваемые услуги 41 класса МКТУ «Educational services, namely, conducting programs in the fields of optics and photonics; educational services, namely, conducting lectures, conducting seminars, conducting workshops, conducting in-person educational forums, providing non-downloadable webinars, organizing educational exhibitions, and arranging and conducting educational conferences, all in the fields of optics and photonics; publishing of journals, periodicals, books, teaching guides, industry reports, market reports, and conference papers; online electronic publishing of journals, periodicals, books, and conference papers in the fields of optics and photonics; providing online and non-downloadable publications in the nature of journals, periodicals, books, teaching guides, conference papers, industry reports, and market reports in the fields of optics and photonics; providing recognition by the way of awards and honors to demonstrate excellence in the fields of optics and photonics; providing educational images related to optics and photonics, via an online computer database (Образовательные услуги, а именно проведение программ в области оптики и фотоники; образовательные услуги, а именно проведение лекций, проведение семинаров, проведение мастер-классов, проведение очных образовательных форумов, предоставление незагружаемых вебинаров, организация образовательных выставок, а также организация и проведение образовательных конференций, все в области оптики и фотоники; публикация журналов, периодических изданий, книг, учебных пособий, отраслевых отчетов, отчетов о состоянии рынка и материалов конференций; электронная онлайн-публикация журналов, периодических изданий, книг и материалов конференций в области оптики и фотоники; предоставление онлайновых и незагружаемых публикаций в виде журналов, периодических изданий, книг, учебных пособий, материалов конференций, отраслевых отчетов и рыночных отчетов в области оптики и фотоники; обеспечение признания в виде наград и почестей за выдающиеся достижения в области оптики и фотоники; предоставление образовательных изображений, связанных с оптикой и фотоникой, через онлайновую компьютерную базу данных)», являющиеся образовательными услугами имеют уточняющие формулировки относительно области их применения в сфере оптики и фотоники, поэтому не возникает сомнений, что слово «OPTICA» в отношении таких услуг является указанием на назначение и свойства образовательных и издательских услуг.
Испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ «Providing scientific and research information in the fields of optics and photonics for use by authors and researchers via an online searchable database; online information services, namely, providing online scientific and research information in the fields of optics and photonics; providing scientific and research information in the nature of images in the fields of optics and photonics via an online searchable database (Предоставление научной и исследовательской информации в области оптики и фотоники для использования авторами и исследователями через онлайн-базу данных с возможностью поиска; онлайн-информационные услуги, а именно предоставление онлайн-научной и исследовательской информации в области оптики и фотоники; предоставление научной и исследовательской информации в области изображений в области оптики и фотоники через онлайн-базу данных с возможностью поиска)» также напрямую уточнены областью оптики. Следовательно, словесный элемент «OPTICA» в отношении таких услуг является указанием на назначение услуг по предоставлению доступа к базам данных и по наполнению таких баз.
С учетом изложенного, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «OPTICA» не обладает различительной способностью, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поэтому признается неохраняемым элементом товарного знака, является правомерным. Учитывая, что словесный элемент «OPTICA» является единственным элементом знака по международной регистрации №1548413, то охрана не может быть всему знаку в целом.
Следует иметь ввиду, что Кодексом предусмотрена возможность регистрации обозначений, признанных несоответствующими пункту 1 статьи 1483 Кодекса в случае, если такие обозначения приобрели различительную способность в результате их использования.
Нормативными документами не устанавливается перечень доказательств приобретения обозначением различительной способности – объем и полнота таких сведений и материалов определяется заявителем и представляется по его собственному усмотрению.
С учетом положений пункта 35 Правил, а также существующей правоприменительной практики представленные в доказательство приобретенной различительной способности материалы оцениваются с точки зрения подтверждения использования обозначения в отношении каждого товара или услуги в том виде, в котором они поименованы в заявке, длительности, интенсивности использования такого обозначения, характера использования обозначения (в заявленном исполнении, либо с изменениями), степени информированности потребителей о заявленном обозначении как средстве индивидуализации товаров и услуг заявителя, а также с точки зрения возможности признания того, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров/услуг определенного лица – заявителя.
Коллегия исследовала материалы (1-4), представленные заявителем в доказательство приобретенной различительной способности элемента «OPTICA», и установила следующее.
Коллегия обращает внимание на то, что заявителем никоим образом не конкретизирован перечень товаров и/или услуг, в отношении которых он полагает доказанным интенсивное и длительное использование заявителем обозначения «OPTICA», в связи с чем вопрос соотнесения фактических данных с перечнем товаров и услуг, указанных в заявке, представляется подлежащим самостоятельному исследованию.
В материалы дела представлена Декларация от Генерального директора общества Optical Society of America, Inc. (OSA), в которой содержатся следующие сведения. OPTICA — это международное научное сообщество, которое объединяет ученых, инженеров, преподавателей, студентов и лидеров бизнеса, работающих в области оптики и фотоники. Задача общества - способствовать развитию научных исследований, практическому использованию их результатов и распространению знаний по всему миру. Цели общества являются научными, техническими и образовательными.
Общество было создано в 1916 году под названием «Optical Society of America, Inc.» Перли Г. Наттлингом и 30 учеными-оптиками и инженерами в Рочестере, штат Нью-Йорк, США. Вскоре был опубликован первый журнал с результатами исследований, и учреждены ежегодные собрания. Первое местное подразделение было организовано в Рочестере, штат Нью-Йорк, в 1916 г. Журнал «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» был впервые опубликован в 1917 г.
Товарные знаки «OPTICA» располагаются на обложках научных журналов, публикуемых Обществом. Не менее 25 статей были опубликованы с 1930 по 1983 российскими авторами в «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA».
В России первый журнал общества «OPTICA» был опубликован в июле 2014 года. Журнал OPTICA доступен только через интернет и не выпускается в бумажном формате. В России журнал «OPTICA» публикуется регулярно на протяжении последних 8 лет. Количество членов общества «OPTICA» в России составляет 278 человек. Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал «OPTICA». Россия попадает в 25 стран, которые больше всего загружают статьи журнала «OPTICA».
Долгое присутствие и популярность журнала «OPTICA» в России подтверждается информацией с российских сайтов Российской Государственной Библиотеки (https://www.rsl.ru) и Санкт-Петербургского Физико-Технического факультета Университета ИТМО (https://physics.itmo.ru), которые обеспечивают доступ к базе данных (архивы) журналов, опубликованных обществом «OPTICA».
Коллегия проанализировала представленные сведения и приходит к выводу о том, что слово «OPTICA» на территории Российской Федерации используется заявителем только в качестве названия электронного издания по вопросам оптики, при этом доступ к базе архивных номеров и всех публикаций журнала имеется только в двух учреждениях на территории России – это Российская государственная библиотека и Санкт-Петербургский Физико-Технический факультет Университета ИТМО.
При этом, несмотря на то, что в декларации много внимания уделено тому, что существует научное сообщество с названием «OPTICA», другие пункты Декларации свидетельствуют о том, что названием ассоциации является не слово «OPTICA», а фирменное наименование заявителя Optical Society of America, Inc.
Сведения о количестве членов общества Optical Society of America, Inc. и количестве публикаций российских авторов в номерах журнала «JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF AMERICA» в период с 1930 по 1983 является нерелевантными в отношении задачи о приобретенной различительной способности слова «OPTICA» в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 16, 35, 41, 42 классов МКТУ.
В отношении количества публикаций российских авторов в издании «OPTICA», то в Декларации указано на 70 статей от российских авторов, в связи с чем Россия попадает в двадцатку стран, предоставляющих статьи в журнал «OPTICA». В отношении объемов скачивания и загрузки материалов издания, в Декларации отмечается о том, что таким объемам Россия занимает 25 место среди остальных стран.
Указанные сведения не позволяют установить приобретение словом «OPTICA» индивидуализирующей функции в качестве средства индивидуализации заявителя. Количество публикаций и объем скачивания материалов может быть сопряжен с восприятием слова «OPTICA» как названием сферы науки, которой они интересуются, а не со средством индивидуализации конкретного лица.
Сведения о рекламе или каком-либо ином продвижении журнала «OPTICA» на территории России отсутствуют в представленных материалах.
Оказание фактических образовательных, издательских услуг, услуг ассоциации на территории Российской Федерации под обозначением «OPTICA» не продемонстрировано материалами возражения.
В связи с указанным длительность и интенсивность использования спорного обозначения, которые бы привели к восприятию его потребителями как обозначения, предназначенного для индивидуализации определённых товаров/услуг заявителя, установлена быть не может.
Учитывая изложенное выше, знаку «OPTICA» по международной регистрации №1548413 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации , ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 1.1 (1) статьи 1483 Кодекса.