Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013705323, поданной 20.02.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-красно-сером цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено обозначение , выполненное прописными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом.

Обозначение является фантазийным, перевода на русский язык не имеет.

Роспатентом 15.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013705323 в отношении всех услуг, перечисленных в заявке. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] воспроизводит обозначение, используемое итальянской компанией «VALTEC S.r.L.», в отношении услуг, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (см. данные сети Интернет: http://www.valtec.ru/, http://www.valtec.ua/);

- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя другого лица будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- сеть Интернет в настоящее время является общедоступным, современным источником сведений;

- информация об иностранном изготовителе на русскоязычных сайтах представлена в полном объеме, имеются данные о компании, о дате ее образования и области деятельности, о длительности использования обозначения «VALTEC» не только за рубежом, но и на территории Российской Федерации;

- представителем интересов компании «VALTEC S.r.L.» на территории Российской Федерации является компания «ВЕСТА Трейдинг», география применения: от Калининграда до Владивостока, а также города Азербайджана, Армении, Белоруссии и других стран (см. данные сети Интернет: http://valtec.ru/about-company.shtml, http://www.vesta-trading.ru/);

- в поисковых системах обозначение «VALTEC» получило широкую известность и ассоциируется с иностранным производителем «VALTEC S.r.L.», благодаря активному использованию и продвижению обозначения;

- заявленное обозначение [1] совпадает с фирменным наименованием компании «VALTEC S.r.L.», в связи с чем в отношении заявителя обуславливается возможность недобросовестной конкуренции;

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно со словесным товарным знаком , правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Веллтек А/С», Дания, по свидетельству № 360214, приоритет от 08.09.2006 [2];

- с учетом «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания» (утв. Роспатентом 31.12.2009 за № 198) [далее - Рекомендации] диапазон товаров, признаваемых экспертизой однородными, рассматривается более широко;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ «предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов товаров» [1] и услуга 35 класса МКТУ «реклама» [2] являются видовыми понятиями по отношению к родовому понятию «услуги в области рекламы»;

- противопоставления товарных знаков по свидетельствам №№ 417804, 262316 экспертизой сняты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 28.01.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.10.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- информация, размещенная в сети Интернет, не находит своего подтверждения, не позволяет оценить степень информированности российского потребителя об использовании заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, а также в качестве наименования магазина до даты подачи заявки;

- на сайтах valtec.ru, valtec.ua можно увидеть каталог продукции инженерной сантехники, однако, данное обстоятельство не указывает на то, что обозначение «VALTEC» используется для целей розничной торговли 35 класса МКТУ;

- магазины, приведенные на данных сайтах, не носят названия «VALTEC»;

- любой товар производится с целью дальнейшей продажи, при этом данное обстоятельство не означает, что производитель товара под определенным обозначением может запрещать использовать тождественное или сходное обозначение для услуг торговли;

- ссылка экспертизы на недобросовестную конкуренцию не состоятельна;

- на территории Российской Федерации согласно действующему законодательству правовой охране подлежит фирменное наименование, включенное в Государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;

- на территории Российской Федерации не охраняются фирменные наименования иностранных юридических лиц;

- противопоставленный товарный знак [2] охраняется в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- информационным письмом Роспатента от 23.12.2011 № 2 «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», рекомендовано услуги торговли указывать, как уточняющий термин к услугам «продвижение товаров»;

- в соответствии с определениями, данными в словарях, испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ относятся к торговле (http://slovari.yandex.ru; http://dic.academic.ru/);

- продвижение товара на рынке – совокупность самых разных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, продавцами товаров, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товаров;

- продвижение товара – любая форма сообщений, используемых фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о своих товарах, услугах и деятельности;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ [1] не являются однородными услугам 35, 37, 42 классов МКТУ, указанным в перечне свидетельства [2];

- определение понятия «реклама» по словарям системы Яndex – распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях, начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к физическому, юридическому лицу, товарам и т.д. и способствовать реализации товаров, идей и начинаний;

- реклама – это информация о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них; мероприятия, имеющие целью создать широкую известность чему-нибудь, привлечь потребителей к чему-нибудь и т.д.;

- согласно словарным данным, торговля – это отрасль народного хозяйства, реализующая товары путем купли-продажи; вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям и т.д.;

- обобщая словарные определения, реклама – это мероприятие, направленное на создание широкой известности, а торговля – это вид экономической деятельности – товарообмен, купля-продажа товаров;

- потребительский круг услуг рекламы и торговли различен;

- несмотря на совпадение слабой части «-tec» [1], [2], сильная часть, на которую падает ударение: «Well» [2] - «VAL» [1], различается;

- фонетические различия заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлены несовпадающим количеством, а также составом букв и звуков;

- сравниваемые обозначения [1] и [2] начинаются с разных согласных и гласных звуков: «VA-» и «We-»;

- оригинальные части сравниваемых обозначений «Well» [2] - «VAL» [1] имеют совершенно разное звучание: «Уел» [2] и «ВАЛ» [1];

- смысловая нагрузка у сравниваемых обозначений различна: оригинальная часть «VAL» [1] перевода на русский язык не имеет, тогда как часть «Well» [2] имеет множество значений в переводе с английского языка на русский: добро, благо, источник;

- графически сравниваемые обозначения [1] и [2] различаются шрифтом (стилизованный и стандартный) и цветом (серо-красный и черный);

- требование экспертизы о предоставлении документов, касающихся использования заявленного обозначения [1] для индивидуализации заявленных услуг, не обосновано, поскольку касается только тех случаев, когда заявленное обозначение признается не обладающим различительной способностью согласно действующему законодательству (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- пункт 1 статьи 1483 Кодекса в решении Роспатента не упомянут, в связи с чем, заявителем не представлены документы, касающиеся различительной способности обозначения [1].

На основании изложенного в возражении от 28.01.2015 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены распечатки из сети Интернет (http://www.valtecsrl.com; http://valtec.ru/; http://valtec.ua/).

На заседании коллегии, состоявшемся 14.05.2015, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками , зарегистрированными ранее на имя ООО «ВЕСТА Трейдинг», Санкт-Петербург, по свидетельствам №№ 417804 (приоритет от 30.12.2008) [3], 262316 (приоритет от 20.01.2003, срок действия регистрации продлен до 20.01.2023) [4] в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ. Заседание коллегии, состоявшееся 14.05.2015, было перенесено на основании ходатайства представителя заявителя. На заседании коллегии, состоявшемся 03.08.2015, представитель заявителя отсутствовал, и доводы в отношении вышеуказанных выдвинутых дополнительных оснований не представил.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (20.02.2013) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение [1] является словесным, выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом словесная часть «VAL-» выполнена в красном цвете, а словесная часть «-TEC» - в сером цвете. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в бело-красно-сером цветовом сочетании.

Анализ материалов дела показал следующее.

Согласно материалам заявки, сайт сети Интернет http://valtec.ru/ содержит обозначение «VALTEC», используемое итальянской компанией «VALTEC S.r.L.» с 2002 года в качестве средства индивидуализации. Идея основания торговой марки «VALTEC» принадлежит группе российских и итальянских специалистов, которые приняли решение создать инженерную сантехнику, максимально адаптированную к сложным условиям эксплуатации российских систем водоснабжения. Товары, маркируемые обозначением «VALTEC», находятся в пределах шаговой доступности для потребителя практически в любой точке Российской Федерации и стран СНГ.

Представительства и партнеры компании «VALTEC S.r.L.» готовы максимально укомплектовать «под ключ» объект любой сложности. Надежность и качество «VALTEC» подтверждены опытом многолетней эксплуатации изделий, позволившим установить на них беспрецедентный гарантийный срок – семь лет. Инженерная сантехника «VALTEC» - наиболее широко применяемая в России. «VALTEC» - обладатель престижных премий «Бренд года» в России и «Торговая марка года» в Украине. Представитель интересов «VALTEC» на территории России – компания «ВЕСТА Трейдинг» (http://www.vesta-trading.ru), которая работает уже более 20 лет на рынке инженерной сантехники. Продукция «VALTEC» предлагается потребителям более чем в 10 тыс. розничных магазинах, практически в любой точке России и странах СНГ, от Калининграда и Бреста до Сахалина и Камчатки, от Мурманска и Норильска до Алма-Аты и Баку.

Заявленное обозначение [1] тождественно (шрифт, цветовая гамма) обозначению, используемому итальянской компанией «VALTEC S.r.L.» и ее представителями на территории Российской Федерации. При этом фирменное наименование итальянской компании «VALTEC S.r.L.» фонетически сходно с обозначением «VALTEC».

Приведенная на сайтах сети Интернет информация доступна широкому кругу потребителей. Документов, позволяющих опровергнуть вышеуказанную информацию, заявителем представлено не было.

С учетом известности обозначения «VALTEC» в области производства товаров сантехники и активного продвижения этой продукции на российском рынке создаются предпосылки для устойчивой ассоциации у потребителя заявленного обозначения [1] с компанией «VALTEC S.r.L.» и ее представителями на территории Российской Федерации.

Таким образом, у коллегии есть основания для вывода о том, что заявленное обозначение [1] используется другим лицом в гражданском обороте на территории Российской Федерации в качестве средства индивидуализации своих товаров. При этом заявленные услуги 35 класса МКТУ напрямую коррелируют с товарами сантехники, поскольку ориентированы на продвижение, продажу, распространение товаров, в том числе через магазины оптовой и розничной торговли, сайты сети Интернет. Кроме того, согласно сведениям с сайта ФНС России заявитель занимается производством санитарно-технических работ, которые связаны с областью деятельности компании «VALTEC S.r.L.» и ее представителей на территории Российской Федерации, что усиливает введение потребителя в заблуждение.

Следовательно, у коллегии есть основания для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя способна вызвать в сознании потребителя неправильное представление о лице, оказывающем услуги 35 класса МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о противоречии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 360214 (приоритет от 08.09.2006) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 417804 (приоритет от 30.12.2008) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом словесная часть «VAL-» выполнена черным цветом, словесная часть «-ТЕС» - белым. Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 20 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 262316 (приоритет от 20.01.2003, срок действия регистрации продлен до 20.01.2023) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом словесная часть «VAL-» выполнена черным цветом, словесная часть «-ТЕС» - белым. Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении товаров 06, 11, 17, 19, услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] показал тождество их звучания: «VALTEC» - «ВАЛТЕК». У заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] фонетически совпадают конечные словесные части «-ТЕС» и фонетически близки словесные части «VAL-» [1] / «WELL-» [2]. Сравниваемые обозначения [1] и [2] имеют сходный состав согласных звуков («V, L, T, C» [1] / «W, L, T, C» [2]) и гласных звуков («-A-E-» [1] / «-E-E-» [2]).

Различия в произношении первого слога «VAL-» [1] / «WELL-» [2] не привносят в сравниваемые обозначения качественно иных звуковых оттенков ввиду наличия вышеуказанных признаков.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлены лексические значения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4]. В силу чего провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-4] не представляется возможным.

Указанная заявителем семантика части «Well-» [2] в данном случае не имеет решающего значения. При определении смысловой нагрузки оценке подлежит все обозначение в целом, а не его составные части.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-4] близки ввиду использования при их написании заглавных букв латинского алфавита.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому и визуальному критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], однородны услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2]. В пункте 3.4. Рекомендаций отмечено, что «реклама является одним из средств продвижения товаров, в связи с чем, она может быть отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров». В том же пункте отмечено, что «продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров». Таким образом, сравниваемые услуги относятся к одному родовому понятию (услуги в области рекламы и продвижения товаров), имеют общее назначение (для рекламирования, продвижения, сбыта товаров на рынке), круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же конечных целей (продать, реализовать товар). Указанное обуславливает совместную встречаемость сравниваемых услуг в гражданском обороте.

При оценке однородности услуг 35 класса МКТУ [1] и товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков [3,4], коллегией учтено обстоятельство, что исключительное право на товарные знаки [3,4] принадлежит официальному дистрибьютору итальянской компании «VALTEC S.r.L.» на территории Российской Федерации: ООО «ВЕСТА Трейдинг». С учетом высокой степени сходства (близкой к тождеству) заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [3,4] у потребителя создается представление о принадлежности заявленных услуг 35 класса МКТУ правообладателю знаков [3,4]. Услуги 35 класса МКТУ обозначения [1] напрямую коррелируют товарам, указанным в перечнях противопоставленных знаков [3,4], поскольку совместно встречаются в гражданском обороте. Заявителем не представлены источники, подтверждающие обратное.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и товарам 06, 09, 11, 17, 19, 20 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных знаков [3,4].

Следовательно, с учетом выявленных дополнительных оснований заявленное обозначение [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 28.01.2015, изменить решение Роспатента от 15.10.2014 и отказать в регистрации товарного знака по заявке № 2013705323 с учетом дополнительных оснований.