Комбинированное обозначение «» по заявке № 2019756893 с приоритетом от 09.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756893 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 44 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- товарным знаком «» по свидетельству № 682381 с приоритетом от 20.03.2017, зарегистрированным на имя Закрытого акционерное общество "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком «» по свидетельству №127391 с приоритетом от 17.06.1993, зарегистрированным на имя ЭЙРБАС ХЕЛИКОПТЕРС, Франция, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными всем товарам 09 класса и части заявленных услуг 42 класса МКТУ («инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров»)

- знаком «COLIBRIA» по международной регистрации №754281 с конвенционным приоритетом от 14.07.2000, зарегистрированным на имя Metaswitch Networks AS, Oslo, Норвегия, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 38, 45 классов МКТУ, части заявленных услуг 42 класса МКТУ (услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обжалует решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756893 от 22.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживать программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров» которым был противопоставлен товарный знак по свидетельству №127391;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №127391 достигнута предварительная договоренность об исключении AIRBUS HELICOPTERS из перечня услуг своего товарного знака услуги 42 класса МКТУ «составление программ для вычислительных машин», о чем свидетельствуют представленные материалы.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг:

09 класс МКТУ - программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности;

35 класс МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; информация деловая; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка эффективности рекламы; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных, в том числе услуги коллтрекинга и e-mail-трекинга; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; не включенные в другие классы услуги колл-центров по приему входящих звонков для отсутствующих или не имеющих возможности ответить абонентов;

42 класс МКТУ - защита информационных систем от вирусов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Предложение заинтересованного лица в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации от 17.03.2021;

2. Ответ от 26.03.2021 представителя AIRBUS HELICOPTERS на предложение заинтересованного лица.

От заявителя 31.05.2021 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, поскольку между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №127391 ведутся переговоры об исключении из перечня услуги 42 класса МКТУ «составление программ для вычислительных машин». В приложении представлена переписка с представителем компании AIRBUS HELICOPTERS.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что на дату заседания коллегии не представлено сведений о поданном заинтересованном лицом заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.11.2019) поступления заявки №2019756893 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019756893 заявлено обозначение «», которое является комбинированным, состоит из словесного элемента «callibri», выполненного буквами латинского алфавита, буквы «l» и «i» выполнены в графической манере.

Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех заявленных товаров 09 класса «программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности» и части услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

Поскольку товарный знак «» по свидетельству №682381, и знак «COLIBRIA» по международной регистрации № 754281 зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 38 и 42 классов МКТУ вышеуказанным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, то анализ на тождество и сходство в отношении них не проводится.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №127391 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ «конструкторские работы для строительства, составление программ для вычислительных машин, типографское дело».

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, то основным элементом несущим индивидуализирующую функцию является словесный элемент «callibri», именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь, он легче запоминается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2019756893 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №127391 показал следующее.

Сравниваемые обозначения «callibri» и «COLIBRI» имеют произношения [КАЛИБРИ] и [КОЛИБРИ], состоят из 3 слогов, 7 звуков, 6 из которых [К, Л, И, Б, Р, И] имеют тождественное звучание и расположены в одной последовательности, отличие составляют лишь звуки [А, О], что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ словарно-справочной литературы (см. https://translate.google.com/, Интернет-словарь: https://academic.ru/) показал, что слово «callibri» отсутствует в словарях, что приводит к невозможности проведения семантического анализа.

Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита – латинского сближает их графически.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и графически сходными, ассоциируются друг с другом в целом.

В результате анализа однородности услуги 42 класса МКТУ «составление программ для вычислительных машин», в том числе, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №127391 и испрашиваемых к регистрации товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности» и услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров» установлено, что сравниваемые услуги являются однородными, поскольку относятся к деятельности в сфере программирования (процесс создания программ), могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того же круга потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2020.