Обозначение по заявке №2018706867 было подано 22.02.2018 на регистрацию товарного знака в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ДЖОКЕР», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде белого игрального кубика, с нанесенными на его грани символами карточных мастей.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, черном, светло-сером, сером, темно-сером, красном, светло-красном, темно-красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018706867 было принято 23.07.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения со следующими товарными знаками.

1. Комбинированный товарный знак со словесным элементом «Джокер», зарегистрированный на имя Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕПТ" (Телевизионный канал РЕН ТВ), 115093, Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 3 (св. № 611620, приоритет 23.03.16), для однородных услуг 41 класса.

2. Комбинированные товарные знаки «JOKER», зарегистрированные на имя Остеррайхише Лоттериен Гезельшафт мбХ, А-1038 Вена, Реннвег 44, Австрия (св. №№472633, 472632, приоритет 30.08.10), для однородных товаров 16 класса.

3. Словесный товарный знак "Joker Nature", зарегистрированный на имя adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp (м.р. №1387375, конвенционный приоритет 24.04.17), для однородных товаров 9 и 28 классов.

4. Словесный товарный знак «JOKER», зарегистрированный на имя GRANINI-FRANCE (Societe par Actions Simplifiee), 138 rue Lavoisier F-71000 Macon (м.р. №281959, приоритет 04.04.64), для однородных товаров 28 класса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, указано следующее.

Правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №281959 для всех товаров 28 класса МКТУ не действует на территории Российской Федерации с 19.06.2014. Соответствующая информация содержится в Глобальной базе данных по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности в сети Интернет по адресу https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/. Следовательно, данное противопоставление в отношении товаров 28 класса МКТУ неправомерно и должно быть снято.

Заявитель подал 04.09.2019 в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков №472632 и №472633 вследствие их неиспользования в отношении товаров 16 класса МКТУ «билеты лотерейные; газеты; периодика; продукция печатная» (дело № СИП-707/2019), в случае удовлетворения исковых требований заявителя противопоставление товарных знаков № 472632 и № 472633 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ должно быть снято.

Заявитель согласен с мнением Роспатента, что противопоставленному знаку по международной регистрации № 1387375 предоставлена правовая охрана для однородных товаров 09 и 28 классов МКТУ. Однако, согласно сведениям из Глобальной базы данных по брендам Всемирной организации интеллектуальной собственности в сети Интернет по адресу https://www.wipo.int/reference/ru/branddb/, 29.07.2019 в регистрацию знака по международной регистрации №1387375 были внесены изменения, связанные с ограничением товаров 28 класса МКТУ, поскольку действие первоначальной заявки на товарный знак № 0016636474 (в стране происхождения) было ограничено в отношении 28 класса МКТУ, а именно: были исключены игры, игрушки, а также все товары, связанные с лотереями (устройства для розыгрыша призов и лотерей; игровые автоматы, а именно электрические, электронные или электромеханические устройства для игр в лотереи или видеолотереи). При этом перечень товаров 09 класса остался без изменений.

В настоящее время противопоставленный знак по международной регистрации №1387375 охраняется для следующих товаров 28 класса МКТУ:

Игровые аппараты (включая монетные аппараты); монетные аркадные игры (автоматы); игры для развлекательных аркад (включенные в класс 28); монетные видеоигровые аппараты; видеоигровые аппараты, приспособленные только для использования с внешними экранами или мониторами; оборудование казино, а именно столы рулетки, колеса рулетки; игровые автоматы, управляемые монетами, жетонами, банкнотами, билетами или с помощью электронных, магнитных или биометрических носителей информации, в частности для коммерческого использования в казино и развлекательных залах, с выплатой или без выплаты приза; монетные игровые автоматы и / или игровые аппараты на основе электронных денег (автоматы) с призами или без них; корпуса, приспособленные для игровых автоматов, эксплуатируемых с помощью монет, жетонов, билетов или с помощью электронных, магнитных или биометрических носителей информации, в частности для коммерческого использования в казино с выплатой приза или без нее; электронные игры; электронные игровые развлекательные устройства и их части; игровые автоматы с видеовыходом; устройства для розыгрыша призов, розыгрышей или розыгрышей; корпуса из металла, пластика и / или дерева для монетных автоматов; устройства для игр (в том числе видеоигр), кроме приспособленных для использования только с внешними экранами или мониторами; электропневматические и электрические игровые автоматы с рычагами для вытягивания (игровые автоматы); игровые столы, в частности для настольного футбола, бильярда, раздвижных игр; летающие диски (игрушки) и дартс; игровые автоматы, а именно электрические, электронные или электромеханические устройства для игр в бинго; жидкокристаллические игровые консоли; автоматические игровые автоматы; все вышеперечисленные автоматы, машины и аппараты, также эксплуатируемые через компьютерные сети; аппараты и устройства для приема и хранения денежных средств, являющиеся приспособлениями для указанных выше автоматов, относятся к классу 28.

Заявитель считает, что указанные в заявке № 2018706867 товары 28 класса МКТУ «игры, а именно лотереи; билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей; автоматы игровые с предварительной оплатой, а именно для лотерей; автоматы для видеоигр, а именно для лотерей» не являются однородными с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых в настоящее время охраняется противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 1387375. Следовательно, это противопоставление в отношении 28 класса МКТУ должно быть снято.

Заявитель не оспаривает фонетическое и семантическое сходство противопоставленного товарного знака № 611620 «ДЖОКЕР» и словесного элемента «ДЖОКЕР» заявленного комбинированного обозначения, однако считает, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает изобразительный элемент, благодаря своему размеру (занимает более 2/3 обозначения), центральному размещению, цветовому решению и оригинальности. Именно изобразительный элемент является основным в заявленном обозначении, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно он запоминается в первую очередь. Изобразительный элемент заявленного обозначения уже зарегистрирован в качестве товарного знака «» на имя заявителя под № 751140 в отношении товаров и услуг 09, 16, 28 и 41 классов МКТУ.

Кроме того, правовая охрана противопоставленному товарному знаку № 611620 предоставлена только в отношении услуг «развлечения» 41 класса МКТУ, представляющих собой очень широкое понятие, которое включает в себя любой вид досуга: прослушивание музыки, чтение, шопинг, посещение кино, цирка, театра, концертов, планетария, зоопарка, спортивных соревнований, различных шоу, аквапарка, Луна-парка, парка развлечений, ночных клубов, катка, скачек, батутного центра, занятия спортом, танцами, рисованием, рукоделием, лепкой, различные виды прогулок, игр, туризма, просмотр телевизионных программ, время препровождение в соцсетях и многое другое. Заявитель же испрашивает охрану в отношении очень узкого перечня услуг 41 класса МКТУ: «обеспечение интерактивное игрой, а именно лотерей, через компьютерную сеть; организация лотерей; информация по вопросам развлечений, а именно лотерей».

Противопоставленный товарный знак, правообладателем которого является один из федеральных телеканалов (Телевизионный канал РЕН ТВ), фактически используется им как название телесериала «ДЖОКЕР», а заявитель осуществляет распространение лотерейных билетов, розыгрыш призового фонда лотерей, организацию выплату выигрышей, а также иные действия, необходимые для выполнения обязательств по договорам с операторами лотерей.

На основании приказа АО «Государственные спортивные лотереи» № 374 от 25.06.2018 с 27 июня 2018 г. проводится государственная лотерея «Джокер», срок проведения лотереи — до 31.12.2029, лотерея проводится в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 мая 2012 года № 687-р, организатор лотереи - Министерство спорта Российской Федерации, оператор лотереи

– АО «Государственные спортивные лотереи»).

За время проведения лотереи «Джокер» с 27 июня 2018 г. по настоящее время заявителем продано более 7 000 000 билетов, из которых более 1 300 000 билетов оказались выигрышными.

Таким образом, по мнению заявителя, назначение услуг, для которых используются противопоставленный товарный знак № 611620 (телевизионный сериал о профессиональном снайпере), и заявленное обозначение (лотереи), а также места, время и иные условия оказания этих услуг абсолютно различные.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706867 в отношении заявленных товаров 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (22.02.2018) заявки №2018706867 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «ДЖОКЕР», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде белого игрального кубика, с нанесенными на его грани символами карточных мастей.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров и услуг:

09 класса - автоматы для продажи билетов, а именно лотерейных билетов; карты памяти для видеоигровых устройств, а именно для игры в лотереи; обеспечение программное для компьютеров, а именно для лотерей; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, а именно для лотерей; программы для компьютеров, а именно для лотерей; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], а именно для лотерей; программы операционные для компьютеров, а именно для лотерей; публикации электронные загружаемые, а именно связанные с лотереями; кассы-автоматы, а именно для лотерей; тотализаторы, а именно для лотерей; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые, а именно для лотерей.

16 класса – буклеты, а именно о лотереях; бумага; афиши/плакаты, а именно о лотереях; альбомы, а именно о лотереях; картинки, а именно о лотереях; карандаши; блокноты с отрывными листами; билеты, а именно о лотереях; блокноты [канцелярские товары]; брошюры, а именно о лотереях; тетради; блокноты; карточки, а именно о лотереях; бумага в листах [канцелярские товары]; каталоги, а именно о лотереях; папки-обложки для документов; держатели для карандашей; карандаши автоматические; конверты [канцелярские товары]; принадлежности письменные; авторучки; ручки перьевые; ручки-маркеры [канцелярские принадлежности]; открытки поздравительные, а именно о лотерейные; бюллетени информационные, а именно о лотереях; издания печатные, а именно о лотереях; вывески бумажные или картонные, а именно о лотереях; листовки/флаеры, а именно о лотереях; издания периодические, а именно о лотереях; проспекты, а именно о лотереях.

28 класса – игры, а именно лотереи; билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей; автоматы игровые с предварительной оплатой, а именно для лотерей; автоматы игровые для азартных игр, а именно для лотерей; автоматы для видеоигр, а именно для лотерей; портативные игры, а именно лотереи с жидкокристаллическими дисплеями.

41 класса - обеспечение интерактивное игрой, а именно для лотерей, через компьютерную сеть; организация лотерей; информация по вопросам развлечений, а именно для лотерей.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает изобразительный элемент, поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были выявлены следующие товарные знаки:

- товарный знак по свидетельству №611620 [1], представляющий собой словесное обозначение «», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «развлечения».

- товарные знаки по свидетельству №472633 [2] «» и по свидетельству № 472632 [3] «», представляющие собой комбинированные товарные знаки со словесным обозначением «Joker», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «билеты лотерейные; газеты; периодика; продукция печатная».

- знак по международной регистрации №1387375 [4], представляющий собой словесное обозначение «JOKER NATURE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 и 28 классов МКТУ:

09 класс - Computer software; coin-operated mechanisms; computer and video games software; games software in particular for use on any computer platform, including electronic entertainment and games consoles; computer game programs; video games (software); computer games provided through a global computer network or supplied by means of multi-media electronic broadcast or through telecommunications or electronic transmission or via the internet; computer games, leisure and recreational software, video games and computer software, all being provided in the form of storage media; programs for operating electric and electronic apparatus for games, amusement and/or entertainment purposes; computer software for computer games on the internet; online games (software), in particular for online betting games, online prize games, online gambling games, online games of skill and online casino games; computer software in the form of an app for mobile devices and computers; calculating apparatus in coin-operated machines and parts for the aforesaid goods; electric, electronic, optical or automatic apparatus, for identifying data carriers, identity cards and credit cards, bank notes and coins; software in particular for casino and/or amusement arcade games, for gaming machines and/or slot machines each one with or without prize payouts; gaming software that generates or displays wager outcomes of gaming machines; operational computer games software; computer software for managing of games (game collection); collection of video games software.

28 класс - Gaming apparatus (including coin-operated apparatus); coin-operated arcade games (machines); games for amusement arcades (included in class 28); coin-operated video gaming apparatus; video games apparatus adapted for use with external screens or monitors only; casino fittings, namely roulette tables, roulette wheels; slot machines operated by coins, tokens, banknotes, tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial use in casinos and amusement arcades, with or without a prize payout; coin-operated gaming machines and/or electronic money-based gaming apparatus (machines), with or without prizes; housings adapted for gaming machines operated by means of coins, tokens, tickets or by means of electronic, magnetic or biometric storage media, in particular for commercial use in casinos with or without a prize payout; electronic games; electronic game entertainment apparatus and parts thereof; video output game machines; drawing apparatus for prize games, draws or raffles; housings of metal, plastic and/or wood for coin-operated automatic machines; apparatus for games (including video games), other than adapted for use with external screens or monitors only; electropneumatic and electric slot machines with levers for pulling (gaming machines); gaming tables, in particular for table football, billiards, sliding games; flying discs (toys) and darts; gaming machines, namely, electric, electronic or electromechanical apparatus for bingo games; LCD games consoles; automatic gaming machines; all the aforesaid automatic machines, machines and apparatus also operated via computer networks; apparatus and devices for accepting and storing money, being fittings for the aforesaid automatic machines, included in class 28.

(Игровые аппараты (включая монетные аппараты); монетные аркадные игры (автоматы); игры для развлекательных аркад (включенные в класс 28); монетные видеоигровые аппараты; видеоигровые аппараты, приспособленные только для использования с внешними экранами или мониторами; оборудование казино, а именно столы рулетки, колеса рулетки; игровые автоматы, управляемые монетами, жетонами, банкнотами, билетами или с помощью электронных, магнитных или биометрических носителей информации, в частности для коммерческого использования в казино и развлекательных залах, с выплатой или без выплаты приза; монетные игровые автоматы и / или игровые аппараты на основе электронных денег (автоматы) с призами или без них; корпуса, приспособленные для игровых автоматов, эксплуатируемых с помощью монет, жетонов, билетов или с помощью электронных, магнитных или биометрических носителей информации, в частности для коммерческого использования в казино с выплатой приза или без нее; электронные игры; электронные игровые развлекательные устройства и их части; игровые автоматы с видеовыходом; устройства для розыгрыша призов, розыгрышей или розыгрышей; корпуса из металла, пластика и / или дерева для монетных автоматов; устройства для игр (в том числе видеоигр), кроме приспособленных для использования только с внешними экранами или мониторами; электропневматические и электрические игровые автоматы с рычагами для вытягивания (игровые автоматы); игровые столы, в частности для настольного футбола, бильярда, раздвижных игр; летающие диски (игрушки) и дартс; игровые автоматы, а именно электрические, электронные или электромеханические устройства для игр в бинго; жидкокристаллические игровые консоли; автоматические игровые автоматы; все вышеперечисленные автоматы, машины и аппараты, также эксплуатируемые через компьютерные сети; аппараты и устройства для приема и хранения денежных средств, являющиеся приспособлениями для указанных выше автоматов, относятся к классу 28).

- знак по международной регистрации №281959 [5], представляющий собой словесное обозначение «JOKER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ не возо «Articles de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements)» (Гимнастические и спортивные предметы (кроме одежды).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] - [5] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ДЖОКЕР» - «JOKER» (Джо кер (англ. joker, «шутник») — представляет собой специальную карту, входящую в стандартную 54-картовую французскую колоду. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Джокер), играющих основную индивидуализирующую роль в композиции сравниваемых обозначений.

Что касается отдельных визуальных отличий, то, учитывая фонетическое и семантическое тождество словесных элементов, которые осуществляют основную индивидуализирующую функцию, они не влияют на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Правовая охрана товарных знаков [2] и [3] досрочно прекращена в отношении всех товаров и услуг в связи с неиспользованием по решению Суда по интеллектуальным правам (СИП-707/2019 от 27.08.2020).

Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2020.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака [5] по данным сайта https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/, не действует с 19.06.2014 .

Таким образом, противопоставленные знаки [2], [3], [5] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однородность услуг 41 класса МКТУ «развлечения», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «ДЖОКЕР» [1] и заявленных услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой, а именно для лотерей, через компьютерную сеть; организация лотерей; информация по вопросам развлечений, а именно для лотерей», обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе услуг, поскольку, как указывает сам заявитель, развлечения – это широкое понятие, которое включает в себя любой вид досуга, в том числе игры, к которым относится лотерея (Лотере я — это организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера (или поименованного лота), который обычно указан на лотере йном биле те. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Лотерея).

Заявитель не оспаривает однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку [4] и заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем, правовая охрана на территории Российской Федерации знака [4] распространяется на такие товары 28 класса МКТУ, как «монетные игровые автоматы и / или игровые аппараты на основе электронных денег (автоматы) с призами или без них; электронные игры; электронные игровые развлекательные устройства и их части; игровые автоматы с видеовыходом; устройства для розыгрыша призов, автоматические игровые автоматы», которые однородны заявленным на регистрацию товарам 28 класса МКТУ «игры, а именно лотереи; автоматы игровые с предварительной оплатой, а именно для лотерей; автоматы игровые для азартных игр, а именно для лотерей; автоматы для видеоигр, а именно для лотерей; портативные игры, а именно лотереи с жидкокристаллическими дисплеями».

Однородность этих товаров обусловлена принадлежностью их к одной родовой и видовой группе товаров, относящихся к играм и игровым автоматам, которые характеризуются одним назначением, кругом потребителей и условиями реализации. При этом перечень товаров, для которых охраняется знак [4], носит более общий характер, что предполагает включение в него товаров более узкого назначения, в частности, предназначенных для лотерей.

Что касается позиции «билеты лотерейные со стираемым слоем/скретч-карты для лотерей», то эти товары являются дополнением к таким товарам, как игры. Учитывая высокую степень сходства сравниваемых обозначений, коллегия признает их также однородными с товарами 28 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак [4].

Таким образом, в отношении однородных товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1] и [4] могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что определяет общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018706867, следует признать обоснованным в отношении товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Как указано выше, для товаров 16 класса МКТУ препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2020, отменить решение Роспатента от 23.07.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018706867.