Комбинированное обозначение «» по заявке №2023712891, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящее в состав заявленного обозначения слово «APARTMENTS» («Apartments» в переводе с англ. языка «апартаменты» - парадное жилое помещение. // Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.

Шведова. 1949-1992. https://translate.yandex.ru/, https://translate.google.ru/, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6398) указывает на назначение части заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также установлено, что слово «APARTMENTS» для части заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, не имеющих отношение к апартаментам, соответственно, и заявленное обозначение в целом, квалифицировано экспертизой как способное ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг на основании пункта 3 статьи1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- знаком обслуживания «DISCOVERY EVERYDAY», зарегистрированным на имя ООО «Орион», Москва (свидетельство №969915 (1), приоритет от 14.07.2022), для однородных услуг 36, 43 классов МКТУ;

- знаком обслуживания «DISCOVERY BAR», зарегистрированным на имя ООО "АВИА ТАНДЕМ", г. Химки (свидетельство №926892 (2), пр. от 31.03.2022), для однородных услуг 43 класса МКТУ;

- серией знаков обслуживания «Discovery», правообладателем которых является ООО "Дискавери", Москва (свидетельство №817591 (3), приоритет от 12.10.2020, свидетельство №810921 (4), приоритет от 09.04.2020, свидетельство №551578 (5), приоритет от 23.05.2014), для однородных услуг 41, 43 классов МКТУ;

- серией товарных знаков (знаков обслуживания) «Discovery», зарегистрированных на имя компании «Дискавери Коммьюникейшнс, ЛЛК» (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки (свидетельство №809200 (6), приоритет от 28.07.2020, свидетельство №799300 (7), приоритет от 02.07.2020, свидетельство №759741 (8), приоритет от 12.12.2019, свидетельство №720749 (9), приоритет от 21.12.2018, свидетельство №677540 (10), приоритет от 14.11.2017, свидетельство №669517 (11), приоритет от 05.10.2017, свидетельство №591391 (12), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590936 (13), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585715 (14), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590899 (15), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №586834 (16), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585714 (17), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №590934 (18), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585712 (19), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №585711 (20), приоритет от 13.07.2015, свидетельство №600859 (21), приоритет от 14.04.2015, свидетельство №564749 (22), приоритет от 24.10.2014, свидетельство №527259 (23), приоритет от 05.08.2013, свидетельство №502821 (24), приоритет от 13.04.2012, свидетельство №459776 (25), приоритет от 07.12.2010, свидетельство №406192 (26), приоритет от 03.03.2009, свидетельство №400054 (27), приоритет от 17.09.2008, свидетельство №388188 (28), приоритет от 12.05.2008, свидетельство №203109 (29), приоритет от 21.09.1998, свидетельство №152934 (30), приоритет от 05.02.1996, для однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) «Discovery», зарегистрированным на имя ООО "Дискавери кофе", 630049, г. Новосибирск (свидетельство №715071 (31), приоритет от 04.10.2017), для однородных услуг 35, 41, 43 классов МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) «Discovery», зарегистрированным на имя компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», Великобритания (свидетельство №298842 (32), приоритет от 27.02.2003), для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «Discovery», правовая охрана которому предоставлена на имя компании «REPLY S.P.A.Corso Francia», Италия (международная регистрация №1164711 (33), приоритет от 12.04.2013), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, а также в дополнениях к возражению заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, а также части услуг 43 класса МКТУ;

- услуги 43 класса МКТ, содержащиеся в регистрациях (1, 2, 31) относятся к услугам предприятий общественного питания и, следовательно, не являются однородными услугам 43 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющим собой услуги по предоставлению временного проживания;

- правообладатель противопоставленных знаков (3-5) предоставил на имя заявителя безотзывное письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. Уведомление от 21.09.2023 о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2023712891 требованиям законодательства;

2. Решение Роспатента от 22.05.20224;

3. Оригинал письма согласия от правообладателя знаков (3-5).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.02.2023) поступления заявки №2023712891 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «DISCOVERY», «APARTMENTS», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Указанные словесные элементы помещены на фоне прямоугольника черного цвета. Решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных».

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения включен словесный элемент «APARTMENTS». Данное слово в переводе с английского на русский язык означает «апартаменты» - парадное жилое помещение1. С учетом приведенной семантики, данный элемент указывает на назначение всех вышеприведенных услуг 43 класса МКТУ, содержащихся в скорректированном заявителем перечне, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

При этом с учетом корректировки перечня заявленных услуг только услугами, относящимися к деятельности по обеспечению временным проживанием (и тесно связанным с ним услугам), у коллегии отсутствуют основания для применения в отношении заявленного обозначения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса как являющегося ложным относительно назначения услуг.

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены комбинированные и словесные знаки «» (1), «» (2), «» (3), «» (4), «» (5), «» (6), «» (7), «» (8), «» (9), 1 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949-1992. https://translate.yandex.ru/, https://translate.google.ru/, https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/6398 «» (10), «» (11), «» (12), «» (13), «» (14), «» (15), «» (16), «» (17), «» (18), «» (19), «» (20), «» (21), «» (22), «» (23), «» (24), «» (25), «» (26), «» (27), «» (28), «» (29), «» (30), «» (31), «» (32), «» (33). Знаки (9-33) зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ, правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, знакам (3-31) в отношении услуг 41 класса МКТУ, знакам (1-5, 31) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, что исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаками (3-33) в отношении приведенных выше услуг.

В отношении услуг 43 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены знаки (1-5, 31).

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленных товарных знаков (3-5) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «» и противопоставленные товарные знаки «» (3), «» (4), «» (5), не тождественны, при этом противопоставленные знаки не является коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (3-5), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

В отношении анализа сходства заявленного обозначения «» и знаков «» (1), «» (2), «» (33), коллегией было установлено следующее.

Заявленное обозначение обладает высокой степенью сходства со знаками (1-2, 33) в силу того, что в их составе содержатся слова «DISCOVERY», имеющие фонетическое и семантическое2 тождество. Кроме того, словесные элементы «DISCOVERY» имеют также и графическое сходство, обусловленное исполнением данных словесных элементов стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Сходство обозначений в возражении не оспаривается.

2 https://translate.academic.ru/discovery/xx/ru/

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы]; аренда временного жилья; аренда жилья для отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда переносных кабинок для переодевания; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; пансионы для животных; предоставление временного жилья в придорожных гостиницах; прокат осветительной аппаратуры; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги мотелей; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги приютов для животных» не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны» знака (1), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; рестораны; услуги баров, перечисленное на борту воздушного транспорта, железнодорожного транспорта, водного транспорта» знака (2), услугам 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; кофейни; кофе-шопы; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» знака (31). Как следует из сопоставляемых перечней услуг 43 класса МКТУ, сравниваемые виды деятельности относятся к различным родовым группам (обеспечение временного проживания / услуги предприятий общественного питания (тесно связанные с ними услуги), они оказываются совершенно различными лицами и имеют различное назначение, адресную группу потребителей.

В отношении анализа однородности услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (1-2, 33), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (1-2, 33) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также отсутствие однородности сравниваемых услуг 43 класса МКТУ, что исключает вероятность смешения данных услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

С учетом вышеизложенного, заявленное обозначение в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 43 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне, соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обусловлено наличием письма–согласия от правообладателя знаков (3-5), а также установленным выше отсутствием вероятности смешения заявленного обозначения и знаков (1-2, 33).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.09.2024, отменить решение Роспатента от 22.05.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023712891.