Регистрация товарного знака по заявке №2016721302 с приоритетом от 14.06.2016 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.07.2017 за №623941 в отношении товаров 07, 09, 11 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ТехноПрист», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак ВИКАМ по свидетельству №623941 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.11.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарами знаками лица, подавшего возражение, а именно: по свидетельству №162469 и по свидетельству №162470 с приоритетом от 25.08.1997 (срок действия регистраций продлен до 25.08.2027);

- фонетическое сходство обусловлено следующим: сравниваемые обозначения отличаются на одну букву; совпадают первые четыре буквы, количество слогов и состав гласных; близкие и совпадающие звуки в составе обозначений располагаются аналогичным образом; состав согласных отличается одной буквой, расположенной в конце слова;

- общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми товарными знаками, одинаково, поскольку словесные элементы сравниваемых товарных знаков «ВИКА» – «ВИКАМ» выполнены буквами одного алфавита, отличаются по длине на одну последнюю букву, полностью совпадают первые четыре буквы;

- сравниваемые обозначения воспринимаются российским потребителем как изобретенные слова, не вызывают каких-либо ассоциаций, поэтому вероятность смешения между ними чрезвычайно велика;

- кроме того, как отмечается в Постановлении Президиума высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 за №3691/06 «для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя»;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемые товары 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические» и 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства теплорегулирующие; омметры; осциллографы; пирометры; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; приборы точные измерительные; частотомеры» однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), так как относятся к товарам производственно-технического назначения, совпадают по виду («приборы, инструменты измерительные» - «приборы для диагностики» - «установки для выработки электроэнергии») и совпадают по назначению. Товары, приведенные в перечнях противопоставленных товарных знаках (1, 2), могут использоваться практически во всех отраслях промышленности, совместно с практически всеми указанными выше оспариваемыми товарами 07, 09 классов МКТУ, что является подтверждением взаимодополняемости этих товаров;

- часть сопоставляемых товаров 09 класса МКТУ идентична, поэтому можно утверждать, что эти товары являются взаимозаменяемыми;

- учитывая широкий спектр отраслей, в которых используется продукция лица, подавшего возражение, а также его мировое лидерство в производстве измерительной техники, можно утверждать, что вероятность совместной встречаемости товаров, маркированных товарными знаками «ВИКА» / «WIKA» и «ВИКАМ» во всех отраслях промышленности чрезвычайно высока;

- тот факт, что противопоставленные товарные знаки длительное время используются во все мире, включая Россию, а также то, что они воспроизводят часть фирменного наименования немецкой компании ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ – производителя измерительных приборов и оборудования, высока вероятность того, что потребитель может решить, что оспариваемый товарный знак является вариантом товарных знаков лица, подавшего возражение, что не соответствует действительности;

- потребители могут быть введены в заблуждение в отношении изготовителя, места его нахождения и места производства товаров в связи с известностью обозначения «ВИКА» / «WIKA»;

- немецкая компания ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ основана в январе 1946 года. В названии данной компании используются первые слоги фамилий Виеганд и Кахель (ее основателей). Представительство немецкой компании в России было открыто в 1995 году, а в 1997 году создана российская дочерняя компания ЗАО «ВИКА МЕРА», которой с 1998 года по лицензионному договору было предоставлено право на использование упомянутых выше товарных знаков. Офисы продаж продукции, производимой немецкой компанией ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ, находятся также в Санкт-Петербурге, Саратове, Казани, Ростове-на-Дону, Уфе, Екатеринбурге и Новосибирске;

- возражение содержит сведения об использовании лицом, подавшим возражение, товарных знаков (1,2) в Российской Федерации с 2007 года (выдержки из Прайс-листов, сертификат, техническая документация, техническая информация об отдельных видах продукции). При проведении запроса по словам «ВИКА / WIKA» в сети Интернет появляется информация о товарах немецкой компании ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ, что дополнительно свидетельствует об известности на российской рынке выпускаемой продукции и соответственно товарных знаков «ВИКА» / «WIKA»;

- основным видом деятельности правообладателя оспариваемой регистрации является деятельность в области производства и поставок испытательного и измерительного оборудования (сведения из сети Интернет);

- учитывая, что лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ВИКА / WIKA» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении товаров, однородных товарам 07, 09 классов МКТУ оспариваемой регистрации (указанных выше), оно стало ассоциироваться у потребителя исключительно с ним, в связи с чем оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров их качества и места нахождения изготовителя.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623941 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические» и товаров 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства теплорегулирующие; омметры; осциллографы; пирометры; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; приборы точные измерительные; частотомеры».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Результаты поиска слова «WIKA» в поисковых системах Яндекс, Google;

2. Прайс-листы на продукцию немецкой компании ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ;

3. Информационное письмо ЗАО «ВИКА МЕРА», касающееся проведения с 26 ноября по 17 декабря 2012 акции по предоставлению специальных цен на манометры с разделителями;

4. Печатная продукция (типовые листы, брошюры) за 2012-2017гг.;

5. Письмо ЗАО «ВИКА МЕРА» б/н от 14.04.2015 на авторизованную поставку продукции ООО «СКТЦ»;

6. Сертификат, удостоверяющий, что компания АО «СИНЕТИК» г. Новосибирск является авторизированным партнером АО «ВИКА МЕРА».

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый знак и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными;

- с точки зрения фонетики сравниваемые слова «ВИКА» - «ВИКАМ» действительно отличаются одной буквой «М», однако в слове «ВИКАМ» буква «М» пишется и произносится слитно, придавая данному словесному элементу различительную способность, что позволяет отличить сравниваемые словесные элементы. Фонетическое отличие словесных элементов «WIKA» - «ВИКАМ» обусловлено тем, что в слове «WIKA» английская буква «W» произносится как «У» и, следовательно, совпадают только 3 из 5 звуков, состав гласных отличается на 2 буквы, состав гласных отличается на одну букву;

- сравниваемые знаки несходны визуально, так как словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака (2) выполнены буквами разных алфавитов, отличаются по цветовому исполнению, используемому шрифту, наличием изобразительного элемента в знаке (2); словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака (1) выполнены разными шрифтами и размерами букв;

- что касается семантического признака сходства, то словесный элемент «WIKA» воспринимается как иностранное слово, потенциально имеющее какое-либо значение на одном из иностранных языков, слово «ВИКА» означает женское имя, а слово «ВИКАМ» является искусственно созданным словом, образованным путем слияния начальных частей от слов «вибростенд» и «камера», не вызывая каких-либо ассоциаций;

- по мнению правообладателя, анализ однородности оспариваемых товаров и товаров, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков проведен неверно и предвзято, выводы о взаимодополняемости и взаимозаменяемости не подтверждены никакими доводами или доказательствами;

- совпадение товаров, в отношении которых используются сравниваемые товарные знаки, незначительно, при этом совпадающие товары правообладателем не производятся и не продаются и, следовательно, не известны потребителям. Сравниваемые обозначения используются в отношении товаров производственно-технического назначения, круг потребителей которых состоит из специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Данные товары предназначены для длительного использования и относятся к категории дорогостоящих, в связи с чем отсутствует вероятность смешения товаров, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки, а также вероятность введения потребителя в заблуждение в отношении товаров и их производителя.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №623941.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

7. Распечатки из сети Интернет (сайт www.wika.ru/) сведений о продукции лица, подавшего возражение;

8. Распечатки из сети Интернет (сайт http://technoprist.ru/catalog/) сведений о правообладателе оспариваемой регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.01.2018, правообладателем к сведению коллегии было представлено заявление, содержащее просьбу о внесении изменений в изображение товарного знака по свидетельству №623941. Так, в оспариваемый товарный знак добавляются изобразительные элементы в виде горизонтальных полос, которые располагаются над словесным элементом и под ним, изменяется цветовое сочетание (вместо черного цвета появляется темно-синий цвет), изменяется графическое написание словесного элемента, вместо заглавных букв предлагаются строчные и прописные буквы, выполненные с наклоном. Данные изменения, по мнению правообладателя, позволят товарному знаку по свидетельству №623941 « …придать большую индивидуальность…».

Кроме того, правообладателем не было заявлено ходатайства в письменном форме о переносе заседания коллегии с целью внесения изменений. Коллегия считает, что такие изменения являются существенными и в соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса являются недопустимыми.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (14.06.2016) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №623941 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначение, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №623941 может быть подано заинтересованным лицом.

Немецкая компания ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ, обосновывая свою заинтересованность при подаче настоящего возражения, указало, что является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №162469, №162470, с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 09 классов МКТУ, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия сделала вывод о наличии заинтересованности немецкой компании ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №623941 представляет собой словесное обозначение ВИКАМ, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162469 (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №162470 (2) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, обведенного по контуру тонкой линией, и расположенным внутри него словесным элементом «WIKA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11, 17, 20 классов МКТУ.

В противопоставленном знаке (2) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «WIKA», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

С учетом изложенного основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом и противопоставленных знаках несут словесные элементы «ВИКАМ» - «ВИКА» - «WIKA», которые являются единственными или основным элементами.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «ВИКАМ» - «ВИКА» / «WIKA» показал их сходство, обусловленное совпадением звучания четырех начальных звуков, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителя, а также одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных. Отличие состоит в одной букве «М», занимающей в слове «ВИКАМ» конечное положение.

Коллегия также обращает внимание, что противопоставленные знаки зарегистрированы на имя немецкой компании. В этой связи велика вероятность того, что словесный элемент «WIKA» прочитывается по правилам фонетики немецкого языка, т.е. ВИКА.

Кроме того, противопоставленный знак «WIKA» является вариантом товарного знака «ВИКА», что также способствует его восприятию как слово ВИКА.

Провести анализ сравниваемых словесных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, поскольку согласно словарно-справочным источникам информации слова «ВИКАМ» и «WIKA» не являются лексическими единицами ни в одном из основных европейских языков, то есть являются вымышленными, а обозначение ВИКА, при маркировке товаров технического назначения вряд ли вызовет ассоциации с уменьшительной формой, образованной от женского имени Виктория.

Довод правообладателя о том, что слово «ВИКАМ» воспринимается как сложносоставное слово, образованное от слов «вибростенд» и «камера» не может быть признан убедительным, поскольку носит субъективный характер и не подтвержден сведениями из словарно-справочных источников.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение сравниваемых знаков «ВИКА» - «ВИКАМ» стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (2) изобразительного элемента и выполнение словесных элементов буквами разных алфавитов в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Анализ однородности оспариваемых товаров 07, 09 классов МКТУ и товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «устройства теплорегулирующие; омметры; осциллографы; пирометры; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; приборы точные измерительные; частотомеры» и товары «измерительные приборы; измерительные приборы точные; измерительные приборы электрические; осциллографы; пирометры; омметры; приборы для измерения расстояния», указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одной родовой категории товаров «оборудование контрольное, измерительное», имеют одно назначение «для измерения и диагностики», что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами» и товары «устройства для управления дистанционные, в том числе для переключения давления управления потоком, цепи электрические и их составляющие; электрические приборы регулирующие», указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), однородны, поскольку относятся к одной родовой категории товаров «оборудование для управления и регулирования», имеют одно назначение «для управления производственными процессами», что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Оспариваемые товары 07 класса МКТУ «генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические» и товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), неоднородны, поскольку относятся к разным родовым категориям товаров: «машины и устройства для выработки электроэнергии» с одной стороны и «оборудование контрольно-измерительное или оборудование для управления и регулирования» с другой стороны, имеют разное назначение «выработка электрического тока» – «для измерения и диагностики или для управления производственными процессами» и соответственно разные каналы реализации.

В силу изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №623941 в отношении товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше словесный элемент «ВИКАМ» является фантазийным, в связи с чем не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя.

Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих производство товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем. Для такого подтверждения необходимо представить сведения о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров, о территории и объемах производимых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведения.

Вместе с тем материалы возражения [1-6] не содержат сведений, подтверждающих длительность и интенсивность использования обозначений «ВИКА / WIKA» в отношении всех оспариваемых товаров, а также сведений о территории реализации и объемах производимых товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и другие необходимые сведения ввиду нижеследующего.

Распечатки из сети Интернет [1] датированы 07.11.2017 - датой их распечатки, т.е. относятся к периоду после даты (14.06.2016) приоритета оспариваемой регистрации.

Письма [3, 5] и сертификат [6] содержат только информацию о проведении акции или подтверждают полномочия общества «СКТЦ» и компании «СИНЕТИК» на авторизированную поставку продукции, но не свидетельствует о фактическом введении продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Прайс-листы и типовые листы [2, 4] содержат сведения о немецкой компании ВИКА Александр Виеганд Се & Ко КГ и производимой продукции (приборы измерения и контроля), однако они также не свидетельствует о фактическом введении продукции в гражданский оборот, ее количестве и территории реализации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству № 623941 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.11.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 623941 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «установки электрические для дистанционного управления производственными процессами; устройства теплорегулирующие; омметры; осциллографы; пирометры; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для измерения расстояния; приборы измерительные электрические; приборы измерительные; приборы точные измерительные; частотомеры».