Международная регистрация знака за № 1468586 с датой расширения на территорию Российской Федерации от 19.06.2019 (далее – дата территориального расширения) произведена на имя заявителя для территории Российской Федерации, соответственно, только в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Знак по международной регистрации № 1468586 представляет собой комбинированное обозначение в синем цвете, состоящее из изобразительного элемента, стилизованного под слово «lil», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита крупного размера, и словесного элемента «SOLID», выполненного под ним стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.10.2020 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному международному знаку, мотивированное по результатам экспертизы в уведомлении о предварительном отказе от 31.01.2020 несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, так как он сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 244387 ( ) и 245806 ( ), охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, а также содержит в своем составе словесный элемент «SOLID», характеризующий соответствующие товары, указывая на их свойства.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.01.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.10.2020.

Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных товарных знаков в результате отчуждения исключительных прав на них в отношении однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ стал заявитель, в силу чего данные товарные знаки уже не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1468586.

При этом в возражении отмечено, что в составе данного международного знака соответствующий словесный элемент «SOLID», который, собственно, и сопоставлялся с противопоставленными товарными знаками, также содержащими его, никак не указывает на те или иные конкретные свойства соответствующих однородных товаров ввиду полисемичности (многозначности) данного слова, что подтверждается и самим фактом его включения в объем правовой охраны противопоставленных товарных знаков, как охраняемых элементов в их составах, исключительные права на которые в отношении таких однородных товаров и были переданы заявителю согласно соответствующему договору, подлежащему государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении всех товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты территориального расширения (19.06.2019) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, характеризующие товар.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Рассматриваемый знак по международной регистрации № 1468586 представляет собой комбинированное обозначение в синем цвете. Под изобразительным элементом, стилизованным под слово «lil», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита крупного размера, помещен словесный элемент «SOLID», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита меньшего размера.

Правовая охрана этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 11 и 34 классов МКТУ, представляющих собой электронагревательные и охлаждающие устройства для табака, различную табачную продукцию, курительные принадлежности и аксессуары для электронных сигарет.

В этой связи следует отметить, что наличие в составе рассматриваемого знака именно слова «SOLID» и стало основанием для признания данного международного знака сходным до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№ 244387 и 245806, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты, так как в этих товарных знаках, являющихся словесным и комбинированным обозначениями, основную индивидуализирующую нагрузку несут именно доминирующие в них соответствующие тождественные словесные элементы «SOLID». Данное слово включено в объем их правовой охраны, является словесными элементами, охраняемыми в их составах, поскольку признано фантазийным для соответствующих однородных товаров, не способным их характеризовать, указывая напрямую на те или иные конкретные свойства, обязательно присущие этим конкретным товарам.

Так, слово «SOLID» в переводе с английского языка может означать, например, «быть в милости (у кого-либо); твердый; сплошной; цельный, без пробелов; непрерывный; массивный; прочный, крепкий; солидный; плотный, основательный; надежный; веский; единодушный, единогласный, сплоченный; чистый, неразбавленный; твердое тело; твердая пища; порода, массив; единогласно; полностью, целиком; густой, сытный; однородный; серьезный, глубокий» и многое другое (см. Интернет-портал «Академик: Словари и энциклопедии на Академике / Переводы» – https://dic.academic.ru), то есть является весьма полисемичным (многозначным) словом.

Отсюда следует, что данная лексическая единица английского языка никак не является указанием на какие-либо строго определенные свойства, обязательные для соответствующих конкретных товаров, и, следовательно, не способна напрямую характеризовать их, то есть является для них исключительно фантазийным словом.

Вместе с тем, она в каких-либо отдельных ее значениях все же может порождать некоторые дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, связанные, например, с надежностью или прочностью электронных курительных устройств заявителя либо с высокой репутацией этих устройств либо используемого в них табака и т.д., но такие дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации, в отличие от прямых характеристик, отсутствующих в рассматриваемом знаке, предопределяют исключительно наличие у соответствующего весьма многозначного слова необходимой различительной способности для этих товаров.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

При этом и в сети Интернет вовсе отсутствуют какие-либо сведения об использовании данного слова для характеристики соответствующих конкретных товаров теми или иными различными производителями. Все ссылки на такие товары при его поиске связаны непосредственно с информацией о товарах, выпускаемых исключительно заявителем.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия не располагает какими-либо фактическими основаниями для вывода об отсутствии различительной способности у словесного элемента «SOLID» в составе рассматриваемого знака вследствие его использования теми или иными различными производителями соответствующих товаров, а также для признания его характеризующим их в силу той или иной определенной семантики слова, то есть не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении тех или иных конкретных товаров.

В то же время, на основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.02.2021 под № РД0355921, об отчуждении исключительных прав на вышеуказанные противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 244387 и 245806, в объем правовой охраны которых словесные элементы «SOLID» включены, собственно, как охраняемые элементы, несущие в них основную индивидуализирующую нагрузку, правообладателем данных товарных знаков в отношении всех однородных товаров 11 и 34 классов МКТУ стал именно заявитель, которому были выданы свидетельства на эти товарные знаки в отношении данных товаров, соответственно, под №№ 799246 и 799247.

В перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 244387 и 245806 товаров 34 класса МКТУ вовсе не осталось, а по 11 классу МКТУ остались только лишь товары «газогенераторы [установки]», представляющие собой крупное промышленное или бытовое оборудование, относящееся абсолютно к иной родовой группе товаров и имеющее совсем иное назначение и иной круг потребителей, чем приведенные в рассматриваемой международной регистрации знака электронагревательные или охлаждающие устройства для табака, применяемые для личного пользования, в частности, в электронных сигаретах, выпускаемых заявителем, то есть они никак не являются однородными друг с другом, что подтверждается также и самим фактом государственной регистрации упомянутого выше договора об отчуждении исключительных прав на противопоставленные товарные знаки, априори не допускающей оставления однородных товаров в первоначальных регистрациях товарных знаков, в отношении которых заключен соответствующий договор.

В силу изложенных выше обстоятельств противопоставленные товарные знаки уже не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1468586 на имя заявителя.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2021, отменить решение Роспатента от 07.10.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1468586 в отношении всех товаров 11 и 34 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров данной международной регистрации знака, без исключения из объема его правовой охраны словесного элемента «SOLID».