Владельцем знака «YS» по международной регистрации №906673 является компания Reno Schuhcentrum GmbH, Германия (далее - заявитель).
Международная регистрация №906673 комбинированного знака со словесным элементом «YS» с конвенционным приоритетом от 29.06.2006 осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 13.10.2006 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.
Решением Роспатента от 05.11.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 25 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Решение мотивировано тем, что обозначение «YS» фонетически сходно с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц:
- товарным знаком «Y’S YOHJI YAMAMOTO» по свидетельству №208188 с приоритетом от 04.02.2000 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1];
- знаком «Y’S» по международной регистрации №899169 с приоритетом от 14.11.2005 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [2].
2 В возражении от 16.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:
- заявленный по международной регистрации №906673 знак воспринимается как изобразительный, следовательно, по фонетическому признаку сходства сопоставление знаков осуществляться не должно;
- товары 25 класса МКТУ, производимые правообладателем противопоставленных знаков, относятся к категории дизайнерских дорогостоящих товаров и продаются в специализированных бутиках, а товары заявителя к такого рода товарам не относятся;
- учитывая оригинальное исполнение заявленного знака по международной регистрации №906673, можно сделать вывод о том, что сравниваемые знаки имеют определенные визуальные отличия, к такому же выводу пришли и эксперты японского патентного ведомства, где противопоставленные знаки имеют широкое распространение;
- при сравнении произношения знака по международной регистрации №906673 и противопоставленных знаков следует, что словесный элемент заявленного знака и словесные элементы противопоставленных знаков отличаются фонетически и содержат различное количество слогов, что в наибольшей степени касается противопоставленного товарного знака №208188.
На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №906673 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.
Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.
С учетом даты (29.06.2006) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №906673 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О 3 товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.
Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:
- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение; 4 - вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.
Перечисленные выше признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.
Знак по международной регистрации №906673 является изобразительным и содержит буквосочетание «YS», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, который располагается на графическом элементе в виде прерывистого овала, изображенного под наклоном.
Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №208188 и знака по международной регистрации №899169.
Противопоставленный товарный знак [1] является словесным, выполненный буквами латинского алфавита и состоит из словесных элементов «Y’S» и «YOHJI YAMAMOTO», где элемент «Y’S» выделен более жирным шрифтом, имеет больший размер по сравнению с другими словесными элементами и расположен над ними, следовательно, данный элемент является доминирующем, и при восприятии знака в целом внимание потребителя будет акцентироваться на этом элементе.
Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «Y’S», выполненным буквами латинского алфавита жирным шрифтом.
5 Как отмечалось выше, «основным» доминирующим элементом в противопоставленном товарном знаке [1] является буквосочетание «Y’S». Заявленный знак и противопоставленный знак [2] также содержат ярко выраженные элементы «Y’S»/ «YS».
Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными до степени смешения, в силу их фонетического сходства, которое выражается в наличии двух одинаковых совпадающих букв/звуков «Y’S»/ «YS», расположенных в одном порядке.
Кроме того, противопоставленные товарные знаки [1], [2] принадлежат одному правообладателю (КАБУСИКИ КАЙСЯ ЙОХИ ДИЗАЙН КЕНКЬЮЙО, Япония), и в связи с этим, сравнивая заявленное и противопоставленные обозначения, можно говорить о вероятности смешения указанных знаков, так как они могут восприниматься потребителем как принадлежащие одному и тому же производителю.
В связи с изложенным, при проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходные словесные элементы «YS»/ «Y’S».
В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.
Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что они относятся к таким товарам как одежда и обувь, что делает их однородными по виду, назначению, кругу потребителей.
Таким образом, международная регистрация №906673 является сходной до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.