Словесный товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ» по заявке №2001703222/50 с приоритетом от 05.02.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.01.2003 за №235010 на имя АОЗТ "Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана "МИР", Россия в отношении товаров 03, 05, 29 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 05.02.2011.
В соответствии с данными Госреестра 25.06.2009 в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №235010 были внесены изменения, а именно наименование изменено на ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР".
На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 11.08.2009 за № РД0053542 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ и части товаров 29 класса МКТУ, а именно «пыльца растений, приготовленная как пищевой продукт», указанных в перечне свидетельства, правообладатель передал свои исключительные права на вышеуказанный товарный знак ООО «Аптека Доктор», Россия (далее – правообладатель). Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора об уступке – 386366.
В Палату по патентным спорам поступило заявление от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВЕЧЕРНИЙ» по 2 свидетельству №386366 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в связи с его неиспользованием.
В адрес правообладателя и в адрес его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.04.2010.
Правообладатель, уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, а на заседании коллегии дополнения к отзыву, доводы которого сводятся к следующему:
- правообладателем используется товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №386366 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей, именно биологически активные добавки;
- в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 биологически активные добавки относятся к разделу 9300 - «Медикаментам, химико-фармацевтической продукции и продукции медицинского назначения»;
- представленные материалы, подтверждают использование как товарного знака в том виде, как он зарегистрирован, так и с изменением его отдельных элементов, а именно окончания, не влияющих на его различительную способность.
Правообладателем к отзыву в качестве доказательств использования товарного знака по свидетельству №386366 были представлены следующие материалы:
- копия договора №02/02/2009 от 02.02.2009 между ООО «Аптека Доктор» и ООО «Парафарм» на создание биологически активной добавки [1];
- копия платежного поручения №8852 за услуги по договору №02/02/2009 от 02.02.2009 [2];
- копия удостоверения о качестве и безопасности изготовленной продукции под торговой маркой «Вечерний» - биологически активная добавка к пище: №165, №223, №204 [3]; 3 - копия удостоверения о качестве и безопасности изготовленной продукции: под торговой маркой «Вечерние» - биологически активная добавка к пище: №206, №163, №216 [4];
- копия удостоверения о качестве и безопасности изготовленной продукции под торговой маркой «Вечернее» - биологически активная добавка к пище - №25 [5];
- копии: счет-фактура №9026294 от 24.12.2009, товарная накладная №9026294 от 24.12.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9026294 от 24.12.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО Аптека «Фарма-Люкс») [6];
- копии: счет-фактура №9020755 от 27.10.2009, товарная накладная №9020755 от 27.10.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9020755 от 27.10.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Аптека Первая Помощь») [7];
- копии: счет-фактура №9019993 от 16.10.2009, товарная накладная №9019993 от 16.10.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9019993 от 16.10.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Аптека Первая Помощь») [8];
- копии: счет-фактура №9019575 от 12.10.2009, товарная накладная №9019575 от 12.10.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9019575 от 12.10.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Аптека Первая Помощь») [9];
- копии: счет-фактура №9026369 от 25.12.2009, товарная накладная №9026369 от 25.12.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9026369 от 25.12.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Аптекарь») [10];
- копии: счет-фактура №9025595 от 17.12.2009, товарная накладная №9025595 от 17.12.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9025595 от 17.12.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Аптекарь») [11]; 4 - копии: счет-фактура №9017935 от 22.09.2009, товарная накладная №9017935 от 22.09.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9017935 от 22.09.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО АЦ «Фарма-Люкс») [12];
- копии: счет-фактура №9017928 от 22.09.2009, товарная накладная №9017928 от 22.09.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9017928 от 22.09.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО АЦ «Фарма-Люкс») [13];
- копии: счет-фактура №9025098 от 14.12.2009, товарная накладная №9025098 от 14.12.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9025098 от 14.12.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Моя Аптека») [14];
- копии: счет-фактура №9024065 от 03.12.2009, товарная накладная №9024065 от 03.12.2009, протокол согласования свободных отпускных цен по накладной, реестр товарно-сопроводительных документов к счету №9024065 от 03.12.2009 (от ООО «Парафарм» для ООО «Секрет долголетия») [15];
- копия лицензионного договора об использовании товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству №386365 от 01.01.2010 [16];
- распечатки с сайта http:fips.ru товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ» по свидетельству №386365 [17];
- копии договора подряда №74 от 02.11.2009 на разработку сайта и регистрацию доменных имен: vechernee.com, vechernie.info, vechernij.su (между ООО «Аптека Доктор» и Индивидуальным предпринимателем) и акта приемки-сдачи работ к нему [18];
- распечатки с сайта Центра регистрации доменов RU-CENTER с информацией о доменном имени vechernij.su и распечатка с сайта www.vechernij.su [19];
- распечатки с сайта Центра регистрации доменов RU-CENTER с информацией о доменном имени vechernie.info и распечатка с сайта www.vechernie.info [20]; 5 - распечатки с сайта Центра регистрации доменов RU-CENTER с информацией о доменном имени vechernee.com и распечатка с сайта www.vechernee.com [21];
- копии счета №909761 от 22.12.2009 на регистрацию домена вечерний.рф и платежного поручения №8325 к нему; распечатки с сайта Центра регистрации доменов RU-CENTER с информацией о доменном имени вечерний.рф [22];
- копии счета №909754 от 22.12.2009 на регистрацию домена вечерние.рф и платежного поручения №8325 к нему; распечатки с сайта Центра регистрации доменов RU-CENTER с информацией о доменном имени вечерние.рф [23];
- копии: счет №090902 от 14.09.2009, платежные поручения №1002 и №1001 от 21.10.2009 к нему, товарная накладная №09/12 от 01.09.2009 и счет фактура №09/12 от 01.09.2009 (за этикетки «Вечерний», «Вечерние») [24];
- копия технических условий ТУ 9197-031-41395157-09 на биологически активную добавку к пище «Вечернее Форте». Дата введения в действие 25.11.2009, разработано «ООО «Аптека Доктор» [25];
- копия технических условий ТУ 9361-032-41395157-09 на биологически активную добавку к пище «Валериана+Мята+Мелисса драже» торговой марки «Вечерние». Дата введения в действие 07.08.2009, разработано ООО «ПАРАФАРМ» [26];
- копия технических условий ТУ 9361-026-41395157-09 на биологически активную добавку к пище «Валериана+Мята+Мелисса таблетки» торговой марки «Вечерний». Дата введения в действие 07.08.2009, разработано ООО «ПАРАФАРМ» [27];
- копия свидетельства о государственной регистрации №77.99.11.3.У.10745.11.09 от 24.11.2009: продукция – биологически активная добавка к пище «Вечернее Форте». Изготовитель - ООО «ПАРАФАРМ» [28];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.99.11.003.Т.003077.11.09 от 24.11.2009 на продукцию: биологически активная добавка к пище «Вечернее Форте». Разработчик - ООО «ПАРАФАРМ» [29]; 6 - копия экспертного заключения №23-99/НДБ-09 от 22.09.2009 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам отечественной нормативно-технической документации (БАД к пище «Вечернее Форте») [30];
- копия экспертного заключения №23-258/6-09 от 22.09.2009 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, производства, применения (использования) биологически активных добавок к пище (БАД к пище «Вечернее Форте») [31];
- копии: счет №080903 от 28.08.2009, товарная накладная №08/24 от 28.08.2009 к нему, счет фактура №08/24 от 28.08.2009 [32];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» сентябрь 2009 №1 [33];
- копии: счет №090904 от 21.09.2009, товарная накладная №09/27 от 21.09.2009 к нему, счет фактура №09/27 от 21.09.2009 [34];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» октябрь 2009 №2 [35];
- копии: счет №120907 от 22.12.2009, товарная накладная №12/53 от 22.12.2009 к нему, счет фактура №12/53 от 22.12.2009 [36];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» январь 2010 №1 [37];
- распечатки из сети Интернет [38];
- копия удостоверения о качестве и безопасности №26 продукции БАД к пище «Вечернее Форте» [39];
- копия удостоверения о качестве и безопасности №27 продукции БАД к пище «Валериана премиум\2 торговая марка «Вечернее плюс» [40];
- копии договора поставки №19/01 от 19.01.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО «АПТЕКАРЬ» и платежного поручения №8871 от 16.02.2009 к нему [41];
- копия договора поставки №26/01 от 26.01.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО «Аптека Первая Помощь» [42];
- копия договора поставки б/н от 14.01.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО Аптека «Фарма-Люкс» [43]; 7 - копии договора поставки б/н от 14.01.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО «Моя Аптека» и платежного поручения №7634 от 14.10.2009 к нему [44];
- копии договора поставки №02/02-3 от 02.02.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО «Аптека «СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ» и платежного поручения №9571 от 08.04.2009 к нему [45];
- копии договора поставки №09/01-2 от 09.02.2009 между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО Аптечный центр «Фарма-Люкс» и платежного поручения №7635 от 14.10.2009 к нему [46];
- копия свидетельства о государственной регистрации №77.99.23.3.У.7529.8.09 от 06.08.2009: продукция – биологически активная добавка к пище «Валериана+Мята+Мелисса драже». Изготовитель - ООО «ПАРАФАРМ» [47];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.99.23.003.Т.002133.08.09 от 06.08.2009 на продукцию: биологически активная добавка к пище «Валериана+Мята+Мелисса драже». Разработчик - ООО «ПАРАФАРМ» [48];
- копия свидетельства о государственной регистрации №77.99.23.3.У.7530.8.09 от 06.08.2009: продукция – биологически активная добавка к пище «Валериана+Мята+Мелисса таблетки». Изготовитель - ООО «ПАРАФАРМ» [49];
- копия санитарно-эпидемиологического заключения №77.99.23.003.Т.002132.08.09 от 06.08.2009 на продукцию: биологически активная добавка к пище «Валериана+Мята+Мелисса таблетки». Разработчик - ООО «ПАРАФАРМ» [50];
- копии: счет №100902 от 29.10.2009, товарная накладная №10/36 от 29.10.2009 к нему, счет фактура №10/36 от 29.10.2009 [51];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» ноябрь 2009 №3 [52];
- копии: счет №100903 от 23.11.2009, товарная накладная №12/57 от 23.11.2009 к нему, счет фактура №12/57 от 23.11.2009 [53];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» декабрь 2009 №4 [54]; 8 - копии: счет №01/05 от 25.01.2010, товарная накладная №01/05 от 25.01.2010 к нему, счет фактура №01/05 от 25.01.2010 [55];
- копия страницы из газеты «Аптечный вестник» февраль 2010 №2 [56];
- образцы упаковок и продукции [57].
На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении заявления от 03.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №386366 в отношении товаров 05 класса МКТУ, а именно «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей».
На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2010, лицом, подавшим заявление, были представлены копии документов, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче данного заявления только в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ, а именно «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей», при этом был ограничен объем притязаний по заявлению от 03.02.2010, а именно перечень товаров, в отношении которых товарный знак по свидетельству №386366 не используется, ограничен позициями тех товаров, в отношении которых доказана заинтересованность.
Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 03.02.2010 в ввиду нижеследующего.
Правовая база для рассмотрения заявления от 03.02.2010 включает вышеуказанные Кодекс, Правила и Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в 9 течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.
В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 10 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 Закона. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.
Товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ» по свидетельству №386366 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.
Как указано выше, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №386366 в отношении следующих товаров 05 класса МКТУ: «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей», ввиду чего, правообладателю необходимо доказать использование товарного знака в отношении указанных товаров.
С учетом даты (05.02.2010) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 05.02.2007 по 04.02.2010 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателем товарного знака по свидетельству №386365 являлось с 05.02.2007 до 10.08.2009
- ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", с 11.08.2009 по 04.02.2010 - ООО «Аптека Доктор».
В связи с этим Палата по патентным спорам исследовала представленные документы с целью определения, свидетельствуют ли они об использовании в соответствии со статьей 22 Закона (в период с 05.02.2007 до 01.01.2008) 11 товарного знака путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, а также об использовании товарного знака в соответствии со статьей 1486 Кодекса (в период с 01.01.2008 по 04.02.2010), то есть путем применения его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем, лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора, или другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.
Анализ представленных правообладателем материалов показал следующее.
Согласно договору [1], заключенному между правообладателем товарного знака ООО «Аптека Доктор» и ООО «ПАРАФАРМ», правообладатель поручает ООО «ПАРАФАРМ» разработать техническую документацию, технические условия, провести необходимые испытания и изготовить следующую продукцию: биологически активную добавку под названиями: «Валериана+Мята+Мелисса драже» торговой марки «Вечерние» и «Валериана+Мята+Мелисса таблетки» торговой марки «Вечерний».
Представленное платежное поручение [2] свидетельствует об электронном виде платежа (оплаты) по договору [1].
ООО «ПАРАФАРМ» разработаны Технические условия [26, 27], устанавливающие технические требования, которым должна удовлетворять указанная выше продукция.
Правообладателем также представлены разрешительные документы [47-50], выданные на ООО «ПАРАФАРМ». Документы включают свидетельства о государственной регистрации, из которых следует, что указанная продукция прошла государственную регистрацию, внесена в государственный реестр и разрешена для изготовления на территории Российской Федерации, а также санитарно-эпидемиологические заключения.
Согласно материалам [52, 54, 56] биологически активная добавка «Валериана+Мята+Мелисса таблетки», маркируемая товарным знаком 12 «Вечерний», представляет собой растительный препарат на основе трех трав, который обладает успокаивающим действием.
Между ООО «ПАРАФАРМ» и ООО «АПТЕКАРЬ», ООО «Моя Аптека», ООО Аптечный центр «Фарма-Люкс» заключены договоры поставок товара [41, 44, 46], согласно которому ООО «ПАРАФАРМ» обязуется поставлять производимые им товары, поименованные в счете.
Об отгрузке товара свидетельствуют товарные накладные и протокол согласования отпускных цен к ним, счета-фактуры и реестр товарно-сопроводительных документов к ним [10-14], в которых в графе «наименование товара» указан товар - «Вечерние» («Валериана+Мята+Мелисса») драже и «Вечерний» («Валериана+Мята+Мелисса») таблетки. Представленные платежные поручения [41, 44, 46] свидетельствуют об электронном виде платежа (оплаты) по договорам [41, 44, 46].
Кроме того, на сайтах правообладателя ООО «Аптека Доктор» [19-21] содержится информация о продукции - таблетки «Вечерний Валериана+Мята+Мелисса» и драже «Вечерние Валериана+Мята+Мелисса».
Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о производстве ООО «ПАРАФАРМ» БАДов, снабженных словесным элементом «ВЕЧЕРНИЙ», под контролем правообладателя.
Относительно лицензионного договора - документ [16] следует отметить, что он не может быть учтен в рамках рассмотрения заявления от 03.02.2010, поскольку регистрация лицензионного договора касается другого товарного знака. Материалы [32-37, 50-56] также не могут служить доказательством использования товарного знака по свидетельству №386366, поскольку отсутствуют документы, свидетельствующих о взаимоотношениях между правообладателем ООО «Аптека Доктор» и ООО «Полиграф-Союз Н», материалы [42-43] также не могут быть учтены, поскольку отсутствуют сведения об их исполнении.
Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 02.01.200 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» биологически активная добавка к пище – 13 это природные (идентичные природным) биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов. Биологически активные добавки к пище не имеют лечебного эффекта. Биологически активные добавки к пище могут обладать профилактическими, диетическими или функциональными свойствами, и в связи с этим они применяются для целенаправленного воздействия на организм человека – профилактика заболеваний и поддержания в физиологических границах функциональной активности органов и систем, то есть применяются в качестве добавок пищевых для медицинских целей. В связи с чем, следует признать, что термины «добавки пищевые для медицинских целей» и «биологически активные добавки к пище» отличаются по форме выражения, но совпадают по содержанию, а, следовательно, характеризуют один и тот же товар.
Как указывалось выше правообладателю необходимо доказать использование товарного знака в отношении товаров «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей», указанных в перечне свидетельства №386366, при этом фармацевтические препараты – это дозированные лекарственные средства, готовые к применению; диетические вещества для медицинских целей – продукты, специально подобранные по количеству, химическому составу, калорийности, которые используются для поддержания определенного рациона и режима питания человека.
При установлении факта использования товарного знака коллегия исходит из объема правовой охраны, определяемого свидетельством на товарный знак. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №386366 распространяется на товары «фармацевтические препараты; диетические вещества для медицинских целей». Продукция, выпускаемая ООО «ПАРАФАРМ», представляет собой биологически активную добавку, являющейся самостоятельным видом продукции и имеющей иное назначение, что не позволяет отнести ее к содержащимся в свидетельстве позициям товаров.
14 Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих использование товарного знака по свидетельству №386366 в отношении рассматриваемых товаров.