Патент Российской Федерации №137329 на полезную модель «Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования» выдан по заявке №2013141598/03 с приоритетом от 10.09.2013 на имя ЗАО «Промышленное предприятие материально-технического снабжения «Пермснабсбыт» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования, содержащее длинномерный протектор со стержневым армирующим элементом, отличающееся тем, что на поверхности части армирующего элемента, выступающей за край протектора, нанесена резьба, на поверхности части армирующего элемента, находящейся в теле протектора, выполнены выемки, на наружной поверхности протектора выполнены продольные ребра.

2. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по п.1, отличающееся тем, что длина части стержневого армирующего элемента, расположенной в теле протектора, менее длины протектора.

3. Устройство для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования по п.1, отличающееся тем, что стержневой армирующий элемент выполнен сквозным в теле протектора».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки полезной модели по оспариваемому патенту присущи техническому решению «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5», в подтверждение данных доводов с возражением представлены следующие материалы:

- договор поставки №012/11 от 09.01.2011 с Приложениями №№1, 2, заключенный между Поставщиком ЗАО «Акционерная Компания Радикал» и Покупателем ЗАО «Геопромысловые новации»; товарные накладные унифицированной формы ТОРГ-12 №11 от 25.02.2011, №20 от 09.09.2011 и №14 от 03.05.2011 по Договору №012/11; счета-фактуры №11 от 25.02.2011, №20 от 09.09.2011 и №14 от 03.05.2011 по Договору №012/11; сертификаты качества 011, 020, 014 на Продукцию, поставляемую по Договору №012/11 от 09.01.2011 (далее - [1]);

- договор поставки №012/11-02 от 15.01.2013; товарные накладные №32, №68, №103; счета-фактуры №32, №68, №103; сертификаты качества 032/13, 068, 103 на Продукцию; транспортные накладные от 12.02.2013, от 23.04.2013 и от 13.06.2013 (далее - [2]);

- ТУ 6445-006-21524926-2010 разработанные ЗАО АК «Радикал» (далее - [3]);

- энциклопедический справочник «Российские установки лопастных насосов для добычи нефти и их применение», Ш. Р. Агеев, Ε. Е. Григорян, Г. П. Макиенко, Пермь-2007 (далее - [4]);

- информация о ПЭД из Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/n3n (далее - [5]);

- «Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти», В. Н. Ивановский, С. С. Пекин, А. А. Сабиров, Москва, 2002 (далее - [6]);

- информация об УЭЦН из Википедии https://m.wikipedia.ore/wiki/y3UH (далее - [7]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

От патентообладателя на заседании коллегии 14.01.2020 поступил отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в возражении доводами.

В отзыве приведен анализ материалов возражения и подчеркнуто, что данные материалы не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна». В отзыве представлены сведения о том, что источник информации [3] не регистрировался в ФБУ «УРАЛТЕСТ», в подтверждение чего представляет следующие документы:

- запрос и ответ от ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (далее – [8]) о наличии регистрации ТУ [3];

- нотариальный протокол осмотра Интернет-сайта http://www.gostinfo.ru (далее - [9]);

- каталожный лист продукции по ТУ 6445-006-21524926-2010 (далее - [10]);

- информация с Интернет-сайта http://www.uraltest.ru (далее - [11]);

- гл. редактор С.А. Кузнецов, «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург «НОРИНТ», 2000, с.681, 857, 451, 1236 (далее - [12]);

- распечатка статьи с Интернет-сайта http://www.tadviser.ru о продукте Компас-3D (далее - [13]).

Кроме того, по мнению патентообладателя, наличие ошибок в каталожном листе [10], а также отсутствие регистрации ТУ [3] не дает понимания о достоверности сведений, содержащихся в ТУ [3].

Дополнительно к возражению на заседании коллегии 18.02.2020 представлено:

- запрос в адрес ООО «АК Радикал» с просьбой подтверждения регистрации ТУ [3] (далее – [14]);

- ответ от ООО «АК Радикал» (далее – [15]).

Патентообладатель также представил дополнение к отзыву, в котором повторно указывает на то, что регистрация ТУ [3], а также каталожного листа [10], никогда не осуществлялась, в подтверждение чего представляет:

- запрос в адрес ФБУ «УРАЛТЕСТ» с просьбой подтверждения регистрации ТУ [3], а также каталожного листа [10] (далее – [16]);

- ответ от ФБУ «УРАЛТЕСТ» (далее – [17]).

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 24.03.2020: удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2019, патент Российской Федерации №137329 на полезную модель признать недействительным полностью.

Не согласившись с решением Роспатента от 24.03.2020 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 17.03.2021 по делу № СИП-536/2020 (далее – [18]) признал решение Роспатента от 24.03.2020 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам [18], непредставление оригинала либо нотариально заверенной копии документа [3], представленного в Роспатент в виде копии; представление обществом противоречивых пояснений относительно состава похищенных у общества документов; недоказанность факта хищения объективными доказательствами; исполнение части документа [3] в программе, созданной позднее даты этого документа; полученные у ФБУ «УРАЛТЕСТ» сведения о том, что документ [3] не регистрировался названным лицом, содержащийся на нем штамп не проставлялся ФБУ «УРАЛТЕСТ»; изготовитель указанного документа не обращался в ФБУ «УРАЛТЕСТ» за услугой по регистрации данного документа; входящий номер относится к иному документу другого лица - в совокупности не позволяют суду констатировать соответствие документа [3] принципу достоверности доказательств.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента принято на основании, в том числе недостоверных документов. При этом указанные документы имели существенное значение и повлияли на вывод Роспатента о введении именно противопоставленного изделия в открытый гражданский оборот до даты приоритета спорной полезной модели и, как следствие, о несоответствии последней условию патентоспособности «новизна».

Решением Суда по интеллектуальным правам [18] решение Роспатента от 24.03.2020 было признано недействительным.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.09.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. №12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. №10 (далее – Регламент).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (1) пункта 22.3 Регламента при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники: для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление – документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования на территории Российской Федерации, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В подтверждение факта введения в гражданский оборот технического средства – «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006- 21524926-2010» лицом, подавшим возражение, представлены: материалы [1], содержащие, в частности, корреспондирующиеся между собой договор поставки, товарную накладную, счет-фактуру и сертификаты качества. Таким образом, упомянутые выше документы подтверждают факт поставки ЗАО «Акционерная Компания Радикал» изделия «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006-21524926-2010» покупателю ЗАО «Геопромысловые новации» на дату 25.02.2011, т.е. до даты приоритета 10.09.2013 полезной модели по оспариваемому патенту. Следовательно, сведения об упомянутом изделии могут быть включены в уровень техники для целей оценки «новизны» полезной модели по оспариваемому патенту (см. пункт 22.3.(2) Регламента).

Сведения о конструктивных особенностях данного протектора для защиты от коррозии раскрыты в ТУ [3].

Однако, согласно решению Суда [18], ТУ [3] отнесены к недостоверным источникам информации. Таким образом, сведения, содержащиеся в ТУ [3], не могут быть приняты для анализа и оценки патентоспособности оспариваемого патента.

Анализ сведений об изделии «Протектор для защиты от коррозии ПЭД сплав АЦ5МГ5 ТУ 6445-006-21524926-2010», представленных с возражением показал следующее.

Из приложения 1 к договору №012/11, входящему в состав материалов [1], известно устройство, предназначенное для защиты от коррозии погружного скважинного оборудования (см. с.2 приложения 1 к договору №012/11, входящему в состав документов [1]). При этом в данных материалах не содержится каких-либо иных сведений о данном устройстве, в том числе и о конструкции.

Таким образом, можно констатировать, что в возражении не приведены сведения о техническом средстве, вводимом в гражданский оборот до даты приоритета оспариваемого патента на полезную модель, которому присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы.

Следует также отметить, что с возражением не представлено каких-либо иных источников информации, раскрывающих конструкцию устройства того же назначения что и полезная модель по оспариваемому патенту.

Так, договор поставки [2] представлен для подтверждения введения в гражданский оборот некоего устройства. Однако, в возражении также не содержится сведений о конструкции этого устройства, следовательно, не меняет сделанного выше вывода.

Документы [4]-[7], представленные лицом, подавшим возражение, содержат в себе справочную информацию и также не меняют сделанного выше вывода.

Сведения, содержащиеся в документах [14]-[17], не меняют сделанного выше вывода, ввиду того, что не содержат информации о каком-либо техническом решении.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Информация, содержащаяся в документах [8]-[13], представлена патентообладателем для сведения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.11.2019, патент Российской Федерации №137329 на полезную модель оставить в силе.