Словесное обозначение «» по заявке №2023715888 с датой поступления от 03.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 13.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023715888. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение «VIRGO» воспроизводит название бренда, используемого компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, при маркировке товаров, однородных заявленным1, в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Кроме того, как указывает сам заявитель в графе 526 заявки, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «LAMINATES» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.10.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 13.06.2024, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента от 13.06.2024 в части его выводов о неохраноспособности словесного элемента «LAMINATES», при этом оспаривает указанное решение в части его выводов о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 19 класса МКТУ;

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара; для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим 1 https://virgolam.com/, https://virgolam.com/about-virgo/, https://virgolam.com/contact/, https://virgolam.com/laminates/, https://virgolam.com/privacy-policy/, https://virgolam.com/certifications/, https://www.indiamart.com/virgolaminates/, https://www.indiamart.com/virgolaminates/enquiry.html, https://www.indiamart.com/virgolaminates/profile.html, https://www.indiamart.com/virgolaminates/virgo-aluminium-composite-panels.html товаром, маркированным соответствующим обозначением, и его предшествующим производителем;

- данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой (решение Суда по интеллектуальным правам от 08.11.2019 по делу №СИП-672/2019, решение Суда по интеллектуальным правам от 08.04.2021 по делу №СИП-929/2020, решение Суда по интеллектуальным правам от 02.03.2021 по делу №СИП-577/2020);

- представленные экспертизой источники из сети Интернет выполнены на английском языке, ввиду чего средний российский потребитель не мог ознакомиться с данной информацией;

- компания «Virgo Laminates Limited», производитель декоративных ламинатов, ламинатов высокого давления, промышленных ламинатов, с 2000 года входит в группу компаний «VIRGO group» (https://virgolam.com/about-virgo/);

- материнская компания «Virgo» была основана в 1993 году покойным Шри Рамом Пракашем Аророй. Группа «Virgo» начала свою деятельность с производства фанеры;

- в группу с 2016 года входит компания «Virgo Pacific Pte Ltd» (Сингапур), компания занимается маркетингом, рекламой, логистикой продукции группы «Virgo» (https://virgolam.com/contact/);

- заявитель является директором и акционером компании «Virgo Pacific Pte Ltd», что подтверждается справкой ACRA - уставного совета при Министерстве финансов правительства Сингапура (приложение №2);

- обычной практикой международного бизнеса является регистрация товарного знака на имя владельца (ведущего управляющего) компании с последующим предоставлением права использования товарного знака компании;

- на имя заявителя зарегистрировано в общей сложности 69 знаков по всему миру, в том числе, знаки, включающие в свой состав словесные элементы «Virgo», «Laminates» (приложение №3);

- таким образом, заявитель является и акционером компании из группы «VIRGO group» - «Virgo Pacific Pte Ltd», непосредственно поставляющей продукцию под обозначением «VIRGO LAMINATES» в Российскую Федерацию, регистрирует товарный знак на свое имя в интересах компании и получил прямое разрешение на регистрацию товарного знака в Российской Федерации (приложение №6);

- регистрация обозначения по заявке №2023715888 в отношении испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ на имя заявителя не будет порождать в сознании потребителя представления об их изготовителе, которые не соответствовали бы действительности.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 19 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно:

1. Перевод фрагментов официального сайта «VIRGO group» https://virgolam.com/about-virgo/;

2. Справка ACRA о компании «Virgo Pacific Pte Ltd» с переводом на русский язык;

3. Список товарных знаков «Virgo Laminates» имя Химаншу Арора по сведениями Global Brand Database (https://branddb.wipo.int/en/).

Заявителем 13.01.2025 были направлены дополнительные документы к возражению от 10.10.2024, а именно:

4. Справка ACRA о компании «Virgo Pacific Pte Ltd» с переводом на русский язык, подтверждающая, что акционерами компании являются заявитель и компания «VIRGO LAMINATES LIMITED», а также то, что заявитель является директором компании «Virgo Pacific Pte Ltd»;

5. Справка компании «VIRGO LAMINATES LIMITED» с переводом на русский язык, подтверждающая, что заявитель является одним из акционеров компании.

Заявителем 17.02.2025 был направлен в материалы дела оригинал разрешительного письма от компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (03.03.2023) заявки №2023715888 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Вместе с тем согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение «» является словесным, выполненным стандартными шрифтами заглавными буквами алфавита на двух строках. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 19 класса, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 19 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

В возражении от 10.10.2024 заявитель не оспаривает решение Роспатента от 13.06.2024 в части его выводов о неохраноспособности словесного элемента «LAMINATES», при этом оспаривает указанное решение в части его выводов о том, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение в отношении лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу того, что оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, для маркировки товаров, однородных заявленным, в связи с чем регистрация данного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары 19 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта.

Коллегия отмечает, что все приведенные экспертизой ссылки на сеть Интернет2 выполнены на английском языке, ввиду чего коллегия полагает, что среднему российскому потребителю данная информация незнакома. Так, лишь 5% населения Российской Федерации свободно владеет английским языком3.

Вместе с тем, в решении Роспатента не приведено информации об объемах выпускаемой продукции компании «Virgo Laminates Limited», территории распространения данной продукции, длительности реализации, что позволило бы сделать вывод об осведомленности средним российским потребителем о товарах 19 класса МКТУ, выпускаемых данной компанией под рассматриваемым обозначением.

Кроме того, заявителем были представлены сведения о том, что он является директором и акционером компании «Virgo Pacific Pte Ltd» (приложения №№2, 4), которая входит в группу компаний «VIRGO», куда входит и компания «Virgo Laminates Limited». При этом, заявитель является одним из акционеров компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №5).

Таким образом, заявитель и компания «Virgo Laminates Limited» являются аффилированными лицами и действуют в одних экономических интересах.

2 https://virgolam.com/, https://virgolam.com/about-virgo/, https://virgolam.com/contact/, https://virgolam.com/laminates/, https://virgolam.com/privacy-policy/, https://virgolam.com/certifications/, https://www.indiamart.com/virgolaminates/, https://www.indiamart.com/virgolaminates/enquiry.html, https://www.indiamart.com/virgolaminates/profile.html, https://www.indiamart.com/virgolaminates/virgo-aluminium-composite-panels.html3 https://russiaedu.ru/news/kak-mnogo-rossiian-svobodno-vladeiut-angliiskim-iazykom

Соответственно, источником происхождения товаров 19 класса МКТУ является группа компаний «VIRGO», с которой связан и сам заявитель (приложения №№2, 4, 5).

Также коллегия отмечает, что заявителем было предоставлено разрешительное письмо от компании «Virgo Laminates Limited» (приложение №6), в котором последняя предоставила согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения на имя заявителя в отношении всех испрашиваемых товаров 19 класса МКТУ.

Таким образом, нет оснований полагать, что у потребителей заявленное обозначение будет ассоциироваться именно с компанией «Virgo Laminates Limited», Сингапур, и, как следствие, при восприятии товаров, маркированных данным обозначением, он будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В связи с изложенным, вывод экспертизы, положенный в основу решения Роспатента от 13.06.2024, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.10.2024, отменить решение Роспатента от 13.06.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023715888.