Словесный знак «MAN» по международной регистрации № 914360 был зарегистрирован МБ ВОИС 28.03.2006 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005 в отношении товаров 07, 09, 12, 16, 25, 28, услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя MAN Aktiengesellschaft, Allemagne. Согласно изменениям от 11.09.2009 владельцем международной регистрации № 914360 является заявитель. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 914360 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12, 16, услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.
Знак «MAN» по международной регистрации № 914360 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.
Решением Роспатента от 28.12.2009, основанном на заключении по результатам экспертизы, заявителю отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров 16, части услуг 35 и всех услуг 36 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.
Указанное заключение обосновано следующими доводами:
- знак по международной регистрации № 914360 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200761, 227491, 268889 не сходны до степени смешения, сферы деятельности и круг потребителей товаров/услуг заявителя и правообладателей данных знаков различны;
- противопоставленный знак по свидетельству № 175543 снят в силу прекращения правовой охраны;
- экспертизой приняты во внимание письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 542762, 542763, 807648;
- письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 881910 не принято ввиду отсутствия окончательного решения по данной регистрации;
- сведения относительно знака по международной регистрации № 556611 не приняты во внимание, так как правообладателем данного знака является не заявитель, а фирма с другим наименованием и адресом;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 234604, приоритет от 26.06.2001, № 297939 приоритет от 18.09.2003 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех заявленных товаров 16, всех услуг 36 и части услуг 35 классов МКТУ;
- при сопоставлении знака по международной регистрации № 914360 и знаков по свидетельствам № 234604, приоритет от 26.06.2001, № 297939 приоритет от 18.09.2003 учитывались звуковые, графические и смысловые признаки сходства.
В возражении от 15.04.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему: 1. заявитель является одним из старейших в мире многопрофильных промышленных концернов, объединяющих под своим именем предприятия транспортного машиностроения, станкостроения, электроэнергетики, металлургии и других ключевых отраслей промышленности; 2. история концерна «MAN» насчитывает более 250 лет, последние 150 лет концерн осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и является наиболее значимой промышленной компанией мирового масштаба; 3. сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 297939, 234604 различны, в свете чего отсутствует опасность смешения; 4. знак по международной регистрации № 914360 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 234604, 297939 не сходны по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства словесных обозначений; 6. правообладатель товарного знака по свидетельству № 297939 является финансовой компанией, специализирующейся на управлении фондами и брокерской деятельностью, в то время как заявитель является крупнейшим промышленным концерном; 7. товары 16 класса МКТУ знака по международной регистрации № 914360 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 297939, 234604 не относятся к областям основной специализации компаний-правообладателей и выполняют исключительно вспомогательную функцию для использования с другими товарами; 8. другие товары, не относящиеся к области специализации концерна заявителя, но формирующие его фирменный стиль, реализуются исключительно через специализированный Интернет-магазин «MAN SHOP», осуществляющего свою деятельность в рамках структуры Интернет-сайта концерна и его родственных компаний; 9. услуги 35, 36 классов МКТУ знака по международной регистрации № 914360 сформулированы с учетом ярко выраженной промышленной деятельности заявителя; 10. знак по международной регистрации № 914360 всегда используется как логотип, а не как словесное обозначение, что исключает опасность смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 297939; 11. правообладатель товарного знака по свидетельству № 234604 является исключительно торговой компанией и имеет разные сферы деятельности с заявителем; 12. противопоставленный товарный знак по свидетельству № 234604 согласно данным сети Интернет не используется правообладателем, и заявителем не выявлена информация о деятельности, что свидетельствует об отсутствии опасности смешения.
В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:
- распечатка проспектов «MAN SE» с сайта www.man-russia.com - на 16 л. [1];
- распечатка с сайта www.man-russia.com – на 6 л. [2];
- распечатка с сайта www.man-shop.eu и копия каталога «MAN» – на 25 л. [3];
- материалы сети Интернет о MAN Group plc. - на 8 л. [4].
В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров и услуг.
На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2010, заявитель представил документы о ведении переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 297939 с целью предоставления письма-согласия (на 17 л.), которое впоследствии представлено не было. На заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2010, заявителем были представлены следующие документы:
- распечатка публикации из базы данных ROMARIN в отношении знака по международной регистрации № 556611 – на 2 л. [5];
- распечатка публикации из базы данных ROMARIN в отношении знака по международной регистрации № 881910 – на 4 л. [6];
- копия окончательного решения от 22.12.2009 по международной регистрации № 881910 в Российской Федерации – на 3 л. [7];
- выдержки из годовых отчетов компаний заявителя и «МАН Нутцфарцойге Акциенгезелльшафт» за 2009 год с переводом – на 8 л. [8].
Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 15.04.2010, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.
С учетом даты конвенционного приоритета (29.09.2005) международной регистрации № 914360 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.
Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.
В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:
- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.
Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.
Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, алфавиту и цветовой гамме.
Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
Знак по международной регистрации № 914360 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005 (1) представляет собой словесное обозначение «MAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12, 16, услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.
В соответствии с решением Роспатента знаку (1) отказано в охране для всех товаров 16, части услуг 35 (а именно, «publicite, marchandisage») и всех услуг 36 классов МКТУ.
Проанализировав материалы возражения от 15.04.2010 и документы [1-8], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 234604 с приоритетом от 26.06.2001 (2) представляет собой сочетание буквы «A» и слова «MAN», исполненных в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 297939 с приоритетом от 18.09.2003 (3) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой букву «М», выполненную в оригинальной графической манере. Под буквой «М» расположено словосочетание «Man Group plc», исполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Первые буквы слов «Man» и «Group» выполнены заглавными, остальные буквы словосочетания «Man Group plc» - строчные. Элемент «plc» исключен из самостоятельной правовой охраны. В противопоставленном знаке (3), состоящем из изобразительного и словесных элементов, «сильным» элементом является словесный элемент «Man», поскольку он несет основную смысловую нагрузку. Правовая охрана знаку (3) была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.
Противопоставленный знак по международной регистрации № 556611 с конвенционным приоритетом от 05.07.1989 (4) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде горизонтально ориентированной дуги, которая опоясывает словесный и буквенный элементы «MAN», «GHH», расположенные друг под другом и выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Основным элементом комбинированного знака (4) является словесный элемент «MAN», несущий основную смысловую нагрузку и в первую очередь запоминающийся потребителем. Правовая охрана предоставлена знаку (4) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.
Противопоставленный знак по международной регистрации № 881910 с конвенционным приоритетом от 15.04.2005 (5) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде вертикально ориентированной линии, которая разделяет словесные элементы «MAN» и «Diesel», исполненные в одну строку буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При написании словесного элемента «MAN» использованы заглавные буквы черного цвета. Первая буква словесного элемента «Diesel» выполнена заглавной, остальные – строчными, при этом данный элемент выполнен в оранжевом цвете и исключен из самостоятельной правовой охраны знака (5). Основным элементом комбинированного знака (5) является словесный элемент «MAN», несущий основную смысловую нагрузку и в первую очередь запоминающийся потребителем. Правовая охрана предоставлена знаку (5) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 12, услуг 35, 36 классов МКТУ.
Анализ сравниваемых знаков (1) и (2-5) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического, тождества входящих в их состав словесных элементов «MAN». Визуально сопоставляемые знаки (1) и (2,3) близки за счет использования при их написании букв латинского алфавита.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленных знаков (2-5) по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Товары 16 класса МКТУ знака (1) и товары 16 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (печатная продукция, конторское оборудование), а также условия сбыта, что позволяет признать их однородными. Часть услуг 35 класса МКТУ знака (1) и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение (услуги предпринимателям), что позволяет признать их однородными. Часть услуг 36 класса МКТУ знака (1) и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного знака (3) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (финансовые услуги), а также круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Вместе с этим, услуги 36 класса МКТУ знака (1) «assurances, notamment services d’intermediaires en assurances; gestion d'installations, a savoir location d'installations industrielles immobilieres» («социальное страхование, а именно, службы посредничества в социальном страховании; организация производства, а именно, аренда собственности - промышленного предприятия») коллегия Палаты по патентным спорам считает неоднородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ противопоставленного знака (3). Данный вывод обусловлен тем, что указанные услуги имеют разное назначение и вид (услуги по денежно-финансовым операциям и услуги в области страхования, операций с недвижимостью).
Сходство сравниваемых знаков (1) и (2,3), а также однородность анализируемых товаров 16, части услуг 35 и 36 классов МКТУ свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.
Довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ в связи с тем, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков (2,3) работают в разных областях деятельности, признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется реальное использование знаков в отношении приведенных в перечне товаров/услуг или фактическая деятельность обладателей исключительного права. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечнях.
Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 16, части услуг 36 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «marchandisage» («розничная торговля») как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.
Вместе с этим, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание обстоятельство, связанное с тем, что заявитель приобрел права [5] на противопоставленный знак по международной регистрации № 556611. В свете чего, противопоставление (4) снимается. В отношении знака по международной регистрации № 881910 (5) заявителем представлены сведения в части принятия окончательного решения по данной регистрации на территории Российской Федерации [6,7]. Документы [8] свидетельствуют о том, правообладатель знака по международной регистрации № 881910 является крупнейшим предприятием группы компаний заявителя, что позволяет учесть ранее представленное на стадии экспертизы письмо-согласие касательно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1). Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации в отношении услуги 35 класса МКТУ «publicite» («реклама»).