Регистрация словесного товарного знака «LUCAS» по заявке №2006730735/50 с приоритетом от 25.10.2006 произведена 18.07.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №355161 в отношении товаров 09, 11, 12, 16, 17, 21 и услуг 37, 40 классов МКТУ на имя Совместного предприятия в форме Общества с ограниченной ответственностью «ТРАСТ Трейдинг», 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д.
41. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 20.04.2009 за №РД0049367, товарный знак уступлен Обществу с ограниченной ответственностью «Ресурс Авто», 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 50, пом. 9-н. Согласно сведениям, внесенным в Госреестр 29.09.2009, наименование правообладателя изменено на «РесурсАвто», 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 50, пом. 9-н (далее – правообладатель).
В поступившем в Палату по патентным спорам заявлении от 20.07.2011 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №355161 по причине его неиспользования непрерывно в течение трех лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, в отношении всех товаров 09, 11, 12 классов МКТУ.
В качестве обоснования заинтересованности в заявлении от 20.07.2011 указывается на то, что товарный знак «LUCAS» является препятствием для получения правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «LUCAS» по международной регистрации №1002764 на имя лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09, 11 и 12 классов МКТУ. Заинтересованность компании «Лукас Индастриз Лимитед» также выражается в том, что компания намеривается поставлять и реализовывать товары 09, 11 и 12 классов МКТУ, маркированные знаком «LUCAS», на территорию Российской Федерации. Следует также отметить, что обозначение «LUCAS» является частью фирменного наименования компании «Лукас Индастриз Лимитед» и фамилией ее основателя – Джозефа Лукаса.
В качестве материалов, обосновывающих заинтересованность при подаче заявления, были представлены следующие документы:
- копия международной регистрации №1002764 знака «LUCAS» [1];
- копия предварительного отказа в отношении международной регистрации №1002764 на территории Российской Федерации [2];
- копия заявки №2011715410/50 на товарный знак «LUCAS», поданной компанией «Лукас Индастриз Лимитед» [3];
- информация из сети Интернет о товарах, маркированных знаком «LUCAS», а также о компании «Ти-Ар-Дабл’ю Аутомотив Инк.», в состав которой входит «Лукас Индастриз Лимитед» [4];
- фотографии товаров, маркированных знаком «LUCAS» [5];
- документ, подтверждающий взаимосвязь компаний «Лукас Индастриз Лимитед», «ЛукасВэрити», «Аутомотив Холдингз (Ю-Кей) Лимитед» и «Ти-Ар-Дабл’ю Аутомотив Инк.», входящих в группу компаний «Ти-Ар-Дабл’ю Груп» [6];
- регистрационная информация о компании «Аутомотив Холдингз (Ю-Кей) Лимитед» [7];
- регистрационная информация о компании «Лукас Индастриз Лимитед» [8];
- копия договора сублицензии знака «LUCAS» между компаниями «Лукас Индастриз Лимитед» и «Элта Лайтинг Лимитед», располагающейся по адресу Элта Хаус, 27 Роман-уэй, Коулсхилл, Бирмингем, В46 1HQ, а также распечатка информации о выпускаемой продукции с сайта www.lucaselectrical.co.uk [9];
- информация о продукции «LUCAS», выпускаемой лицензиатом - компанией «Элта Лайтинг Лимитед» в соответствии с лицензионным договором [10];
- информация с сайта http://www.lucas.info о компании «Лукас Индастриз Лимитед» и о продукции компании [11];
- информация о доменном имени lucas.info, принадлежащим компании «Ти-Ар-Дабл’ю Аутомотив Ю.С. Эл-Эл-Си, являющейся дочерней компанией «Ти-Ар-Дабл’ю Аутомотив Холдингс Корп.» [12];
- информация с сайта http://trwavto.com/ о принадлежности «Ти-Ар-Дабл’ю Аутомотив Ю.С. Эл-Эл-Си к компании «Ти-Ар- Дабл’ю Аутомотив Холдингс Корп.» [13];
- информация о товарном знаке «LUCAS» по свидетельству №65026, принадлежавшем компании «Лукас Индастриз Паблик Лимитед Компани», правовая охрана которого была досрочно прекращена по заявлению ООО «ТРАСТ Трейдинг», Санкт-Петербург на основании решения Палаты по патентным спорам от 07.03.2007 [14].
Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим заявлением, представил документы, свидетельствующие, по его мнению, об использовании товарного знака по свидетельству №355161 в исследуемый период времени в отношении таких товаров 09, 11, 12 классов МКТУ как «аппаратура для дистанционного управления; выключатели закрытые (электрические); насосы топливные с автоматическим регулирование; переключатели электрические; помпы; спидометры; термометры (за исключением медицинских); термостаты; термостаты для транспортных средств; устройства дозирующие; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; приборы для очистки масел; приборы осветительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств; аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; бамперы; бамперы для автомобилей; валы карданные; капоты двигателей; колодки тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; пружины амортизационные; редукторы; рессоры подвесок; рули; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; тормоза; трансмиссии для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств; указатели поворотов для наземных транспортных средств; щитки противогрязевые», а именно:
- договор поставки №1-08 от 09.10.2008, заключенный ООО «РесурсАвто» с ООО «Альянс Автоматив» и дополнительное соглашение к нему [15];
- товарная накладная и счет-фактура №27 от 31.07.2009, платежное поручение №413 от 12.05.2010 [16];
- товарная накладная и счет-фактура №29 от 13.08.2009, платежные поручения №460 от 28.05.2010, №484 от 04.06.2010, №488 от 07.06.2010 [17];
- товарная накладная и счет-фактура №44 от 19.10.2009, товарная накладная и счет-фактура №63 от 07.12.2009, платежное поручение №241 от 29.03.2010 [18];
- товарная накладная и счет-фактура №64 от 11.12.2009, товарная накладная и счет-фактура №69 от 29.12.2009, платежное поручение №242 от 29.03.2010 [19];
- товарная накладная №1 от 11.01.2010 [20];
- товарная накладная №6 от 29.01.2010 [21];
- товарная накладная №11 от 19.02.2010 [22];
- товарная накладная №25 от 05.04.2010 [23];
- товарная накладная №27 от 08.04.2010 [24];
- товарная накладная №34 от 26.04.2010 [25];
- платежное поручение №8 от 11.01.2011 [26];
- образец упаковки тормозных колодок, маркированных товарным знаком «Lucas» [27];
- договор поставки №157/П от 09.07.2008, заключенный ООО «Ресурс Авто» с ООО «РостСервис» [28];
- дополнительное соглашение к договору поставки №157/П от 09.07.2008 [29];
- дополнительное соглашение №1/2010 от 12.01.2010 к договору поставки №157/П от 09.07.2008 [30];
- товарная накладная №906 от 09.11.2009 и платежное поручение к ней №378 от 14.12.2009 [31];
- товарная накладная №1098 от 29.2009 и платежное поручение к ней №193 от 19.02.2010 [32];
- товарная накладная №999 от 12.08.2010 и платежное поручение к ней №259 от 24.09.2010 [33];
- товарная накладная №839 от 22.10.2009 и платежное поручение к ней №244 от 10.11.2009 [34];
- товарная накладная №72 от 29.01.2010 и платежное поручение к ней №300 от 18.03.2010 [35];
- товарная накладная №158 от 19.02.2010 и платежное поручение к ней №300 от 18.03.2010 [36];
- товарная накладная №439 от 22.04.2010 и платежное поручение к ней №255 от 09.06.2010 [37];
- товарная накладная №463 от 27.04.2010 и платежное поручение к ней №664 от 01.06.2010 [38];
- договор №04/10 от 28.01.2010 на поставку запасных частей, заключенный ООО «РесурсАвто» с ООО «Петербургская Транспортная Компания» [39];
- приложение 1 к договору поставки №04/10 от 28.01.2010 [40];
- дополнительное соглашение №01/2010 от 02.02.2010 к договору поставки №04/10 от 28.01.2010 [41];
- товарная накладная №467 от 27.04.2010 и платежное поручение к ней №340 от 11.06.2010 [42];
- товарная накладная №870 от 26.05.2011 и платежное поручение к ней №897 от 16.06.2011 [43];
- товарная накладная №938 от 03.06.2011 и платежное поручение к ней №305 от 28.06.2011 [44];
- договор поставки №373/П от 16.11.2011, заключенный ООО «РесурсАвто» с ООО «Газовый Элемент» [45];
- дополнительное соглашение к договору поставки №373/П от 16.11.2010 [46];
- товарная накладная №1675 от 23.11.2010 и платежное поручение к ней №196 от 30.11.2010 [47];
- товарная накладная №880 от 27.05.2011 и платежное поручение к ней №112 от 03.06.2011 [48];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-4132/2011 от 05.04.2011, касающееся использования товарного знака по свидетельству №304769 [49];
- определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №ВАС-13656/11 от 25.10.2011, касающееся использования товарного знака по свидетельству №304769 [50].
Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.
Правовая база для рассмотрения заявления от 20.07.2011 включает Кодекс и Правила ППС.
В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, а также в рекламе.
На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении трех лет при условии, что вплоть до даты подачи заявления товарный знак не использовался.
На основании пункта 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 настоящего Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.
В соответствии с пунктом 5.2 Правил Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения заявлений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении заявления, отказе в удовлетворении заявления, о прекращении делопроизводства.
Из материалов [1] - [14], представленных лицом, подавшим заявление, усматривается, что компания «Лукас Индастриз Лимитед», имеющая более чем столетнюю историю существования, владеет международной регистрацией знака «LUCAS», в частности, в отношении товаров 09, 11, 12 классов МКТУ и осуществляет деятельность в области производства оборудования для транспортных средств. В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам усматривает заинтересованность лица, подавшего заявление, в отношении товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №355161.
В отношении использования товарного знака по свидетельству №355161 следует отметить следующее.
С учетом даты (22.07.2011) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 22.07.2008 по 21.07.2011 включительно.
Товарный знак по свидетельству №355161 является словесным и представляет собой слово «LUCAS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации №355161.
Как следует из представленного правообладателем отзыва, ООО «РесурсАвто» осуществляет использование принадлежащего ему товарного знака для широкого спектра автомобильных запчастей. Не обладая производственными мощностями для производства товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, ООО «РесурсАвто» заключило договор [15] на производство и поставку продукции с ООО «Альянс Автомотив». Согласно указанному договору наименование, ассортимент, количество и стоимость произведенной продукции определяется в товарных накладных, выписанных ООО «Альянс Автомотив». Товар поставляется в заводской упаковке, при этом ООО «РесурсАвто» переупаковывает поставленный товар под торговую марку «LUCAS». В подтверждение исполнения указанного договора правообладателем представлены товарные накладные и платежные поручения [16] – [26].
О введении автомобильных запчастей под товарным знаком «LUCAS» в гражданский оборот свидетельствуют договоры поставки [28], [39], [45], заключенные правообладателем с ООО «РостСервис», ООО «Петербургская Транспортная Компания» и ООО «Газовый Элемент», спецификации [29], [40], [46], а также товарные накладные и платежные поручения [31] - [38], [42] - [44], [47], [48] к этим договорам.
В рамках договоров [28], [39], [45] товарный знак по свидетельству №355161 использовался в отношении следующих товаров:
09 класса МКТУ – «аппаратура для дистанционного управления» (соотносится с товаром «механизм дистанционного управления КПП», указанным в товарной накладной №999 от 12.08.2010 [33]); «насосы топливные с автоматическим регулированием» («насос топливный низкого давления» - товарная накладная №1098 от 29.12.2009 [32]); «переключатели электрические» (переключатель подрулевой левосторонний» - товарная накладная №72 от 29.01.2010 [38]), «помпы» («помпа ОЖ двигателя» - товарная накладная №1098 от 29.12.2009 [32]); «устройства дозирующие» («клапан дозирующий дверного пневмоцилиндра» - товарная накладная №906 от 09.11.2009 [31]); выключатели закрытые (электрические)» («выключатель клавишный основного питания» - товарная накладная №467 от 27.04.2010 [42]); «спидометры» («панель приборов главная в сборе» - товарная накладная №467 от 27.04.2010 [42]);
товаров 11 класса МКТУ - «приборы для очистки масел» («фильтр масляный» - товарная накладная №999 от 12.08.2010 [33]); «приборы осветительные для транспортных средств», «фары для автомобилей», «фары для транспортных средств», «фонари для транспортных средств» («блок фар передний правый» - товарная накладная №938 от 03.06.2011 [44]); «лампы для указателей поворота для автомобилей», «лампы для указателей поворота для транспортных средств», «лампы электрические» («лампа сигнала поворота» - товарная накладная №880 от 27.05.2011 [48]);
товаров 12 класса МКТУ – «амортизаторы для автомобилей», «амортизаторы подвесок», «пружины амортизационные» («амортизатор передний» - товарная накладная №72 от 29.01.2010 [35]); «колодки тормозные для транспортных средств» («колодка тормозная задняя в сборе» - товарная накладная №999 от 12.08.2010 [33]); «коробки передач для наземных транспортных средств», «трансмиссии для наземных транспортных средств» («КПП в сборе» - товарная накладная №463 от 27.04.2010 [38]); «передачи зубчатые для наземных транспортных средств» («шестерня 3 передачи» - товарная накладная №999 от 12.08.2010 [33]); «редукторы» («редуктор заднего моста» - товарная накладная №158 от 19.02.2010 [36]); ступицы колес» (ступица заднего колеса» - товарная накладная №839 от 22.10.2009 [34]); «шатуны для наземных транспортных средств» («шатун» - товарная накладная №1098 от 29.12.2009 [32]); «аксессуары тормозные» («ось задних тормозных колодок», «накладка тормозная задняя» - товарная накладная №439 от 22.04.2010 [37]); валы карданные («вал карданный со шлицом» - товарная накладная №938 от 03.06.2011 [44]); «оси» («ось задних тормозных колодок» - товарная накладная №439 от 22.04.2010 [37]); «рули» («рулевой механизм ГУР, «насос ГУР», «тяга рулевая продольная в сборе», «колонка рулевая универсальная» - товарная накладная №467 от 27.04.2010 [42]); стеклоочистителя для ветровых стекол («тяга соединительная стеклоочистителя» - товарная накладная №467 от 27.04.2010 [42]); «сцепления для наземных транспортных средств» («цилиндр главного сцепления», «ПГУ сцепления», «вилка выключателя сцепления» - товарная накладная №870 от 26.05.2011 [43]); «трансмиссии для наземных транспортных средств» («цилиндр главный сцепления», «ПГУ сцепления», «вилка выключения сцепления» - товарная накладная №870 от 26.05.2011 [43]; «вилка выключения сцепления» - товарная накладная №870 от 26.05.2011 [43]; «вал карданный со шлицом» - товарная накладная №938 от 03.06.2011 [44]); «рессоры подвесок» («лист 4-й задней рессоры», «лист 3-й задней рессоры», «лист 1-й задней рессоры» - товарная накладная №1675 от 23.11.2010 [47]); «указатели поворотов для транспортных средств» («реле поворотов и аварийной сигнализации» - товарная накладная №1675 от 23.11.2010 [47]).
Кроме того, анализ спецификаций к вышеуказанным договорам [29], [36], [46] и товарных накладных к договору с ООО «Альянс Автоматик» [15] показал, что правообладатель использовал товарный знак также в отношении товаров 09 класса МКТУ «термостаты», «термостаты для транспортных средств» («термостат» - товарная накладная №29 от 13.08.2009 [17]); «термометры (за исключением медицинских)» («датчик температуры ОЖ» - спецификации [29], [36], [46]); 12 класса МКТУ «бамперы», «бамперы автомобилей» («бампер передний в сборе» - товарные накладные №27 от 31.07.2009 [16], №29 от 13.08.2009 [17]); «капоты двигателей» («капот» - товарная накладная №27 от 31.07.2009 [16]); «щитки противогрязевые» («брызговики» - товарная накладная №29 от 13.08.2009 [17]).
Представленный правообладателем образец упаковки товара [27] свидетельствует о том, что маркировка товарным знаком «LUCAS» осуществлялась непосредственно на упаковке товара с изменением шрифта (жирный шрифт белого цвета), которое, однако, не влияет на различительную способность товарного знака по свидетельству №355161, т.е. товарный знак использовался в виде, несущественно отличающемся от зарегистрированного.
Таким образом, из вышеприведенных документов усматривается, что в рассматриваемый период времени правообладателем осуществлялось использование принадлежащего ему товарного знака по свидетельству №355161 в отношении части товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для дистанционного управления; выключатели закрытые (электрические); насосы топливные с автоматическим регулирование; переключатели электрические; помпы; спидометры; термометры (за исключением медицинских); термостаты; термостаты для транспортных средств; устройства дозирующие», 11 класса МКТУ «лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; приборы для очистки масел; приборы осветительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств», 12 класса МКТУ «аксессуары тормозные; амортизаторы для автомобилей; амортизаторы подвесок; бамперы; бамперы для автомобилей; валы карданные; капоты двигателей; колодки тормозные для транспортных средств; коробки передач для наземных транспортных средств; оси; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; пружины амортизационные; редукторы; рессоры подвесок; рули; стеклоочистители для ветровых стекол; ступицы колес; тормоза; трансмиссии для наземных транспортных средств; сцепления для наземных транспортных средств; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; указатели поворотов для наземных транспортных средств; щитки противогрязевые».
Вместе с тем, материалы отзыва [15] – [50] не содержат документов, подтверждающих использование товарного знака в отношении остальной части товаров 09, 11, 12 классов МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №355161, что правообладателем не оспаривается.
В силу изложенного доводы лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака по свидетельству №355161 в рассматриваемый период времени являются правомерными только в отношении части товаров 09, 11, 12 классов МКТУ.