Оспариваемый товарный знак “” по заявке №2018746971 с приоритетом от 26.10.2018 зарегистрирован 02.08.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №721461 на имя Индивидуального предпринимателя Наянова Романа Александровича, 199178, Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., 52, кв. 5 в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Затем 09.02.2021 состоялась государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг на имя Индивидуального предпринимателя Наяновой Натальи Александровны, 199178, Санкт-Петербург, В.О. Средний пр., д. 52, кв. 5 (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2022 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721461 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему. Лицу, подавшему возражение, принадлежит право на фирменное наименование, включающее словесный элемент «МАКСВЕТ», а именно Общество с ограниченной ответственностью «МАКСВЕТ НН», право на которое зарегистрировано с 28.11.2013 (дата внесения записи о создании юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц).

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09, 11, 35, 40 классов МКТУ. Данные классы товаров и услуг однородны основному виду деятельности лица, подавшего возражение. В частности, с использованием принадлежащего лицу, подавшему возражение, фирменного наименования им осуществляется торгово-производственная деятельность в области поставки осветительных и световых приборов популярных торговых марок, оказывает услуги по ремонту и выполняет монтажно-сборочные работы, а также занимается собственным производством, в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Использование фирменного наименования лицом, подавшим возражение, до даты приоритета оспариваемого товарного знака подтверждается приложенными в материалы дела договорами аренды, сертификатами соответствия продукции, товарными накладными о реализации осветительного оборудования, скриншоты с сайта лица, подавшего возражение.

Фирменное наименование Общества включает словесное обозначение «Максвет НН», где аббревиатура «НН» представляет собой общепринятое сокращение от названия города «Нижний Новгород», на территории которого находится производство Общества. В силу положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса аббревиатура «НН» является неохраняемым элементом обозначения, не обладающим различительной способностью.

Учитывая изложенное сравниваемые обозначения имеют только один отличающийся звук «МАССВЕТ» и «МАКСВЕТ» при совпадении 6 остальных звуков, что свидетельствует об их фонетическом сходстве.

Использование фирменного наименования обществом осуществляется в отношении производства световых приборов, а также реализации осветительных приборов и оборудования, как собственного производства, так и иных производителей. С учетом указанного, товары, которые производит общество под своим фирменным наименованием однородны всем товарам 11 класса МКТУ, перечисленным в перечне оспариваемого товарного знака, а также товарам 09 класса МКТУ «вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки штепсельные [электрические соединения]/соединения штепсельные [электрические]; светофоры [сигнальное оборудование]». Перечисленные товары однородны товарам, изготавливаемым обществом. Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ однородны деятельности общества по реализации осветительного оборудования. Услуги 40 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам общества по ремонту светильников и осветительного оборудования, поскольку являются сопутствующими услугами.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать недействительным правовую охрану товарного знака по свидетельству №721461 недействительным частично, а именно, в отношении следующего перечня:

09 - вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки штепсельные [электрические соединения]/соединения штепсельные [электрические]; светофоры [сигнальное оборудование].

11 - абажуры; колбы ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы для маникюра; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; люстры; номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; радиаторы электрические; радиаторы охлаждающие для приборов осветительных светодиодных; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; рассеиватели света; системы осветительные для летательных аппаратов; фары для автомобилей.

35 - презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже; услуги розничной и оптовой продажи с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.

40 - работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц.

К материалам возражения приложены следующие дополнительные документы:

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «МАКСВЕТ НН»; Копия свидетельства ОГРН;

2. Копия договора аренды №367 от 01.04.2017, копии дополнительных соглашений, акта приема-передачи;

3. Сертификат соответствия таможенного союза;

4. Документы об отгрузке расходных материалов, комплектующих для собственного производства, а также об отгрузке упаковочной ленты;

5. Товарные накладные о введении в оборот продукции собственного производства под торговой маркой STELLAR 6. Документы о закупке и последующей перепродаже готовых изделий;

7. Свидетельство о регистрации доменного имени www.lightnn.ru; распечатки веб-архива и актуальные сведения на дату подачи возражения.

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке о поступившем возражении, а также о дате, времени и месте его рассмотрения (идентификатор почтового отправления в адрес правообладателя-80102473464948, корреспонденция возвращена отправителю в связи с истечением срока хранения; идентификатор почтового отправления в адрес представителя правообладателя-80102473464955, корреспонденция вручена адресату 09.07.2022), на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил. Руководствуясь положениями абзаца 7 пункта 21 Правил ППС сторона спора ИП Наянова Н.А. считается надлежащим образом уведомленной.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №721461 с приоритетом от 26.10.2018 выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Поступившее возражение содержит доводы о несоответствии произведенной регистрации №721461 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, так как противопоставляется право лица, подавшего возражение на возникшее ранее средство индивидуализации – фирменное наименование «МАКСВЕТ НН».

Факт регистрации юридического лица является основанием для возникновения у нее права на соответствующее фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение (ООО «МАКСВЕТ НН»), является получившим право на соответствующее фирменное наименование 28.11.2013, то есть ранее даты (26.10.2018) приоритета оспариваемого товарного знака.

В состав оспариваемого товарного знака входит выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МАССВЕТ».

Индивидуализирующей частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является словесный элемент «МАКСВЕТ НН». При этом коллегия учла, что элемент «НН» состоит исключительно из двух согласных букв, не имеющих словесного характера, поэтому не обладающих различительной способностью. Сопоставлению при анализе двух средств индивидуализации должны подлежать их сильные части, а именно «МАКСВЕТ» и «МАССВЕТ».

Сопоставив словесные элементы «МАССВЕТ» и «МАКСВЕТ» сравниваемых средств индивидуализации, коллегия делает вывод об их фонетическом сходстве за счет совпадения 6 букв, расположенных в одинаковой последовательности, за исключением отличающейся седьмой буквы в середине слов «К» и «С» соответственно.

Семантический критерий сходства не подлежит применению, так как сопоставляемые обозначения являются вымышленными.

Таким образом, сравниваемые обозначения «МАССВЕТ» и «МАКСВЕТ» являются сходными друг с другом за счет фонетического сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации в целом, за счет фонетического сходства близкого к тождеству словесных элементов «МАССВЕТ» и «МАКСВЕТ».

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая электрической бытовой техникой, производство стеклянных деталей электрических ламп и осветительной арматуры, световых указателей, световых табло и аналогичных изделий, производство электрических ламп и осветительного оборудования, торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах.

При рассмотрении дел о нарушении права на фирменное наименование лицо, подавшее возражение, должно доказать, какими видами деятельности оно фактически занимается, поскольку именно фактическое осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, создает реальную угрозу смешения различных производителей и поставщиков товаров и услуг в глазах потребителя, при этом коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) предназначены только для классификации и кодирования видов экономической деятельности и информации о них.

Анализ документов, представленных с возражением, относительно фактической деятельности лица, подавшего возражение, с использованием своего фирменного наименования, показал следующее.

Общество на правах аренды пользуется помещением по адресу город Нижний Новгород, Советский район, улица Нартова, д.6. (на основании договора №367 от 01.04.2017, соглашения о продлении договора аренды от 18.01.2019, 27.11.2020) в качестве производственных помещений (пункт 1.1 договора).

Представленный сертификат соответствия Таможенного союза №ТС RU.А301.В.01042 со сроком действия с 05.04.2016 по 04.04.2021 включительно, свидетельствует о прохождении сертификации продукции «светильники стационарные общего назначения, встраиваемые, накладные, консольные и торцевые, светодиодные, в том числе серия светильников светодиодных «STELLAR» для внутреннего и наружного освещения, аварийного освещения, серия освещения дорог «STELLAR» с указанием в качестве изготовителя Общества с ограниченной ответственностью «МАКСВЕТ НН».

Представленные товарные накладные, датированные 06.04.2015, 22.09.2016, 27.07.2017, 21.05.2018, демонстрируют приобретение обществом для последующего изготовления и упаковки упаковочной ленты, накладные от 23.10.2018, 19.10.2018 – о приобретении обществом комплектующих для последующего изготовления светильников.

Накладные от 03.03.2016, 11.08.2016, 08.09.2016, 28.09.2017, 01.12.2016, 08.12.2016, 21.02.2017, 19.06.2017, 05.10.2017, 29.11.2017, 10.01.2018, 13.02.2018, 17.05.2018, 15.08.2018 свидетельствуют о реализации Обществом «МАКСВЕТ НН» осветительного оборудования третьим лицам. В представленных накладных фигурируют следующие товары: светильник светодиодный «STELLAR», светильник уличный светодиодный STELLAR, промышленный светодиодный светильник STELLAR, уличный LED светильник STELLAR. Иные платежные документы, датированные ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, содержат сведения о реализации обществом «МАКСВЕТ НН» третьим лицам таких товаров как: светильник LED Jazzway, лампа светодиодная LED-PRO, панель накладная светодиодная круглая, уличный светодиодный светильник консольный. Накладная от 19.09.2018 свидетельствуют об оплате третьим лицом в адрес ООО «МАКСВЕТ НН» услуг по ремонту светильников.

Кроме того, представлено свидетельство о регистрации доменного имени www.lightnn.ru13.08.2013 на имя генерального директора ООО «МАКСВЕТ НН». Представленные архивные копии страниц сайта за 2016-2018 годы свидетельствуют о предложении к продаже посредством сайта осветительного оборудования.

Представленный договор от 29.03.2017 свидетельствует о принятии обществом «МАКСВЕТ НН» обязательств по поставке осветительного оборудования в адрес ООО «АЙ ДИ ЭС», с приложенным к нему актом сверки по взаимным расчетам за 2017, 2018 годы. Следовательно, договор имел исполнение в период 2017-2018 годов.

Таким образом, представленные сертификаты и приложения к ним в совокупности с универсальными передаточными документами, договором, сведениями с сайта свидетельствуют о фактическом использовании лицом, подавшим возражение, своего фирменного наименования при осуществлении деятельности по производству осветительного оборудования и его реализации.

Продолжение использования после даты приоритета оспариваемого товарного знака показано более поздней накладной от 21.02.2019.

Сравнительный анализ товаров, реализуемых и производимых лицом, подавшим возражение, и услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, и товаров/услуг 09, 11, 35, 40 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, показал следующее.

Совокупность представленных материалов, подтверждает производство обществом «МАКСВЕТ НН» под своим фирменным наименованием, а также введение им в оборот осветительного оборудования как бытового назначения, так и уличных, промышленных светильников. Также присутствует единичная накладная, свидетельствующая о ремонте светового оборудования.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки штепсельные [электрические соединения]/соединения штепсельные [электрические]» представляют собой компоненты осветительного оборудования, так как являются неотделимой частью готового к использованию светильника, и поэтому являются однородными товарам, производимым лицом, подавшим возражение. Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «светофоры [сигнальное оборудование]» представляют собой устройства, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%84 %D0%BE%D1%80), следовательно, светофоры следует признать однородными светильникам, уличным светильникам и световым табло, так как данные товары имеют сходное устройство, предназначены для извлечения света, а в случае светофора - света, окрашенного в определенный цвет.

Оспариваемые товары 11 класса МКТУ “абажуры; колбы ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; лампы для маникюра; люстры; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; радиаторы охлаждающие для приборов осветительных светодиодных; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; системы осветительные для летательных аппаратов; фары для автомобилей; рассеиватели света; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов” представляют собой осветительное оборудование, включающее светильники, лампы, их части и принадлежности, как и товары, производимые лицом, подавшим возражение, в силу чего являются однородными друг другу, представляют собой одну родовую группу товаров “части и принадлежности приборов и установок осветительных”. Часть оспариваемых товаров 11 класса МКТУ “номера для зданий светящиеся; огни указателей поворота для велосипедов; отражатели для ламп” представляют собой прочее световое оборудование, являются альтернативными источниками света, поэтому перечисленные товары имеют тоже назначение, что и световые приборы, характеризуются сходными условиями реализации, кругом потребителей, что и непосредственно световые устройства.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ “презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги магазинов по розничной и оптовой продаже; услуги розничной и оптовой продажи с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов” представляют собой услуги продвижения и продажи товаров без конкретизации по назначению и сфере продаж. Одновременно лицом, подавшим возражение, продемонстрировано предложение к продаже через сайт, принадлежащий генеральному директору ООО “МАКСВЕТ НН” осветительных приборов производства компаний, отличных от лица, подавшего возражение, а также световых устройств собственного производства, представлены сведения в виде договора, накладных, о непосредственной реализации светового оборудования обществом «МАКСВЕТ НН». Следовательно, оспариваемые услуги по продвижению и реализации товаров, включающие в том числе, услуги по продвижению и реализации светового оборудования являются однородными деятельности по реализации товаров 11 класса МКТУ и презентации товаров 11 класса МКТУ на интернет сайте www.lightnn.ru лица, подавшего возражение, так как представляют собой услуги одной родовой группы, назначения (доведения товара до потребителей, увеличение спроса).

Таким образом, установив сходство сопоставляемых средств индивидуализации и однородность вышеуказанных товаров и услуг 09, 11, 35 классов МКТУ деятельности, осуществляемой ООО “МАКСВЕТ НН” под своим фирменным наименованием, коллегия пришла к выводу о вероятности смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству №721461 и противопоставляемого фирменного наименования общества “МАКСВЕТ НН”, то есть о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем оспариваемый товар 11 класса МКТУ “радиаторы электрические” представляет собой отопительный прибор, относятся к родовой группе товаров “Оборудование отопительное, его части и принадлежности”, поэтому без уточнения его назначения данный товар не может быть признан однородным световым устройствам, производимым и реализуемым под фирменным наименованием лица, подавшего возражение.

Оспариваемые услуги 37 класса МКТУ «работы монтажно-сборочные по заказу для третьих лиц» представляют собой услуги, относящиеся к родовой группе услуг “Прочие услуги по изготовлению и преобразованию изделий”. Вопреки доводам подателя возражения данные услуги не обязательно должны сопутствовать деятельности юридического лица по производству осветительного оборудования. Лицом, подавшим возражение, не представлены документы о совершенных под его фирменным наименованием монтажа осветительных систем на каких-либо объектах. Коллегия располагает единственной накладной, в которой в качестве предмета оплаты указана услуга “ремонт светильников”.

Следует отметить, что услуги ремонта отличаются по свойствам от услуг монтажно-сборочных (ремонт представляет собой услугу по исправлению дефектов сломанного изделия, в качестве назначения имеет – изменение состояния изделия на пригодное к использованию; в то время как работы монтажно-сборочные сводятся к установлению, сборке готового оборудования, такие работы часто сопряжены с процессами строительства, прокладкой электрических проводов, монтированием в конструкцию помещения, и именно в этом заключается основное назначение указанных услуг). Принимая также во внимание, что оказание услуг ремонта светильников не относится к основной деятельности общества «МАКСВЕТ НН», является единичным фактом, как это показано представленными документами, а также отличается по свойствам и назначению от деятельности, осуществляемой лицом, подавшим возражение, коллегия полагает, что сопоставляемые средства индивидуализации не будут смешиваться в гражданском обороте в отношении указанных выше сопоставляемых услуг.

Учитывая изложенное коллегия не находит оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №721461 несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении перечисленных выше товаров 11 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721461 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ “вилки штепсельные [электрические соединения]/розетки штепсельные [электрические соединения]/соединения штепсельные [электрические]; светофоры [сигнальное оборудование]”, 11 класса МКТУ “абажуры; колбы ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы взрывобезопасные; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы электрические; лампы для маникюра; люстры; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; радиаторы охлаждающие для приборов осветительных светодиодных; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари карманные; фонари налобные; фонари осветительные; системы осветительные для летательных аппаратов; фары для автомобилей; рассеиватели света; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов”, а также всех услуг 35 класса МКТУ.