бозначение по заявке № 2019714207, поданной 29.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04 классов МКТУ, указанны в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2019714207 заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.01.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714207. снованием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 3(1) статьи 148 Кодекса.

аключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения в одит словесный элемент CHICAGO Chicago англ. – Чикаго - город в штате Иллинойс, США // см. Интернет, https://translate.google.ru, Географические названия мира: Топонимический словарь. — М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001 , который не обладает различительной способностью и является нео раняемым на основании пункта 1 статьи 148 Кодекса, так как указывает на место проис ождения товаров. Поскольку заявитель на одится в г.Женева, Швейцария, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта статьи 148 Кодекса, так как будет вводить потребителя в заблуждение относительно местона ождения изготовителя товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2020, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 30.01.2020, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение CHICAGO HIGH представляет собой словосочетание, при этом слово CHICAGO имеет в переводе с английского языка на русский единственное значение - город в США, штат Иллинойс, тогда как слово HIGH имеет несколько значений, в том числе дорогой, роскошный ; таким образом, заявленное обозначение CHICAGO HIGH без дополнительны ассоциаций и домысливания, прямо не указывает на место проис ождения товара;

- заявитель ограничил перечень товаров 0 , 04 классов МКТУ товарами парфюмерно-косметическими и свечной продукцией, при этом в общедоступны источника информации отсутствуют сведения об известности города Чикаго как места производства такого рода товаров; следовательно, противоположные ассоциации являются неправдоподобными;

- вероятность введения потребителя в заблуждение исключают законодательные нормы, содержащиеся в аконе РФ защите прав потребителей , обязывающие изготовителя и продавца предоставлять покупателям необ одимую и достоверную информацию о товаре, в том числе и изготовителе и месте изготовления товара, которая может размещаться как на самом товаре, так и на упаковка , этикетка и други сопроводительны документа ;

- на основании оспариваемой заявки подана международная регистрация товарного знака № 1479607, которая, в свою очередь, рассмотрена ведомствами англоязычны стран и обозначение не было воспринято как описательное или способное ввести в заблуждение потребителя; кроме того, на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки, включающие географические названия: VILHELM PARFUMERIE STOCKHOLM 1978 по международной регистрации № 1493087; LONDON FUNK по международной регистрации № 1479660; Poets of Berlin по свидетельству № 7449 4 без исключения каки -либо элементов из правовой о раны;

- испрашиваемые товары выпускаются под известным брендом Vilhelm Parfumerie, создателем которого является Ян Вильгельм Альгрем, живущий и работающий в Нью-Йорке. Права на использование товарны знаков заявителя предоставлены лицензиату - компании Vilhelm Parfumerie SA., Швейцария;

- продукция под брендом Vilhelm Parfumerie поставляется на рынок Российской Федерации в течение длительного периода времени и реализуется в крупнейши сетевы магазина , широко известны в России, таки как Иль де Ботэ , Sephora , Molecule , Дьюти Фри , олотое яблоко и други , расположенны в различны города России, таки как Москва, Казань, Краснодар, Сочи, Екатеринбург;

- необ одимо соблюдение единообразия при экспертизе товарны знаков; отказ в регистрации заявленного обозначения нарушает указанное единообразие, поскольку на территории РФ произведены многочисленные регистрации товарны знаков, включающи географические названия: свидетельство № 49 0 0 на товарный знак La Fille de Berlin ; свидетельство № 712209 на товарный знак COMMANDOS : DESTINATION BERLIN , зарегистрированный для товаров 09 класса на имя ПИР М БИЛЕ, С.Л., Мадрид, Испания; свидетельства № 4 2 77 на товарный знак Chicago Prime и № 0 00 на товарный знак Чикаго Прайм для услуг 4 класса, зарегистрированные изначально на имя Бардеева .В., который передал товарные знаки по договору отчуждения кипрской компании Старлайт Девелопмент верзис Лимитед RU ; свидетельство № 447 44 на товарный знак ПАРИЖСКИЙ АР МАТ , зарегистрированный для товаров 0 класса на имя Богуславской К.И. г. Москва RU и другие.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019714207 в отношении сокращенного перечня товаров 03, 04 классов МКТУ.

С возражением представлены следующие документы:

(1) - Распечатка сведений Интернет-сайта https://translate.google.com;

(2) - Копия рекламного материала; Сведения Интернет-сайтов https://vilhelm-perfume.ru, https://www.elle.ru/krasota/beautyblog/vzvat-i-vlyubitsya-novyie-parfyumemviebrendyi;

(3) - Распечатка сведений Интернет-сайтов https://ru.wikipedia.org/, https://prousa.info/illinoiseconomics;

(4) - Копия Постановления президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-47/2016;

(5) - Копии судебны актов по делу № СИП- 837/2014;

(6) - Сведения о знака по международным регистрациям №№ 1479607, 1479660, 1493087;

(7) - Копия лицензионного соглашения с переводом; Контракты на поставку товаров № 18/09/VP от 08.11.2018, №VP/1 0217/1 от 1 .02.2017; Таможенные декларации;

(8) - Договоры поставки, заключенные ЭЛП с различными лицами; универсальные передаточные документы; счета-фактуры № 1900061 и № 19000 9 с переводом на русский язык;

(9) -Распечатки Интернет сайтов https://iledebeaute.ru/shop/fragrance/unisex/vilhelmparfumerie-poets-of-berlin-prod5m5q/, https://iledebeaute.ru/shop/fragrance/woman/vilhelm-parfumerie-stockholin-1978- prod52oe/.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 30.01.2021 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.01.2020 . Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 17.05.2021 года по делу № СИП-891/2020 было признано недействительным решение Роспатента от 30.01.2021, которым оставлено в силе решение Роспатента от 30.01.2020 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2019714207 по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 1 статьи 148 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 29.05.2020, поданное компанией СИ.ПИ.СИ. КРЕАТИВ ПАРФЮМ К МПАНИ Х ЛДИНГ СА. бязывая Роспатент повторно рассмотреть возражение компании, суд первой инстанции указал на то, что Роспатентом не был соблюден принцип соблюдения законны ожиданий заявителя, так как более ранним заявкам, включающим в себя географические названия, предоставлялась правовая о рана. Кроме того, обращено внимание, что Роспатентом не доказано наличие ассоциативны связей географического наименования CHICAGO как известного российским потребителям местом производства испрашиваемы товаров 0 , 04 классов МКТУ. В подтверждение отсутствия таки ассоциаций Судом приняты в внимание представленные дополнительные документы, в частности, заключение по результатам социологической экспертизы.

Во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам первой инстанции, возражение, поступившее 29.05.2020, было рассмотрено повторно.

В рамка повторного рассмотрения возражения заявителем представлены дополнительные пояснения от 1 .07.2021, в которы заявитель обращает внимание на вновь представленные документы, а также приводит сокращенный перечень товаров 0 . 04 классов МКТУ, в отношении которы испрашивает регистрацию товарного знака по заявке №2019714207. В частности, регистрация испрашивается в отношении товаров 0 класса МКТУ амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; ароматизаторы воздуха; ароматизаторы для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла]; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; басма [краситель косметический]; блески для губ; блестки для ногтей / глиттеры для ногтей; вазелин косметический; вата для косметических целей; вещества ароматические для отдушивания белья; вещества клейкие для косметических целей; вода ароматическая; вода жавелевая; вода лавандовая; вода туалетная; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гелиотропин; гераниол; грим: дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; депилятории; диффузоры с палочками ароматические; древесина ароматическая: духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для косметических целей; ионон [парфюмерный]; камень квасцовый для бритья [вяжущее средство]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос: кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические: кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; ладан; лаки для волос: лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; масла для парфюмерии; масла косметические: масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитрона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое: масло миндальное; масло розовое; молоко миндальное для косметических целен: молочко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла дезодорирующие; мыла для бритья: мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыла; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; накладки для глаз гелиевые косметические патчи для глаз гелиевые косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; палочки фимиамные; пемза; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похуданнм косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты для промывания глаз, не для медицинских целей; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков лля ногтей; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта: ресницы искусственные; салфетки детские, пропитанные очищающими средствами; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; салфетки, пропитанные препаратами для удаления макияжа; сафрол; свечи массажные для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; средства вяжущие для косметических целей: средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для детей: средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства моющие для личной гигиены дезинфицирующие или дезодорирующие; средства обесцвечивающие [деколораторы ] для косметических целей; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; средства фитокосметические; тальк туалетный; тампоны ватные для косметических целей; терпены [эфирные масла]; хна [краситель косметический]; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни для комнатных животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; экстракты растительные для косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло] , товаров 04 класса МКТУ воск [сырье]; воск горный [озокерит]; воск для освещения: воск для промышленных целей; воск для ремней; воск карнаубский; воск-пчелиный; воск пчелиный для производства косметики; газ для освещения; жиры для освещения; ланолин для производства косметики; ночники [свечи]; олеин: парафин; свечи ароматические; свечи для новогодних елок; свечи для освещения; стеарин; фитили для ламп; фитили для свечей; церезин .

На заседании коллегии, состоявшемся 20.07.2021, заявителем, приложены к протоколу следующие дополнительные материалы:

(10)-заявление основателя бренда Vilhelm Parfumerie Яна Альгрена;

(11)-статья Чикагский джаз https://ru.wikipedia.org;

(12)-информация Интернет-сайтов hltps://vimelmparfum с переводом; https://molecule. -parfumerie/chicago-high-edp-50-ml-parfyumernaya-voda.html; в отношении различной парфюмерной продукции; с официального сайта www.vilhelmparfumerie .com с переводом;

(13)-заключение №1 -2020 от 04 декабря 2020 года, проведенное Лабораторий социологической экспертизы ФГБУН Федеральный Научно-исследовательский центр Российской академии наук;

(14)-копия договора, заключенного заявителем с А РСИЦ , приложения, счета, платежное поручение к нему в отношении прав на сайт www.vilhelmparrumerie.com с переводом;

(15)-заявление президента СИ.ПИ.СИ. Креатив Парфюм Компани Холдинг СА об аффилированности компаний;

(16)-копия трудового договора, заключенного между Яном Альгреном и СР.С. Serv ises SAS., с переводом;

(17)-копии соглашений о сопровождении, заключенны Vilhelm Parfumerie SAS и Vilhelm Parfumes SA. с СР.С. Servises SAS;

(18)-копии лицензионны соглашений от 29.11.2019, заключенны между заявителем и Vilhelm Parfumes SA., Vilhelm Parfumerie SAS, с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 29.03.2019 поступления заявки № 2019714207 правовая база для оценки о раноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющи ся основанием для совершения юридически значимы действий по государственной регистрации товарны знаков, знаков обслуживания, коллективны знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.201 № 482 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.201 , регистрационный № 8 72 , вступившие в силу 1.08.201 далее – Правила .

В соответствии c пунктом 1 статьи 148 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарны знаков обозначений, не обладающи различительной способностью или состоящи только из элементов:

1) вошедши во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющи ся общепринятыми символами и терминами;

3) арактеризующи товары, в том числе указывающи на и вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ и производства или сбыта;

4) представляющи собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с пунктом 11 статьи 148 Кодекса положения пункта 1 статьи 148 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате и использования;

2) состоят только из элементов, указанны в подпункта 1-4 пункта 1 статьи 148 Кодекса и образующи комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 4 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным арактером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или с ематические изображения товаров, заявленны на регистрацию в качестве товарны знаков для обозначения эти товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или арактеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичны или однородны товаров, в том числе в рекламе товаров и и изготовителей в средства массовой информации.

Согласно пункту Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующи документа фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объема реализации товаров, маркированны заявленным обозначением, о затрата на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологически опросов; сведения о публикация в открытой печати информации о товара , сопровождаемы заявленным обозначением и иные сведения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта статьи 148 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарны знаков обозначений, представляющи собой или содержащи элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 7 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте проис ождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является отя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019714207 заявлено словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита.

Согласно доводам возражения правовая о рана испрашивается в отношении товаров 0 , 04 классов МКТУ, представляющи собой парфюмерные, косметические товары, а также свечную продукцию.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 17.05.2021 года по делу № СИП-891/2020 Роспатенту надлежит проанализировать представленные заявителем дополнительные документы, отсутствующие в материала дела при первом рассмотрении возражения, а также Роспатенту надлежит обосновать, чем именно подтверждена известность географического наименования Chicago в качестве места производства именно парфюмерной и свечной продукции, в отношении которой испрашивается регистрация заявленного обозначения.

При повторном рассмотрении возражения, поступившего 29.05.2020, анализ о раноспособности заявленного обозначения показал следующее.

В одящий в состав заявленного обозначения словесный элемент CHICAGO

– в переводе с английского языка на русский язык означает название города Чикаго сущ. , расположенного в Америке и представляет собой географическое наименование;

- HIGH – в переводе с английского языка на русский язык означает высокий, высочайший, вер ний, старший, высокопоставленный, значительный, лучший, высший .

Таким образом, слово CHICAGO , в одящее в состав заявленного обозначения, действительно представляет собой географическое наименование - крупнейший город на севере США, в штате Иллинойс. Промышленный, торговый, финансовый, транспортный, культурный и научный центр Среднего апада США; третий по величине мегаполис США. Является частью Большого Чикаго, урбанистической агломерации с населением около 10 млн. человек. Ведущие отрасли – производство пищевы продуктов, металлургия, машиностроение, электронная, имическая, нефтеперерабатывающая промышленность. Чикаго – крупнейший центр образования и науки, здравоо ранения и культуры. см. Большая энциклопедия в 62 тома , том 8. – М.: ТЕРРА, 2006, с. 309).

Указывая на описательность слова CHICAGO как указания на место производства товаров 0 , 04 классов МКТУ, коллегия ис одила из того, что соответствующие товары в принципе производятся в каждом регионе с определенным уровнем экономического развития. Вместе с тем, коллегия подтверждает, что в сети Интернет и в энциклопедически , справочны источника информации отсутствуют сведения о географическом наименовании CHICAGO как крупном промышленном центре производства парфюмерной и свечной продукции.

Вместе с тем, анализ представленны при повторном рассмотрении документов показал следующее.

В качестве подтверждения восприятия заявленного обозначения средним потребителем товаров 0 и 04 классов МКТУ заявитель представил аключение №1 -2020 от 04 декабря 2020 года (13), подготовленное по результатам социологического опроса, проведенного с 16.11.2020 г. по 0 .12.2020 г. среди совершеннолетни жителей Российской Федерации - потребителей парфюмерны , косметически и свечны продуктов 0 , 04 классы МКТУ , проведенное Лабораторий социологической экспертизы ФГБУН Федеральный Научно-исследовательский центр Российской академии наук далее социологическое заключение .

Из данного заключения следует, что 88% опрошенны респондентов считают, что обозначение CHICAGO HIGH не содержит указания на место производства товаров, маркируемы им, и такие товары могут производиться в любом городе или регионе по усмотрению производителя, не обязательно в Чикаго. Аналогичный результат 88% был получен и тогда, когда ставился ретроспективные вопрос, относящийся к дате приоритета, заявленного обозначение - 29.0 .2019 Диаграмма . Кроме того, согласно результатам исследования Диаграмма №2 , большинство потребителей - 86% - склонны считать, что по обозначению CHICAGO HIGH невозможно с точность определить местона ождение производителя товаров, а производитель может на одиться в любом городе или регионе, не обязательно в Чикаго. Аналогичный ответ дали бы 87% респондентов, если бы этот вопрос был бы задан им на дату 29.0 .2019. Согласно Диаграмме 7 - 82% опрошенны считают обозначение CHICAGO HIGH фантазийным.

Учитывая изложенные показатели социологического исследования, коллегия полагает, что отсутствие у потребителей испрашиваемы товаров 0 , 04 классов МКТУ, ассоциации заявленного обозначения CHICAGO HIGH с местом производства товаров, позволяет сделать вывод о том, что обозначение в целом воспринимается в качестве фантазийного, следовательно, соответствует требованиям пункта 1 статьи 148 Кодекса.

В отсутствии признаков описательности заявленного обозначения, не могут быть сделаны выводы и о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 148 Кодекса.

Кроме того, коллегией приняты во внимание документы 10-12), свидетельствующие о том, что в обозначение закладывался смысл Роскошь Чикаго . Так, в дополнительно представленном заявлении креативного директора, дизайнера, создающего ароматы Vilhelm Parfumerie, Яна Альгрена, он рассказывает о линейке созданны им ароматов Городская коллекция и объясняет проис ождение названия аромата Chicago High . В частности, в данном заявлении указано, что аромат вдо новлен Америкой 1920-ы годов, эпо ой развития джаза и стиля ар-деко. Чикаго являлся известными джазовым городом. На протяжении целого десятилетия 1917—1928 город оставался главным джазовым центром, что символизировало собой роскошь.

Вместе с тем, коллегия не может согласиться с замечанием Суда о том, что Роспатент не придерживается принципа законны ожиданий. Приведенные заявителем примеры принадлежащи ему товарны знаков , по свидетельствам №№7449 4, 758119, содержат в себе имена существительные POETS , FUNK П ЭТЫ , СТРАХ/ ИСПУГ , на которые падает логическое ударение и которые способны создавать самостоятельное смысловое восприятие. В тоже время словесный элемент HIGH переводится в качестве прилагательного вер ний, высший, значительный , следовательно, является связанным с главным словом в обозначении CHICAGO . При таки условия отсутствуют признаки идентичности правовой ситуации, в которой заявитель мог бы изначально, в отсутствии проведенны исследований, рассчитывать на одинаковое решение административного органа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2020, отменить решение Роспатента от 30.01.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019714207.