Сняли отказ по «введению в заблуждение» — решение о регистрации по всем 9 классам МКТУ
Задача
Зарегистрировать комбинированный товарный знак — стилизованное изображение дома и буквенный элемент из трёх букв — для производителя огнеупорных, термо- и звукоизоляционных материалов. Перечень широкий: девять классов МКТУ (17, 19, 21, 22, 23, 24, 35, 40, 42) — от стеклоткани, кремнеземных волокон и противопожарных полотнищ до торговых услуг и испытаний негорючих материалов.
Проблема
Экспертиза вынесла уведомление — предварительный отказ сразу по двум основаниям:
- п. 1 ст. 1483 ГК РФ — три буквы сами по себе не обладают различительной способностью: сочетание не имеет словесного характера и не исполнено оригинально.
- п. 3 ст. 1483 ГК РФ — эксперт нашёл в интернете сайт и карточку на картах другой компании, которая использует практически такое же обозначение для однородных товаров, и счёл, что знак введёт потребителя в заблуждение относительно производителя.
Второе основание перекрывало весь перечень — все девять классов. На ответ отводилось шесть месяцев.
Решение
- С неохраняемостью букв согласились. Спорить было не за что: различительную способность знаку даёт композиция в целом, а бесполезный спор только удлинил бы делопроизводство. Попросили включить буквы в знак как неохраняемый элемент — и сняли половину уведомления одним абзацем.
- Разобрали, что экспертиза обязана доказать. Практика Суда по интеллектуальным правам исходит из того, что сам факт использования обозначения другим лицом до даты приоритета не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение. Нужны доказательства того, что у потребителя возникла и сохранилась стойкая ассоциативная связь между товаром и этим производителем; вывод, основанный только на найденных в интернете упоминаниях, носит предположительный характер (решение СИП от 16.10.2014 по делу № СИП-610/2014, постановление президиума СИП от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016).
- Показали, где проходит планка. В деле аптечной сети с выручкой около 4 млрд ₽ и в деле, где обозначение сравнивали с «Детским миром», суд не усмотрел введения потребителя в заблуждение — притом что известность там была на порядки выше. Если такие обозначения планку не проходят, то сайт малоизвестной компании — тем более.
- Проверили противопоставленное лицо по открытым данным. Выяснилось, что собственный товарный знак эта компания не продлила: срок действия исключительного права истёк, шестимесячный льготный период (п. 2 ст. 1491 ГК РФ) тоже прошёл, сведений о продлении нет. Регистрирующий орган принял решение о её предстоящем исключении из ЕГРЮЛ с публикацией в «Вестнике государственной регистрации», а 70% доли в уставном капитале принадлежит самому обществу — признак того, что контролирующего участника, заинтересованного в деятельности, нет.
- Измерили известность, а не предположили её. По релевантным запросам в Яндексе и Google сайт компании не появляется на первых страницах выдачи — рядовой потребитель на него не выходит, значит ассоциативной связи взяться не из чего.
- Сняли претензию к графике. Стилизованные изображения домов и строений широко распространены в реестре Роспатента и сами по себе не монополизируются: приложили подборку зарегистрированных знаков с домами и показали, что охраноспособность заявленного обозначения обеспечивает именно комбинация графики и букв.
Результат
Роспатент снял основание по п. 3 ст. 1483 ГК РФ и принял решение о государственной регистрации товарного знака — по всему заявленному перечню, во всех девяти классах МКТУ, без сокращений. Буквенный элемент вошёл в знак как неохраняемый — именно об этом мы и просили. В решении прямо указано, что оно принято с учётом письма-ответа заявителя. От уведомления экспертизы до решения о регистрации прошло около трёх месяцев.
Что из этого следует
«Нашли в интернете похожее» — одно из самых частых и при этом самых уязвимых оснований предварительного отказа. Оно держится на предположении об ассоциациях потребителя, и если известности у найденной компании нет, предположение разбивается практикой СИП и проверкой открытых данных: реестр товарных знаков, ЕГРЮЛ, отчётность, поисковая выдача.
Получить уведомление — не значит потерять заявку: ответ на него входит в наше сопровождение регистрации. А чтобы понять риски заранее, обозначение стоит проверить до подачи заявки.